近日,最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭對(duì)上訴人國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、VMI荷蘭公司與被上訴人薩馳智能裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱薩馳公司)發(fā)明專利權(quán)無(wú)效行政糾紛作出終審判決,認(rèn)為VMI荷蘭公司享有的專利號(hào)為200880006690.4、名稱為“切割裝置”的發(fā)明專利(以下簡(jiǎn)稱本專利)具備創(chuàng)造性,且VMI荷蘭公司并不存在為“兩頭獲利”而在專利侵權(quán)民事訴訟和專利無(wú)效行政訴訟中對(duì)同一技術(shù)特征作出不同或相反解釋的情形,判決撤銷一審判決,駁回薩馳公司的訴訟請(qǐng)求。
本專利的專利權(quán)人系VMI荷蘭公司,申請(qǐng)日為2008年2月29日,優(yōu)先權(quán)日為2007年3月1日,授權(quán)公告日為2012年7月4日。
薩馳公司認(rèn)為本專利不具備創(chuàng)造性,于2016年8月30日向原國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委員會(huì))提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。
專利復(fù)審委員會(huì)于2017年7月7日作出第32739號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定(以下簡(jiǎn)稱被訴決定),在專利權(quán)人VMI荷蘭公司于2017年2月14日提交的權(quán)利要求1-14的基礎(chǔ)上,維持本專利權(quán)有效。
薩馳公司不服被訴決定,向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟,認(rèn)為本專利權(quán)利要求1中“提升梁”的相關(guān)技術(shù)特征已被現(xiàn)有技術(shù)所公開(kāi),本專利不具備創(chuàng)造性,故請(qǐng)求撤銷被訴決定。
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為,本專利權(quán)利要求1的“提升梁”已被對(duì)比文件所公開(kāi),權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件和本領(lǐng)域公知常識(shí)的結(jié)合不具備創(chuàng)造性,故判決撤銷被訴決定,并判令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局針對(duì)薩馳公司就本專利權(quán)提出的無(wú)效宣告請(qǐng)求重新作出審查決定。
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、VMI荷蘭公司均不服一審判決,分別向最高人民法院提起上訴。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、VMI荷蘭公司上訴主張,一審法院對(duì)于本專利權(quán)利要求1中“提升梁”這一技術(shù)特征的理解有誤,且該技術(shù)特征未被現(xiàn)有技術(shù)所公開(kāi),本專利具備《中華人民共和國(guó)專利法》第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。
薩馳公司則認(rèn)為,VMI荷蘭公司在涉及本專利的侵權(quán)民事案件中關(guān)于本專利未限定“提升梁”數(shù)量的主張與其在本案即本專利確權(quán)行政案件中關(guān)于“提升梁”僅有一根的陳述相互矛盾,依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定(一)》第三條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)禁止專利權(quán)人VMI荷蘭公司在本案中反言,故應(yīng)認(rèn)定本專利未限定“提升梁”的數(shù)量,本專利因不符合創(chuàng)造性規(guī)定應(yīng)被宣告無(wú)效。
最高人民法院于2021年7月5日判決,撤銷一審判決,駁回薩馳公司的訴訟請(qǐng)求。
最高人民法院二審認(rèn)為,專利權(quán)人在專利民事侵權(quán)案件及專利確權(quán)行政案件中對(duì)權(quán)利要求的解釋應(yīng)當(dāng)保持一致,不得通過(guò)不同的解釋進(jìn)而“兩頭得利”。
《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定(一)》第三條規(guī)定:“人民法院在專利確權(quán)行政案件中界定權(quán)利要求的用語(yǔ)時(shí),可以參考已被專利侵權(quán)民事案件生效裁判采納的專利權(quán)人的相關(guān)陳述。”人民法院在界定權(quán)利要求的用語(yǔ)時(shí),應(yīng)以專利權(quán)利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)及其附圖為依據(jù),結(jié)合發(fā)明目的進(jìn)行解釋。首先,權(quán)利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)和附圖是界定權(quán)利要求用語(yǔ)的基本依據(jù),專利權(quán)人在專利侵權(quán)訴訟程序中的陳述僅具有參考作用;其次,人民法院在專利確權(quán)行政案件中界定權(quán)利要求的用語(yǔ)時(shí),如需參考專利權(quán)人在專利侵權(quán)民事案件中的陳述的,也應(yīng)當(dāng)以被專利侵權(quán)民事案件生效裁判所采納的內(nèi)容為參考。
就本案而言,首先,本院已根據(jù)本專利權(quán)利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)及其附圖對(duì)“提升梁”這一技術(shù)特征予以界定。
其次,關(guān)于VMI荷蘭公司是否存在民事侵權(quán)案件中主張本專利未限定“提升梁”的數(shù)量以獲得更寬的保護(hù)范圍使得被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入保護(hù)范圍,而在確權(quán)行政案件中卻主張“提升梁”數(shù)量為一根以確保專利權(quán)被維持有效的情形。
在本案中,VMI荷蘭公司明確本專利權(quán)利要求1并未限定提升梁的具體數(shù)量,但認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本專利權(quán)利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)及其附圖的記載,可以知曉提升梁數(shù)量的設(shè)置為足夠少、提升梁的結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)置得足夠緊湊,其并未主張?zhí)嵘簯?yīng)當(dāng)限定為一根。
在本專利侵權(quán)民事訴訟中,該案審理法院即江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院認(rèn)為本專利權(quán)利要求1中未限定“提升梁”的數(shù)量,并參考了專利權(quán)人VMI荷蘭公司在無(wú)效宣告請(qǐng)求審查程序中關(guān)于本專利是“單獨(dú)”“一個(gè)”提升梁結(jié)構(gòu)的陳述,據(jù)此認(rèn)定“提升梁”應(yīng)理解為一個(gè)單獨(dú)實(shí)現(xiàn)橡膠片推起功能的部件,并未限定數(shù)量,進(jìn)而認(rèn)定薩馳公司在侵權(quán)訴訟中將本專利的保護(hù)范圍限制為單根“提升梁”的主張缺乏依據(jù)。
由上述情況可知,VMI荷蘭公司并不存在為“兩頭獲利”而在專利侵權(quán)民事訴訟和專利無(wú)效行政訴訟中對(duì)同一技術(shù)特征作出不同或相反解釋的情況。
另,即使認(rèn)為在本案審理中需要參考專利權(quán)人在民事侵權(quán)案件中的相關(guān)陳述,但由于江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院就雙方針對(duì)本專利權(quán)產(chǎn)生的民事侵權(quán)訴訟所作出的(2016)蘇05民初780號(hào)民事判決尚未生效,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定(一)》第三條的規(guī)定,亦不應(yīng)以該未生效判決所采納的VMI荷蘭公司關(guān)于本專利“提升梁”的相關(guān)陳述意見(jiàn)作為參考。
綜上,本案無(wú)需適用《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定(一)》第三條的規(guī)定。