違反合同約定申請(qǐng)專利不應(yīng)享有專利權(quán)

——（2022）最高法知民終2951號(hào)

　　近日，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭審結(jié)一起涉及化工領(lǐng)域的發(fā)明專利權(quán)屬糾紛，認(rèn)定在有合同明確限制的情況下，技術(shù)受讓方未經(jīng)技術(shù)提供方許可，擅自利用提供方提供的技術(shù)方案提出專利申請(qǐng)，即使在提供方技術(shù)方案基礎(chǔ)上作出了一定的改進(jìn)，但由于違背了合同約定和提供方的意愿，受讓方也不能當(dāng)然因其改進(jìn)而享有專利權(quán)。

　　上海某工程機(jī)械制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海某公司）起訴主張，安徽某某有限公司（以下簡(jiǎn)稱安徽某公司）名下的名稱為“一種丙交酯的純化系統(tǒng)及純化方法”發(fā)明專利（以下簡(jiǎn)稱涉案專利）的絕大部分技術(shù)特征來(lái)自上海某公司及其關(guān)聯(lián)公司提供的技術(shù)，請(qǐng)求確認(rèn)涉案專利權(quán)歸上海某公司所有。

　　一審法院審理查明：2018年7月，上海某公司的關(guān)聯(lián)公司某化工有限公司與安徽某公司的關(guān)聯(lián)公司某國(guó)際貿(mào)易有限公司簽署名為“聚乳酸裝置供貨的基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)，技術(shù)服務(wù)及其專屬設(shè)備”的合同（以下簡(jiǎn)稱A合同），約定某化工有限公司為某國(guó)際貿(mào)易有限公司提供建設(shè)聚乳酸裝置的基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)工藝包、技術(shù)服務(wù)及工藝設(shè)備。2018年9月，上海某公司與安徽某公司就“丙交酯精餾裝置項(xiàng)目”簽署合同，合同約定上海某公司向安徽某公司提供用于丙交酯精餾裝置項(xiàng)目的相關(guān)產(chǎn)品和設(shè)計(jì)工藝，并提供技術(shù)服務(wù)。某化工有限公司出具《聲明》，對(duì)于某化工有限公司根據(jù)A合同向某國(guó)際貿(mào)易有限公司提供的技術(shù)，在中國(guó)大陸申請(qǐng)專利和擁有專利的權(quán)利歸屬于上海某公司。安徽某公司于2019年申請(qǐng)涉案專利并于2020年獲得授權(quán)。

　　一審法院認(rèn)為，從專利申請(qǐng)和授予的審查記錄來(lái)看，上海某公司、安徽某公司均對(duì)涉案專利技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出了創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)，且難以區(qū)分貢獻(xiàn)大小，應(yīng)推定雙方對(duì)涉案專利權(quán)共有，判決確認(rèn)上海某公司為涉案專利的共有權(quán)人。上海某公司、安徽某公司均不服一審判決，分別提起上訴。

　　最高人民法院二審查明，A合同第6章權(quán)利限制部分約定在未得到某化工有限公司事先同意的情況下，某國(guó)際貿(mào)易有限公司不得將在本合同內(nèi)獲得的任何信息及文件透露給任何第三方。2019年2月，某國(guó)際貿(mào)易有限公司、安徽某公司與某化工有限公司簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定將A合同轉(zhuǎn)讓給安徽某公司，安徽某公司承擔(dān)某國(guó)際貿(mào)易有限公司在A合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。經(jīng)技術(shù)對(duì)比，涉案專利權(quán)利要求1的絕大部分技術(shù)特征來(lái)自上海某公司及其關(guān)聯(lián)公司向安徽某公司提供的技術(shù)方案，且涉案專利申請(qǐng)?jiān)诘谝淮螌彶楹?，為體現(xiàn)相對(duì)于對(duì)比文件的創(chuàng)造性，安徽某公司對(duì)原權(quán)利要求1進(jìn)行了部分修改，加入的技術(shù)特征可視為對(duì)涉案專利的“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”所作出的技術(shù)貢獻(xiàn)，這些技術(shù)貢獻(xiàn)在上海某公司及其關(guān)聯(lián)公司向安徽某公司提供的技術(shù)方案中均有所體現(xiàn)。

　　最高人民法院認(rèn)為，專利法所稱發(fā)明人，是指對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人。安徽某公司在上海某公司及其關(guān)聯(lián)公司通過(guò)合同向其提供的整體技術(shù)方案基礎(chǔ)上，進(jìn)行了部分技術(shù)特征的改進(jìn)后形成的技術(shù)方案，經(jīng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局實(shí)質(zhì)審查，獲得了專利權(quán)，雙方對(duì)于涉案專利技術(shù)方案均做出了貢獻(xiàn)。但是，根據(jù)在案證據(jù)，上海某公司及其關(guān)聯(lián)公司對(duì)涉案專利相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出了主要貢獻(xiàn)，安徽某公司在其中作出的技術(shù)貢獻(xiàn)所占比例較小。在有合同明確限制的情況下，安徽某公司未經(jīng)許可，擅自利用上海某公司及其關(guān)聯(lián)公司提供的技術(shù)方案提出專利申請(qǐng)，即使在該技術(shù)方案基礎(chǔ)上作出了一定的改進(jìn)，但由于違背了合同約定和上海某公司的意愿，安徽某公司也不能當(dāng)然因其改進(jìn)而可以享有涉案專利權(quán)。對(duì)上海某公司而言，在涉案專利技術(shù)方案被公開后，其已被動(dòng)失去了對(duì)自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方式的選擇權(quán)，如果再與安徽某公司共享涉案專利權(quán)，權(quán)利行使上還會(huì)受到共有專利權(quán)人的牽制。判決權(quán)利共有不能充分保護(hù)上海某公司應(yīng)當(dāng)享有的合法權(quán)益，也不利于技術(shù)成果的順暢轉(zhuǎn)化利用。安徽某公司違背了誠(chéng)信原則，具有明顯過(guò)錯(cuò)，且在整體涉案專利技術(shù)方案中作出的技術(shù)貢獻(xiàn)較小。因此，最高人民法院二審改判上海某公司為涉案專利權(quán)人。

　　本案二審判決結(jié)果有利于防止具有明顯過(guò)錯(cuò)的主體將他人的技術(shù)方案通過(guò)申請(qǐng)專利的方式據(jù)為己有，有效保護(hù)了技術(shù)交易中技術(shù)提供方的合法權(quán)益，對(duì)在技術(shù)合同履行中因改進(jìn)他人提供的非公開技術(shù)方案所產(chǎn)生的專利權(quán)屬糾紛的裁判具有一定的參考價(jià)值。

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