作者：鄭友德 華中科技大學知識產(chǎn)權與競爭法中心主任、教授

　　美國商業(yè)秘密法的現(xiàn)代體系主要由聯(lián)邦和州層面的成文法共同構成，但其基本原則深深植根于普通法的傳統(tǒng)。盡管《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》（UTSA）在大多數(shù)州已被采納（唯一的例外是紐約州，其仍依賴普通法保護商業(yè)秘密），以及《保護商業(yè)秘密法》（以下簡稱DTSA）在聯(lián)邦層面提供了全國性的救濟渠道，這些成文法仍然從普通法的歷史中汲取了核心理念，正如美國最高法院在Kewanee Oil Co. 訴 Bicron Corp., 416 U.S. 470, 481 (1974)一案中所指出的，這些目標直接影響了商業(yè)秘密保護的范圍和方式。其基本原則卻根植于侵權行為普通法傳統(tǒng)以及“維護商業(yè)道德標準和鼓勵發(fā)明”這兩大政策目標之中。因此，即使法院是在進行成文法的解釋，《侵權行為重述》（1939年版本）和《不正當競爭重述》（1995年版本）仍可能對法院裁判產(chǎn)生影響。

　　UTSA通過將商業(yè)秘密定義為具有獨立經(jīng)濟價值且未被公眾普遍知曉的信息，并要求采取合理的保密措施，為商業(yè)秘密的保護提供了統(tǒng)一的法律框架。這些規(guī)定涵蓋了盜用行為的多個方面，包括通過竊取、欺詐、違反保密義務等不正當手段獲取信息的行為，以及未經(jīng)授權使用或披露商業(yè)秘密的行為。此外，UTSA提供了廣泛的救濟措施，包括禁令、賠償和在特殊情況下的懲罰性賠償和律師費，從而為商業(yè)秘密的持有者提供強有力的法律支持。

　　盡管成文法構成了商業(yè)秘密保護的主體框架，普通法的傳統(tǒng)仍然對其解釋和適用產(chǎn)生深遠影響。普通法中關于商業(yè)道德標準的理念被用來補充成文法的不足。例如，在評估“組合商業(yè)秘密”時，法院需要平衡公共領域信息與秘密匯編的創(chuàng)新性，從而決定其是否構成可保護的商業(yè)秘密。同時，“不正當手段”的定義也因現(xiàn)代技術的發(fā)展而被擴展，如涉及通過欺騙手段抓取公開可訪問數(shù)據(jù)或入侵網(wǎng)絡系統(tǒng)的行為【1】。

　　2024年5月11日，DTSA迎來了頒布八周年的紀念日。2016年DTSA的頒布，標志著美國商業(yè)秘密保護領域進入一個新的轉折點，它讓因商業(yè)秘密被盜用而尋求救濟的當事方即使在缺乏多樣性管轄權的情況下，也可以選擇在聯(lián)邦法院或州法院提起訴訟。亦言之，DTSA在聯(lián)邦層面填補了商業(yè)秘密保護的空白，為全國范圍內(nèi)的商業(yè)秘密保護提供了統(tǒng)一性。DTSA的獨特之處在于允許商業(yè)秘密所有人在聯(lián)邦法院直接提起訴訟，而不需要依賴州法。此外，DTSA引入了民事扣押機制，允許法院在緊急情況下扣押被盜的商業(yè)秘密，以防止進一步擴散。這一機制特別適用于涉及跨州或國際行為者的案件。同時，DTSA還包括舉報人保護條款，確保舉報人在向政府或律師披露商業(yè)秘密以報告不法行為時不會受到法律追責。

　　自DTSA成為法律以來，每年在聯(lián)邦地區(qū)法院提交的商業(yè)秘密案件數(shù)量始終高于DTSA頒布前的水平。2015年（即DTSA頒布前），在聯(lián)邦地區(qū)法院提交的商業(yè)秘密案件數(shù)量為1,075件。次年（2016年5月DTSA頒布后），這一數(shù)字上升至1,168件。然而，到2017年，這一數(shù)字較DTSA頒布前增長了30%，達到了1,394件（截至2004年7月一的高峰值）。從2017年至2020年，聯(lián)邦商業(yè)秘密案件數(shù)量保持穩(wěn)定，但在2021年有所下降，并于2022年跌至DTSA頒布后的最低值1,158件。去年，這一數(shù)字出現(xiàn)反彈，地區(qū)法院提起的商業(yè)秘密案件為1,227 起。

　　截至2024年7月，2024年的商業(yè)秘密案件數(shù)量有望進一步增長至1,300件以上。隨著企業(yè)越來越傾向于通過商業(yè)秘密訴訟來尋求保護，而非依賴其他知識產(chǎn)權或合同訴訟，以及鑒于美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）2024年4月23日在全國范圍內(nèi)實施的競業(yè)禁止協(xié)議禁令【2】，這一預測可能相對保守，商業(yè)秘密案件的提交數(shù)量很容易超過這一預測。

　　最近的聯(lián)邦案件提交統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，關于商業(yè)秘密盜用的指控通常伴隨著其他訴求。例如，引發(fā)商業(yè)秘密盜用指控的情形通常涉及合同違約的指控，而相關的合同通常是雇傭協(xié)議、許可協(xié)議或其他合作合同。其他常見的附帶訴求還包括專利、版權和商標侵權。

　　一、美國商業(yè)秘密司法高效工具箱

　　（一）《商業(yè)秘密案件管理司法指南》

　　受《專利案件管理司法指南》的啟發(fā)，美國聯(lián)邦司法中心（Federal Judicial Center）2023年發(fā)布《商業(yè)秘密案件管理司法指南》（Trade Secret Case Management Judicial Guide【3】），并已分發(fā)至所有聯(lián)邦法院，為法官和律師提供了管理商業(yè)秘密訴訟的全面資源。指南的章節(jié)根據(jù)訴訟階段進行組織，并由早期案件管理檢查清單（early case management checklist）引導。該指南已在越來越多的案件中被引用和應用，推動了一個與DTSA聯(lián)邦法律相一致的協(xié)調(diào)化進程。

　?。ǘ禨edona會議評論》

　　美國司法與實務界也很關注Sedona會議第12工作組（The Sedona Conference Working Group 12 on Trade Secrets）所做的工作。該工作組由200多名法官、律師和其他專業(yè)人士組成，是一個志愿智庫，已就包括商業(yè)秘密訴訟在內(nèi)的知識產(chǎn)權訴訟制作了一系列反映共識觀點的評論。由于法院經(jīng)常將“Sedona會議評論（Sedona Conference Commentaries【4】）”視為權威性引用，這些評論已成為一項重要的文獻資源。除了現(xiàn)有的出版物外，該組織正在征集關于以下主題的新評論的建議：國際商業(yè)秘密執(zhí)法、事件響應計劃，以及涉及離職員工的問題。

　　二、公開信息的組合、匯編或整合可否構成商業(yè)秘密

　　大多數(shù)商業(yè)秘密并非絕對保密，因為現(xiàn)代商業(yè)環(huán)境要求將其與員工、供應商和其他合作伙伴共享。因此，核心問題在于如何對信息進行控制，從而避免其被普遍知曉。其中一個長期存在且具有挑戰(zhàn)性的問題是如何處理“信息匯編”（compilations），即一些組成部分可能屬于公共領域，但其整體組合仍然是未知的?！督y(tǒng)一商業(yè)秘密法》（UTSA）和DTSA均將“匯編”列為可受保護的信息類型之一（該列表并非詳盡無遺）；同時，《不正當競爭重述》（第三版）第39條評論f指出，即使單個要素已為公眾所知，某些要素的“秘密組合、匯編或整合”仍然可以被認定為商業(yè)秘密。美國第四巡回上訴法院在2018年年底的AirFacts Inc. 訴 Diego de Amezaga案中判定，如果完全公開的信息以附加值的方式組合，根據(jù)“馬里蘭州統(tǒng)一商業(yè)秘密法”（MUTSA），可以作為商業(yè)秘密保護【5】。2022年年初，聯(lián)邦巡回上訴法院在Masimo Corp. 訴 True Wearables, Inc.案(Fed. Cir. Jan. 24, 2022)中認為，第三方事先公開的商業(yè)秘密信息并不排斥其構成商業(yè)秘密信息【6】。

　　秘密組合、匯編或整合”這一概念在 Allstate Ins. Co. 訴 Ameriprise Fin. Servs., 2023 U.S. Dist. Lexis 144791, *48 (N.D. Ill. Aug. 18, 2023)案中得到了進一步闡釋。法院將組合性商業(yè)秘密比作使用已知成分制作的食譜，認為“秘密在于如何將所有要素組合在一起——包括添加什么、何時添加、以及添加多少。”此外，法院還將其類比于復活節(jié)彩蛋的收集，其中單個彩蛋可能不具有可保護性，但“滿滿一籃子彩蛋”可能是可保護的——“特別是面對一個希望避免親自搜尋的競爭對手時”。

　　三、合理措施

　　與秘密性密切相關的是商業(yè)秘密所有者需要采取“合理努力”（根據(jù)《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》（UTSA））或“合理措施”（根據(jù)DTSA）來保護信息的要求。換言之，如果商業(yè)秘密持有人未能根據(jù)業(yè)務風險采取相應的安全措施來自我保護，法院通常不會介入提供幫助。在某些情況下，這種疏忽可能明顯到足以導致簡易判決。例如，在 Jacam Chem. Co. 訴 Shepard, 101 F.4th 954, 965-966 (8th Cir. 2024) 一案中，原告未按照雙方合同的要求對材料進行標注，也未能提供證據(jù)證明在行業(yè)內(nèi)履行所謂的“隱含保密義務”，因此案件被駁回。類似地，在 Analog Technologies 訴Analog Devices, 105 F.4th 13, 19 (1st Cir. 2024) 一案中，由于許可協(xié)議中的保密期限已到期，被告可以自由使用相關信息。

　　然而，原告所采取的努力是否在“具體情況下合理”通常是一個事實問題，需要陪審團裁定。例如，在 Consol. Indus. 訴 Maupin, 2023 U.S. Dist. Lexis 199032 at *26 (W.D. Tenn. Nov. 6, 2023) 一案中，盡管商業(yè)秘密持有人是一家小型公司，其文件未加標記，且缺乏安保政策、員工培訓和離職面談，但公司對其設施和計算機系統(tǒng)采取了基本的訪問控制措施。由于這些基本措施被認為可能符合具體情況下的合理標準，法院否決了簡易判決的請求。

　　此外，一些法院在處理合理措施問題時，會基于UTSA頒布前普通法中的幾個核心因素進行分析，包括合同限制、采取的預防措施的性質(zhì)和范圍、信息披露的具體情境以及信息公開的程度。例如，在 Koch Acton 訴 Koller, 2024 U.S. Dist. Lexis 44137 at *23 (W.D. Tenn. Mar. 13, 2024) 一案中，法院正是以這些因素為依據(jù)進行了審查。

　　四、DTSA的域外適用

　　美國國會在通過DTSA時，并未明確規(guī)定其域外適用的具體條款。然而，法案中明確體現(xiàn)了國會對遏制外國竊取商業(yè)秘密行為的強烈關注。由于DTSA被納入1996年《經(jīng)濟間諜法》（Economic Espionage Act, 18 U.S.C. §§ 1830-1839），原告可以潛在地依賴該法第1837條中的域外適用條款。然而，該條款的措辭主要針對刑事案件，包括對“犯罪者”和“促進犯罪的行為”的引用。

　　盡管如此，在 Motorola 訴 Hytera, 436 F.Supp.3d 1150 (N.D. Ill. 2020) 案中，地區(qū)法院裁定，只要至少有一項與盜用商業(yè)秘密相關的行為發(fā)生在美國境內(nèi)，該法即可適用。這一裁定在 Motorola 訴 Hytera, 108 F.4th 458, 487-488 (7th Cir. 2024) 案中得到第七巡回法院的支持。此外，在 Beijing Meishe 訴 TikTok, 2024 U.S. Dist. Lexis 130213 at *34 (N.D. Cal. July 23, 2024) 案中，法院進一步強化了這一原則，認為即使盜用行為完全發(fā)生在美國境外，只要存在“促進盜用的行為【7】”，例如在美國境內(nèi)使用被盜信息，該法依然適用。這為DTSA的域外適用確立了重要的判例基礎。

　　五、商業(yè)秘密范圍的裁定

　　相較于其他形式的知識產(chǎn)權，商業(yè)秘密法的一個獨特之處在于，其權利邊界并未通過政府頒發(fā)的授權明確界定。因此，在每一起商業(yè)秘密案件中，一個初步且往往具有決定性的問題是：究竟哪些具體信息能被認定為商業(yè)秘密？

　　許多企業(yè)并未對其無形信息資產(chǎn)進行全面的梳理，即便有相關記錄，在具體訴訟中涉及的特定數(shù)據(jù)在訴訟啟動前通常也未被清晰描述。因此，商業(yè)秘密的客體識別——包括何時以及如何進行識別——已成為商業(yè)秘密訴訟中的一個常見且重要的爭議焦點。

　　在公開提交的訴狀中使用類別化的描述通常視為已足，但用于確定證據(jù)開示范圍以及在簡易判決階段所需的具體精確程度卻因案件而異，且似乎缺乏一致性。然而，這種差異也為原告在描述其商業(yè)秘密時提供了某種靈活性，以迎合大多數(shù)法院的合理期待。例如，在 Ho-Ho-Kus 訴 Shucharski, 2023 U.S. Dist. Lexis 201393 at *18 (D.N.J. Nov. 9, 2023) 一案中，法院指出，“明確劃分的信息類別列表符合訴狀要求，因為該要求旨在提供通知，而非細節(jié)……尤其是在這些列表與信息被盜的具體情境相關聯(lián)的情況下?！鳖愃频?，在 Beijing Meishe 訴 TikTok, 2024 U.S. Dist. Lexis 130213 at *37 (N.D. Cal. July 23, 2024) 一案中，法院認可訴狀中對包含在兩個具體文檔中的“海量”源代碼清單的引用。

　　理論上，商業(yè)秘密是否被充分描述的問題可以在訴訟的任何階段重新被審視。一個極端的例子是 Zunum Aero 訴 Boeing, 2024 U.S. Dist. Lexis 144978 at *45-46 (W.D. Wash. Aug. 14, 2024) 一案。盡管原告的描述在證據(jù)開示和簡易判決階段都得到了法院的認可，但由于描述不足以支持最終的主張，陪審團裁定的賠償金額被撤銷。這一案例充分說明了在商業(yè)秘密識別中確保描述精確的重要性以及潛在的法律風險。

　　(一)一般商業(yè)秘密案件的裁定——Alifax Holding SpA 訴 Alcor Scientific LLC (案號：No. 22-1641, 2024 WL 2932910，聯(lián)邦巡回法院，2024年6月11日）案

　　原告Alifax是一家生產(chǎn)用于自動分析血液樣本以診斷炎癥的儀器制造商。2014年10月，Alifax起訴競爭對手Alcor Scientific（簡稱為Alcor），指控其雇傭了Alifax的前研發(fā)副總裁Francesco Frappa，并利用其獲取的商業(yè)秘密。Alifax聲稱，正是由于Frappa的加入，Alcor能夠加速推出與Alifax設備相當?shù)男卵翰蓸釉O備Alcor“iSED”。Alifax因此根據(jù)羅德島統(tǒng)一商業(yè)秘密法（Rhode Island Uniform Trade Secrets Act）向被告提出商業(yè)秘密盜用及其他相關索賠。

　　在訴訟中，Alifax 提出了兩項商業(yè)秘密主張：

　　1.“轉換算法”商業(yè)秘密，包括“部分計算機程序源代碼，涉及光度測量轉換的算法，其中包括包含四個特定轉換常量的源代碼”；

　　2.“信號采集”商業(yè)秘密，在其商業(yè)秘密披露文件中描述為：“Alifax ESR 分析儀軟件處理血液樣本的方法，包括從血液樣本開始 ESR 測量、將血液樣本引入毛細管容器、指示ESR分析儀獲取光度數(shù)據(jù)，以及處理和轉換光度數(shù)據(jù)以計算血液樣本的ESR（紅細胞沉降率）的方法?！?br>
　　在指控中，法院將所謂的“信號采集”商業(yè)秘密從陪審團裁決表中刪除，裁定沒有足夠的記錄證據(jù)支持其作為商業(yè)秘密的主張。陪審團隨后就“轉換算法”裁定 Alifax勝訴，認定Alcor對該商業(yè)秘密的盜用成立，并判定賠償金為650萬美元。然而，法院認為陪審團的裁決違背了顯著的證據(jù)權重，支持被告提出的就責任和賠償金額進行新審判的動議。法院還命令在新審判中排除Alifax就“信號采集”商業(yè)秘密的盜用理論。

　　Alifax提出上訴，認為地區(qū)法院在將“信號采集”商業(yè)秘密排除在陪審團審議范圍之外時存在錯誤。

　　聯(lián)邦巡回法院認定，Alifax未能以足夠的細節(jié)描述其所謂的“信號采集”商業(yè)秘密，也未能明確其適當?shù)姆秶?。法院解釋說，“未能明確指控商業(yè)秘密的存在和范圍，使得無法判斷指控的商業(yè)秘密是否已被確立”，例如該商業(yè)秘密是否因不為公眾廣泛知曉而具有獨立經(jīng)濟價值。法院進一步指出，Alifax的審判證據(jù)——包括Frappa為Alcor編寫的一份技術文件——未能提供必要的披露。據(jù)聯(lián)邦巡回法院的意見，該技術文件及Alifax的其他證據(jù)均不足以幫助陪審團區(qū)分所謂商業(yè)秘密中“行業(yè)已知”部分與“不為人知”部分。

　　最終，聯(lián)邦巡回法院維持了陪審團關于“轉換算法”商業(yè)秘密盜用責任的裁決，但將賠償金額部分發(fā)回下級法院重新審理。

　　(二) 企業(yè)倒閉后商業(yè)秘密的裁定——First Citizens Bank 訴 HSBC Holdings案(案號：3:23-cv-02483，加利福尼亞州北區(qū)）

　　2023年3月，在硅谷銀行（SVB）倒閉兩周后，F(xiàn)irst Citizens Bank從聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）的接管中收購了其存款和貸款。大約兩周后，SVB技術和生命科學部門的42名前員工離開First Citizens，加入了匯豐銀行的一位前SVB 高管領導的團隊。隨后，F(xiàn)irst Citizens向美國加利福尼亞州北區(qū)地方法院提起了一項金額高達10億美元的訴訟，指控被告違反合同、實施多項侵權行為，并根據(jù)DTSA和加利福尼亞州統(tǒng)一商業(yè)秘密法（CUTSA）指控被告盜用商業(yè)秘密。

　　被告提出了駁回動議，并針對多個法律問題提出異議。法院分別于2024年1月10日和2024年7月9日作出裁決（后者針對修改后的訴狀），駁回了大部分訴訟請求，但允許部分主張繼續(xù)進行：

　　1.法院裁定，根據(jù)加利福尼亞法律，相關協(xié)議中的禁止招攬條款并非絕對不可執(zhí)行，尤其是“本案中的索賠涉及使用機密信息和商業(yè)秘密進行招攬”，而非單純的招攬行為本身（特別強調(diào)）。

　　2.法院允許First Citizens針對員工“薪資、市場、技能和業(yè)務關系”的商業(yè)秘密主張繼續(xù)進行，認為這些信息“被系統(tǒng)性整合，使其具有保護價值”。然而，法院駁回了First Citizens針對特定客戶估值和增長指標的商業(yè)秘密主張，原因是這些信息歸屬于客戶，而非First Citizens。

　　3.法院裁定，F(xiàn)irst Citizens提出的侵權主張（包括違反忠誠義務、違反受托責任和侵權干涉）均基于涉嫌不當使用機密信息，因此，這些主張屬于商業(yè)秘密法的規(guī)范范圍，原告必須通過商業(yè)秘密法進行救濟，而不能單獨以普通侵權為由起訴。

　　此外，法院在2024年5月30日的命令中允許First Citizens提交進一步修改后的訴狀，以解決某些管轄權問題。

　　六、盜用

　　“盜用”一詞應被廣泛定義之，以涵蓋原告對其敏感信息的排他性控制可能受到破壞的各種方式。2021年6月8日，第三巡回法院在Oakwood Laboratories LLC 訴 Thanoo案中澄清了根據(jù)DTSA提出盜用商業(yè)秘密索賠請求的構成要件。在解釋“使用”一詞時，第三巡回法院將“使用”廣泛定義為“對商業(yè)秘密任何可能導致商業(yè)秘密所有人損害或使被告獲利的利用”，包括“銷售體現(xiàn)商業(yè)秘密的商品，在制造或生產(chǎn)中使用商業(yè)秘密，依靠商業(yè)秘密來協(xié)助或加速研發(fā)，或通過使用商業(yè)秘密招攬客戶。換言之，法院認為商業(yè)秘密的“使用”是通過任何“利用”商業(yè)秘密“獲得經(jīng)濟利益、競爭優(yōu)勢或其他商業(yè)價值”的方式【8】。

　　這種對“使用”的寬泛定義對于被指控盜用“組合”或“匯編”商業(yè)秘密的被告而言可能具有挑戰(zhàn)性。正如前述，此類商業(yè)秘密可能包含一些已為公眾所知的元素。盡管無法通過僅針對公共領域元素的行為主張此類組合的盜用，但如果被告僅將秘密匯編作為開發(fā)自身技術的參考，仍可能承擔責任。例如，在 Crabar/Gbf, Inc. 訴 Wright, 2023 U.S. Dist. Lexis 976 at *14 (D. Neb. Sep. 19, 2023) 案中，法院認定，即使僅將秘密匯編作為參考，也可構成盜用。

　　在數(shù)字通信普及、數(shù)據(jù)存儲便捷以及遠程工作盛行的時代，離職員工攜帶原本僅限工作用途的信息離開工作崗位的情況，極易引發(fā)盜用或類似盜用的行為。通常而言，僅僅“保留”此類信息的員工不會承擔責任。然而，如果員工在預計即將離職前下載了大量機密信息，尤其是在將其轉移到工作場所以外的情況下，這種行為可能構成通過“不正當手段”獲取信息，因為信息被轉移到了不安全的位置【9】。

　　另一個“不正當獲取”的典型案例是 Compulife Software 訴 Newman, 111 F.4th 1147, 1162-1163 (11th Cir. 2024)案中，被告通過欺騙手段抓取公開可訪問的網(wǎng)站數(shù)據(jù)，以推測和揭示網(wǎng)站背后隱藏的秘密運行邏輯。

　　此外，有時被告通過故意銷毀相關證據(jù)使“盜用”更容易被認定。例如，在 Ecolab?訴 Anthony Ridley, 2024 U.S. Dist. Lexis 94904 at *42-44 (E.D. Tenn. Mar. 12, 2024) 案中，員工及其新雇主通過清除相關設備上的數(shù)據(jù)，構成了故意銷毀證據(jù)的行為。這一行為最終為盜用指控提供了有力支持。

　　七、訴訟過程中商業(yè)秘密披露的對象與范圍

　　在Jane Street Group 訴 Millennium Management(案號：No. 1:24-cv-02783, 2024 WL 3318218，紐約南區(qū)聯(lián)邦法院，2024年6月12日）案中，原告Jane Street于2024年4月根據(jù)DTSA和紐約州商業(yè)秘密法起訴了兩名前交易員Douglas Schadewald和Daniel Spottiswood及其新雇主Millennium Management對沖基金，指控他們盜用了關于印度期權交易的保密交易策略（“交易策略”）的商業(yè)秘密。Jane Street聲稱，該交易策略開發(fā)和實施過程中涉及的商業(yè)秘密包括：(1) 基于“關鍵信號信息和見解”以及用于解釋信號信息和優(yōu)化利潤的“方法和啟發(fā)式”的“經(jīng)過驗證的交易方法”；(2) 來自2023年交易研究的時間和資本投資結果；以及 (3) 用于指導和觸發(fā)日內(nèi)交易的實時交易決策模型（“日內(nèi)模型”）。

　　在對Jane Street的修訂訴狀作出答復之前，被告要求原告具體披露指控中的商業(yè)秘密。Jane Street拒絕直接披露，而是提議按照美國《聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則》和紐約南區(qū)法院地方規(guī)則33.3(a)規(guī)定的時間表，僅在回應質(zhì)詢時進行披露，理由是這些規(guī)則允許其推遲披露。

　　2024年5月16日，法院命令Jane Street在質(zhì)詢截止日期之前提供“對所有指控中的商業(yè)秘密的詳細識別”。隨后，雙方對披露的范圍以及哪些人可以接觸相關文件產(chǎn)生了爭議。被告的律師提議，將僅供律師查看的文件，包括 Jane Street 的商業(yè)秘密披露，提供給個人被告、某些內(nèi)部法律顧問以及指定的“業(yè)務專業(yè)人士”。被告辯稱，如果這些人無法獲取相關信息，將剝奪被告“公平通知和有效抗辯的能力，并侵犯外部律師履行告知和建議客戶的倫理義務?！北桓孢€主張，由于 Millennium 的內(nèi)部法律顧問“不參與競爭性決策或交易決策”，“任何理論上可能發(fā)生的無意泄露風險都會被大大抵消。”

　　2024年6月12日，法院發(fā)布命令，允許個人被告獲取Jane Street提交的商業(yè)秘密披露。法院認為，“Jane Street指控個人被告‘盜用了信息’，卻又拒絕讓他們接觸被指控盜用的信息，這不合理?！狈ㄔ哼M一步指出，由于披露的內(nèi)容“(1)完全由被告?zhèn)€人據(jù)稱了解并利用的信息組成，(2)對于允許個人被告進行充分抗辯至關重要，”因此允許這些被告獲取相關信息是“合理且合適的”。

　　然而，法院并未允許被告獲取“包含‘被告在Jane Street任職期間可接觸的所有信息’的所有文件”，認為這一請求“難以執(zhí)行且范圍過于寬泛”。相反，法院更傾向于僅允許個人被告接觸他們收到或編寫的文件，前提是這些條款被納入雙方聯(lián)合提交的保護令中。

　　八、禁令

　　當商業(yè)秘密盜用已經(jīng)發(fā)生或存在威脅時，關鍵問題變成如何應對。在許多案件中，為避免持續(xù)性損害，原告通常會請求發(fā)布初步禁令。然而，由于初步禁令是一種“特殊救濟”，其要求較為嚴格。其中一個核心要求是必須證明損害是“不可彌補的”。如果原告未能提供“具體證據(jù)”證明金錢賠償不足以彌補損害，法院可以正當拒絕該請求【10】。事實上，這種救濟的門檻非常高，以至于如果審理法院未能對證據(jù)進行充分且詳盡地分析，其裁定可能在上訴中被撤銷【11】。

　　類似地，即使陪審團判定原告應獲得高額賠償，在缺乏足夠證據(jù)證明不可彌補損害的情況下，法院也可以拒絕發(fā)布永久性禁令，因為商業(yè)秘密法并不推定存在不可彌補的損害【12】。

　　另一方面，如果陪審團認定盜用行為確實發(fā)生，但因原告未遭受實際損害而未授予賠償，法院仍可以發(fā)布永久性禁令，并向原告授予律師費用支持。這是因為在商業(yè)秘密主張中，原告遭受損害并非構成要件。例如，在 Applied Medical Distribution?訴 Jarrells, 100 Cal.App. 5th 566, 570 (Cal.App. 2024) 一案中（適用加州版《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》），法院即在原告未能證明實際損害的情況下頒布了永久性禁令，并裁定授予律師費用支持。

　　(一)初步禁令申請與裁定案

　　在波音公司等訴維珍銀河有限責任公司（Boeing Company et al.?訴 Virgin Galactic, LLC）(No. 1:24-cv-00456，弗吉尼亞州東區(qū)，2024年6月20日）案中，被告維珍銀河通過火箭驅動飛機和有時被稱為“母艦”的噴氣式飛機，為游客提供亞軌道太空飛行。在開發(fā)新母艦過程中，維珍銀河聘請了波音公司旗下子公司Aurora Flight Sciences提供工程服務。在完成了一系列工作并開具2500萬美元發(fā)票后，Aurora得出結論，認為該項目無法按照維珍銀河期望的時間表和預算完成。當維珍銀河被指未支付Aurora已完成工作的發(fā)票時，波音和Aurora于2024年3月提起訴訟。

　　除了與據(jù)稱未支付發(fā)票有關的索賠外，波音和 Aurora 還依據(jù)DTSA和《特拉華州統(tǒng)一商業(yè)秘密法》（DUTSA），對維珍銀河提起商業(yè)秘密盜用訴訟。他們的索賠依據(jù)是維珍銀河涉嫌未能歸還或銷毀以下兩類專有信息：

　　1.Aurora 在雙方合作期間無意中披露的，用于設計和建模飛機的專有方程式；

　　2.一組包含數(shù)千次測試數(shù)據(jù)的專有測試結果，這些數(shù)據(jù)反映了某種復合材料的材料特性。

　　維珍銀河辯稱，事實上，雙方簽訂的合同賦予其對上述所謂商業(yè)秘密的權利，因此其不應對盜用行為負責。

　　原告在提交訴狀后，申請初步禁令，聲稱由于維珍銀河“承認其正在開發(fā)其之前與Aurora共同開發(fā)的母艦的替代品”，其“持續(xù)未經(jīng)授權地保留和使用（原告）的商業(yè)秘密”，從而導致不可挽回的損害。這些行為“使其他競爭對手面臨風險，造成不可挽回的損害”。

　　2024年6月20日，法院就原告的初步禁令請求發(fā)布了命令。法院命令維珍銀河不得公開披露涉案商業(yè)秘密，但允許維珍銀河“在其內(nèi)部使用爭議中的知識產(chǎn)權以開發(fā)新的母艦，只要維珍銀河保護爭議知識產(chǎn)權的秘密性，并且不與任何第三方共享，除非這些第三方已與維珍銀河簽訂了母艦開發(fā)計劃相關合同，并受保密協(xié)議約束”。

　　(二) 初步禁令撤銷案

　　在Insulet Corp.訴 EOFlow, Co. Ltd.等案(案號：2024-1137，聯(lián)邦巡回法院，2024年6月17日）中，聯(lián)邦巡回法院最近推翻了馬薩諸塞州地區(qū)法院對Insulet Corp. 的裁決。Insulet是一家醫(yī)療設備公司，此前獲得了一項初步禁令，禁止韓國競爭對手EOFlow就潛在收購事項與Medtronic進行溝通。這一案件涉及胰島素泵制造領域的商業(yè)秘密糾紛。

　　2006年，Insulet開發(fā)了其旗艦可穿戴胰島素泵產(chǎn)品 OmniPod；而EOFlow直到2011年才開始研發(fā)其旗艦產(chǎn)品EOPatch，并在2017年獲得韓國監(jiān)管機構批準。幾乎在同一時間，四名前Insulet員工加入了EOFlow。2023年初，有報道稱更大的醫(yī)療設備公司Medtronic有意收購EOFlow。就在這些報道浮出水面后不久，Insulet在馬薩諸塞州地區(qū)法院提起訴訟，指控EOFlow根據(jù)DTSA盜用其商業(yè)秘密。Insulet隨后成功獲得一項初步禁令，暫時阻止EOFlow就潛在收購事項與Medtronic進行溝通。

　　聯(lián)邦巡回法院由Lourie法官、Prost法官和Stark法官組成的小組裁定，地區(qū)法院在多方面錯誤地批準了對EOFlow的初步禁令。

　　首先，地區(qū)法院在評估Insulet在商業(yè)秘密盜用索賠上的勝訴可能性時，未能考慮訴訟時效問題，這被認為是濫用自由裁量權。聯(lián)邦巡回法院指出，這是一個重大錯誤，因為“如果DTSA索賠的三年訴訟時效已過，Insulet的索賠將因超出時效而無效，因此不可能取得任何成功?！?br>
　　其次，地區(qū)法院在授予禁令的裁定中對“商業(yè)秘密”的定義存在“過于寬泛”且“不準確”的問題。根據(jù)地區(qū)法院的裁決，“商業(yè)秘密”包括“Insulet 的任何和所有機密信息”以及“任何包含、源自或結合了該機密信息的信息?！苯钸M一步規(guī)定，秘密信息包括：“（a）Insulet 標記為‘秘密’的任何信息或材料；（b）Insulet 創(chuàng)建的任何 CAD 文件、圖紙或規(guī)格，無論是否被標記為‘秘密’?！?br>
　　聯(lián)邦巡回法院認為，這種定義將商業(yè)秘密的范圍擴展至難以合理界定的領域，導致禁令內(nèi)容過于寬泛，甚至可能限制合法的信息共享和使用。

　　聯(lián)邦巡回法院的裁定表明，在授予初步禁令時，法院必須謹慎評估關鍵因素，包括訴訟時效的適用性以及商業(yè)秘密的準確定義。未考慮訴訟時效可能導致索賠本身無效，從而使初步禁令失去依據(jù)。而過于寬泛或模糊的定義可能會使禁令內(nèi)容超出合理范圍，損害被告的合法權益。此案強調(diào)，初步禁令的裁定應基于充分的事實和法律分析，避免因定義不準確或程序瑕疵而影響司法公正。

　　九、損害賠償

　　由于商業(yè)秘密法傳統(tǒng)上以侵權法的視角進行審視，其金錢賠償救濟通常具有一定的“靈活性和創(chuàng)造性”。然而，賠償主張必須建立在可采納的證據(jù)和可靠的分析基礎上。如果原告的利潤損失理論依賴于過多假設，缺乏直接證據(jù)，邏輯鏈條中存在“兩層推測”，法院可能通過簡易判決駁回該主張。例如，在 TransPerfect?訴 Lionbridge, 2024 U.S. App. Lexis 1053 at *9-10 (2nd Cir. Jan. 17, 2024)（未公開發(fā)布）一案中，法院以此為由裁定駁回了原告的損害賠償主張。

　　與商業(yè)秘密訴訟中的其他要素一樣，原告在整個過程中始終負有舉證責任，包括證明損害與被告行為之間的因果關系。例如，在Pegasystems?訴 Appian, 2024 Va.App. Lexis 438 at *54-56 (Va. July 30, 2024)中，法院認為原告需證明被告的銷售額“歸因于商業(yè)秘密”，因此，要求被告證明其銷售額中哪些部分與商業(yè)秘密無關是不適當?shù)摹?/p>

　　另一種歸因問題出現(xiàn)在 Echospan?訴 Medallia, 2024 U.S. Dist. Lexis 127259 at *23-25 (N.D. Cal. July 2, 2024) 一案中。該案中，原告主張多個商業(yè)秘密遭到盜用，但未能在其損害賠償請求中對各商業(yè)秘密造成的損失進行具體劃分。由于陪審團僅認定部分商業(yè)秘密被盜用，最終裁決因缺乏依據(jù)而被撤銷。此案凸顯了商業(yè)秘密訴訟中的一個核心矛盾：一方面，要求明確具體地識別被主張的商業(yè)秘密；另一方面，需要為部分商業(yè)秘密被認定為盜用時提供合理的裁決依據(jù)。

　　此外，由于美國聯(lián)邦與州商業(yè)秘密法律依據(jù)的雙重性、自由裁量權的廣泛性以及缺乏統(tǒng)一的賠償標準，美國目前存在聯(lián)邦法院與州法院在商業(yè)秘密案件損害賠償上的不確定性和不一致性。

　　2016年5月，DTSA頒布幾天后，馬薩諸塞州陪審團在 CardiAQ Valve Technologies, Inc.?訴 Neovasc Inc. et al., No. 1:14-cv-12405-ADB (D. Mass.) 案中裁定，因Neovasc盜用與CardiAQ經(jīng)導管二尖瓣設計相關的六項商業(yè)秘密，判決CardiAQ獲得7000萬美元的賠償金（后提升至9100萬美元）。這筆9100萬美元的賠償金是2016年最大的商業(yè)秘密賠償金，但依據(jù)的是馬薩諸塞州商業(yè)秘密法和普通法，而非新頒布的DTSA。因此，這一賠償金可作為比較DTSA頒布前后商業(yè)秘密賠償?shù)挠杏脜⒖肌?/p>

　　早期基于DTSA提起索賠的損害賠償金額相對較小。例如，2017年，陪審團在 Dalmatia Import Group, Inc.?訴 Foodmatch, Inc. et al., No. 2:16-cv-02767 (E.D. Pa.) 案中裁定的最大賠償金額為50萬美元。相比之下，同年依據(jù)州法和普通商業(yè)秘密法裁定的最高賠償金額為1000萬美元，發(fā)生在 Wal-Mart Stores, Inc.?訴 Cuker Interactive, LLC, No. 5:14-cv-05262 (W.D. Ark.) 案中。

　　到2024年，基于DTSA的巨額賠償趨勢仍在延續(xù)。今年1月，在Trinseo, S.A.?訴 Harper et al., No. 4:20-cv-00478 (S.D. Tex.)案中，材料解決方案提供商Trinseo因與聚碳酸酯制造相關的商業(yè)秘密（包括工廠設計圖、工藝流程圖和設備規(guī)格）被竊而獲賠7120萬美元。5月，在 Qorvo, Inc.?訴 Akoustis Technologies, Inc. et al., No. 1:21-cv-01417 (Del.) 案中，北卡羅來納州的連接和電源解決方案提供商Qorvo因Akoustics Inc.盜用其體聲波諧振器濾波器相關的商業(yè)秘密而獲賠3100萬美元補償性賠償金，另加700萬美元懲罰性賠償金。這些濾波器是實現(xiàn)無線設備射頻濾波的關鍵部件。

　　值得注意的是，即使沒有附帶的DTSA索賠，基于州法和普通法的商業(yè)秘密索賠仍會導致巨額賠償。例如，2024年5月30日，在 Zunum Aero Inc.?訴 The Boeing Company et al., No. 2:21-cv-00896 (W.D. Wash.) 案中，聯(lián)邦陪審團裁定電動飛機初創(chuàng)公司Zunum Aero因波音公司盜用其與混合動力和全電動飛機技術相關的商業(yè)秘密，獲得超過8100萬美元的商業(yè)秘密賠償和1150萬美元的侵權干涉賠償。但法院在審理Zunum Aero Inc.?訴 The Boeing Company et al. 一案時認定，Zunum Aero沒有盡到采取合理措施來減輕其因商業(yè)秘密被盜所遭受的部分損失的義務，最終裁定總賠償金額減少了2082萬美元。

　　過去幾年，聯(lián)邦巡回法院因方法論缺陷而撤銷了幾項專利案件中的巨額賠償裁決，這些缺陷導致相關技術估值過高。例如，在Apple Inc.?訴 Wi-LAN Inc., 25 F.4th 960 (Fed. Cir. 2022) 和 California Inst. of Tech.?訴 Broadcom Ltd., 25 F.4th 976 (Fed. Cir. 2022)案中，分別撤銷了賠償額為8520萬美元和11億美元的裁決。在商業(yè)秘密案件中，被告可能也會通過向法院施壓，成功爭取裁定駁回原告的損害賠償理論，并要求原告根據(jù)被盜商業(yè)秘密的實際價值適當調(diào)整索賠金額。

　　參考文獻：

　　【1】Pooley，What You Need to Know About Trade Secrets in 2024，What You Need to Know About Trade Secrets in 2024 2024年12月24日最后訪問。

　　【2】Noncompete Rule | Federal Trade Commission? 2024年12月24日最后訪問。

　　【3】Trade Secret Case Management Judicial Guide? 2024年12月24日最后訪問。

　　【4】Trade Secrets - Working Group 12 | The Sedona Conference ?2024年12月25日最后訪問。該會議近幾年的出版物如下：

　　The Sedona Conference Commentary on Monetary Remedies in Trade Secret Litigation

　　(July 2023)

　　The Sedona Conference Commentary on the Governance and Management of Trade Secrets

　　(July 2023)

　　The Sedona Conference Commentary on Cross-Border Discovery in U.S. Patent and Trade Secret Cases ("Stage Two")

　　(July 2023)

　　The Sedona Conference Commentary on Cross-Border Discovery in U.S. Patent and Trade Secret Cases ("Stage Two"), Public Comment Version

　　(January 2023)

　　【5】鄭友德：公開信息的組合可以構成商業(yè)秘密，微信公眾號知產(chǎn)力，2019年06月22日。

　　【6】鄭友德：美國經(jīng)典案例：公開披露的信息仍可構成商業(yè)秘密受到保護，微信公眾號知產(chǎn)力，2022年6月27日。

　　【7】美國司法對“促進盜用的行為”的認定通?？紤]以下兩點：一是至少一項相關行為發(fā)生在美國。如果盜用商業(yè)秘密的任何行為鏈條中有一部分發(fā)生在美國，即滿足適用條件（如 Motorola 訴 Hytera）。二是在美國使用被盜信息。即使盜用行為完全發(fā)生在境外，只要被盜信息在美國被使用，也構成“促進盜用的行為”（如 Beijing Meishe?訴 TikTok）。

　　【8】鄭友德：美國第三聯(lián)邦巡回上訴法院釋明盜用商業(yè)秘密的判斷標準，微信公眾號知產(chǎn)力，2021年07月12日。

　　【9】參見 Allergan?訴 Revance, 2024 U.S. Dist. Lexis 976, 第22-23頁（田納西州中區(qū)地方法院，2024年1月3日）。

　　【10】參見 Tribal Sols.?訴 Valandra, 2023 U.S. App. Lexis 29539 at *7 (5th Cir. Nov. 6, 2023).

　　【11】參見 Insulet Corp.?訴 EOFlow, 104 F.4th 873, 881 (2024).

　　【12】參見 Versata Software?訴 Ford Motor Co., 2023 U.S. Dist. Lexis 188219 at *11 (E.D. Mich. Oct. 19, 2023).