作者：

　　萬? ?浩? ?上海市浦東新區(qū)人民法院法官助理

　　甘海兵? 華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究中心研究員，中國計(jì)量大學(xué)兼職教授

　　一、美國標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令的四次態(tài)度轉(zhuǎn)變

　?。ㄒ唬?013年：F/RAND條款對禁令救濟(jì)的否定

　　禁令是標(biāo)準(zhǔn)必要專利領(lǐng)域重要話題。美國司法實(shí)踐在處理標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令救濟(jì)時(shí)，一貫采用傳統(tǒng)專利侵權(quán)案件中確立的eBay案四要素。

　　例如在Apple與Motorola的專利糾紛中，Motorola申請禁令,一審法院拒絕頒發(fā)禁令，二審法院維持了一審判決【1】。一審法院在分析中提到，禁令頒發(fā)還需回歸eBay案的四要素，也即需證明遭受不可彌補(bǔ)之損失；金錢賠償?shù)纫婪傻弥葷?jì)，不足以彌補(bǔ)此損害；原被告兩難權(quán)衡下，衡平法救濟(jì)正當(dāng)合理；永久禁令無損害公共利益之虞【2】。法院并未直接將FRAND條款之效力解釋成“限制禁令”之效力，而是在討論“金錢賠償救濟(jì)是否得以彌補(bǔ)權(quán)利人損失”時(shí)，提出權(quán)利人只有在損害賠償不充分時(shí)，才得以獲得禁令。然標(biāo)準(zhǔn)必要專利領(lǐng)域內(nèi)，權(quán)利人簽署FRAND條款意味著，其認(rèn)可金錢補(bǔ)償?shù)淖銐蛐?，也就是說其所遭受的損害以金錢方式即可得到補(bǔ)足，故而可以推導(dǎo)出，F(xiàn)RAND條款意味著金錢賠償足以彌補(bǔ)損失的結(jié)論。此外，法院還結(jié)合eBay案的其他要素，進(jìn)一步論證禁令對實(shí)施人、消費(fèi)者之危害，遠(yuǎn)高于權(quán)利人之獲利（甚至權(quán)利人只是可以通過禁令獲得更高許可費(fèi)而已），權(quán)利人的市場份額等損失亦無法證明。最后法院綜合四要素的結(jié)論，拒絕了禁令的頒發(fā)。

　　2013年，美國專利商標(biāo)局、美國司法部反壟斷局、美國商務(wù)部三部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于自愿受F/RAND承諾約束的標(biāo)準(zhǔn)必要專利救濟(jì)的政策聲明》(Policy Statement on Remedies For Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments)也和司法觀點(diǎn)高度契合。在該政策聲明中，“權(quán)利人自愿作出的F/RAND承諾也會影響對一個(gè)有效可執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)必要專利尋求禁令救濟(jì)的適當(dāng)選擇”?！?】所以，在此期間，在美國訴訟的標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛案件中，權(quán)利人很難在美國法院得到禁令支持。

　　（二）2019年：F/RAND條款并不完全限制禁令救濟(jì)的聲明

　　由于對禁令救濟(jì)的限制，權(quán)利人并不傾向選擇美國進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)必要專利訴訟，美國專利商標(biāo)局、美國司法部反壟斷局和美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)協(xié)會意識到這個(gè)問題，并在2019年頒布了新的關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利的聯(lián)合政策，其政策說明指出“2013年的政策聲明被錯(cuò)誤理解為：在涉及F/RAND承諾的專利糾紛中，應(yīng)適用一套特別的法律規(guī)則，這些承諾對標(biāo)準(zhǔn)至關(guān)重要（不同于非必要專利），并且在侵犯標(biāo)準(zhǔn)必要專利的訴訟中，不應(yīng)提供禁令和其他排除性補(bǔ)救措施?！逼潆S后指出，這種理解不利于小心平衡的專利系統(tǒng)，會損害創(chuàng)新和競爭活力。因此其聯(lián)合司法部和美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)協(xié)會澄清，F(xiàn)/RAND條款只是判斷救濟(jì)措施是否恰當(dāng)?shù)囊粋€(gè)考量因素，而并不會完全阻止任何救濟(jì)措施的實(shí)現(xiàn)?！?】從上述聲明也足以看出，美國也意識到權(quán)利人在美國司法中面臨的不利地位，想要有所改變。

　　（三）2022年：撤銷2019年的聯(lián)合政策聲明

　　2021年12月美國專利商標(biāo)局和其他部門聯(lián)合基于2019年政策聲明發(fā)布更新政策草案征求意見，進(jìn)一步對實(shí)施人的義務(wù)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化規(guī)定，聲稱實(shí)施人的不善意許可和拖延許可不利于權(quán)利人的新技術(shù)開發(fā)。很明顯2021年的草案有利于權(quán)利人。草案就11個(gè)具體問題征求公眾意見。然而2022年6月，美國專利商標(biāo)局、司法部和美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)協(xié)會宣布不采納2021年12月的草案，并且撤銷了2019年政策聲明，稱考慮到對該聲明的潛在修訂，撤銷該聲明最利于創(chuàng)新和競爭利益。

　　值得注意的是，撤銷聲明中強(qiáng)調(diào)了F/RAND條款的重要價(jià)值，其有助于促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步創(chuàng)新、擴(kuò)大消費(fèi)者選擇、增強(qiáng)行業(yè)競爭力，降低中小型企業(yè)的技術(shù)和市場準(zhǔn)入門檻。美國的法律，由法院解釋和實(shí)施。司法部和相關(guān)職能部門將在行使執(zhí)法職能時(shí)，逐案審查標(biāo)準(zhǔn)必要專利的權(quán)利人和實(shí)施人行為，以確保各方?jīng)]有濫用市場力量或訴訟程序以損害競爭?！?】

　　（四）2024年：“可反駁的推定”議案提出

　　2024年7月，參議員和眾議員組成的兩黨聯(lián)合組在美國國會提交了一項(xiàng)議案，以恢復(fù)美國專利訴訟中的禁令。議案全稱為《2024年恢復(fù)排他性專利權(quán)以實(shí)現(xiàn)工程、科學(xué)和技術(shù)機(jī)會議案》（Realizing Engineering, Science, and Technology Opportunities by Restoring Exclusive Patent Rights Act of 2024）。該議案建議對《專利法》進(jìn)行修正，增加條款“可反駁的推定-若在相關(guān)案件中，法院作出最終判決，認(rèn)定侵犯了專利法所保護(hù)的權(quán)利，專利所有人有權(quán)獲得可反駁的假設(shè)，即法院應(yīng)就該侵權(quán)行為授予永久禁令”。該議案若通過，將推翻美國在專利侵權(quán)禁令領(lǐng)域的eBay四要素規(guī)則【6】，對美國專利侵權(quán)禁令規(guī)則產(chǎn)生重大影響。

　　“可反駁的推定”使侵權(quán)人有責(zé)任證明永久禁令是不正當(dāng)?shù)?。此時(shí)，舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移到被控侵權(quán)人，情況說明書稱，他們可以通過證明禁令會損害公眾來反駁。若《專利法》據(jù)此修正，包括標(biāo)準(zhǔn)必要專利在內(nèi)的美國整個(gè)專利禁令規(guī)則，都將重新架構(gòu)。

　　二、美國標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令規(guī)則動(dòng)態(tài)剖析

　　（一）立法、行政與司法間博弈傾向明顯

　　三權(quán)分立的美國，標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令救濟(jì)領(lǐng)域的司法獨(dú)立性卻受到了極大的挑戰(zhàn)。eBay案四要素脫胎于判例法的司法裁判規(guī)則，在Apple與Motorola專利糾紛二審中，法院再次強(qiáng)調(diào)，eBay案四要素足以解決禁令頒發(fā)的一般和特殊情況，標(biāo)準(zhǔn)必要專利領(lǐng)域特殊性在于金錢賠償足以彌補(bǔ)損失，因此衡平法救濟(jì)不應(yīng)為此發(fā)布禁令。后續(xù)諸如Microsoft訴Motorola案件中，美國法院均照此邏輯審理。

　　然而，從2019年美國專利商標(biāo)局、美國司法部反壟斷局和美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)協(xié)會聯(lián)合聲明可見，美國行政機(jī)關(guān)對標(biāo)準(zhǔn)必要專利無法獲得禁令救濟(jì)的局面并不認(rèn)同。雖然行政機(jī)關(guān)作出2022年撤銷聲明，放棄對禁令規(guī)則的“評頭論足”，但其強(qiáng)調(diào)將在權(quán)力范疇內(nèi)進(jìn)行個(gè)案的反競爭審查，所欲表達(dá)之態(tài)度非常明顯。2024年，則徑直借助美國議會立法權(quán)，進(jìn)行《專利法》修正。由此可見，標(biāo)準(zhǔn)必要專利領(lǐng)域的美國司法權(quán)，所受的各方影響殊為復(fù)雜。

　?。ǘ┚S持全球技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位意圖明顯

　　美國標(biāo)準(zhǔn)必要專利的禁令政策最新動(dòng)態(tài)，也明顯反應(yīng)了美國在全球技術(shù)競爭中的危機(jī)意識強(qiáng)烈，急于維持技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。2024年的議案由特拉華州的民主黨參議員克里斯·庫恩斯、阿肯色州的共和黨參議員湯姆·科頓（兩人均為美國參議院司法委員會知識產(chǎn)權(quán)小組委員會成員）提出，美國眾議院的配套法案則由得克薩斯州共和黨眾議員納撒尼爾·莫蘭和賓夕法尼亞州民主黨眾議員馬德琳·迪恩提交。

　　根據(jù)該議案的情況說明書，美國在eBay案后，制造公司請求永久禁令的案件減少了65%，授予永久禁令也減少了65%以上。而專利許可公司申請禁令的案件減少了85%，批準(zhǔn)的禁令則減少了90%。因此，庫恩斯在聲明中表示：“排除他人制造和使用專利發(fā)明的權(quán)利是專利制度的基礎(chǔ)。然而，當(dāng)法院不執(zhí)行這一權(quán)利時(shí)，擁有排除權(quán)是沒有意義的。在我們目前的制度下，大公司從我們的發(fā)明家和企業(yè)家那里竊取專利技術(shù)比合法許可這些技術(shù)更便宜。該法案將再次賦予長期確立的排他性權(quán)利，以保護(hù)創(chuàng)新，確保我們在全球舞臺上的持續(xù)領(lǐng)導(dǎo)地位和競爭力。科頓在聲明中補(bǔ)充說，美國的創(chuàng)新必須得到獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)。

　　議案還認(rèn)為，在沒有禁令的情況下，訴訟變得更加昂貴，需要更多的時(shí)間，被指控侵權(quán)人不會主動(dòng)停止侵權(quán)或?qū)で笤S可，因?yàn)樵V訟結(jié)果也僅是支付相同的許可費(fèi)。這損害了美國的創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)資本家不會投資于研發(fā)，而且創(chuàng)新的許可和商業(yè)化變得更加困難?？紤]到推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的初創(chuàng)企業(yè)和小公司依賴專利權(quán)，美國失去技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位也存在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。由此可見，美國欲變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令規(guī)則的核心在于，維持其國際技術(shù)優(yōu)勢地位。

　　（三）與中國在技術(shù)領(lǐng)域博弈的傾向明顯

　　事實(shí)上，美國適用永久禁令的規(guī)則轉(zhuǎn)變，和中國有密不可分的關(guān)系。例如在2024年的議案中，科頓即表示：“現(xiàn)行專利法未能保護(hù)發(fā)明人，使他們?nèi)菀资艿街袊葘κ值闹R產(chǎn)權(quán)盜竊。這項(xiàng)兩黨立法議案將有助于鞏固美國在技術(shù)創(chuàng)新方面的優(yōu)勢?！蹦m則在聲明中提出，永久禁令阻止不良行為者竊取知識產(chǎn)權(quán)。他評論道：“只有在確保創(chuàng)意不會被競爭對手竊取情況下，美國創(chuàng)新才能強(qiáng)大，這項(xiàng)法案將為保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)提供更大的確定性，并防止案件被帶到海外，比如中國。當(dāng)美國法院強(qiáng)制執(zhí)行專利權(quán)的排他性時(shí)，美國將成為世界創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者。無疑，美國轉(zhuǎn)向?qū)＠麢?quán)人的保護(hù)傾向，本質(zhì)上，還是其將自身定性為主要技術(shù)輸出國，為應(yīng)對技術(shù)流失國外所為的防護(hù)措施。

　　三、中國在標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可領(lǐng)域的應(yīng)對

　　在美國，永久禁令本身是衡平法救濟(jì)，是在普通法救濟(jì)無法彌補(bǔ)的情況下，才得有權(quán)申請?；趀Bay案四要素，一般民事主體間的專利侵權(quán)糾紛，往往能夠通過該規(guī)則的測試，獲得永久禁令。而標(biāo)準(zhǔn)必要專利，因?yàn)槭蹻/RAND條款約束，亦涉及到公共利益考量，【7】受eBay案四要素影響較大。一旦該基礎(chǔ)規(guī)則被推翻，美國標(biāo)準(zhǔn)必要專利訴訟的局面將會發(fā)生極大轉(zhuǎn)變。對此，中國應(yīng)該做好以下三方面的應(yīng)對：

　　一是優(yōu)化國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)必要專利訴訟審判質(zhì)效。近年來，中國標(biāo)準(zhǔn)必要專利訴訟案件增多，在標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費(fèi)率計(jì)算、禁訴令與反禁訴令等領(lǐng)域均作出有國際影響力的裁判。美國改變專利禁令規(guī)則的重要原因之一，正是防止更多案件流向中國，繼而阻止中國在標(biāo)準(zhǔn)必要專利國際規(guī)則制定中的話語權(quán)重不斷上升。因此，中國更應(yīng)該重視和做好標(biāo)準(zhǔn)必要專利訴訟的審理工作。以更優(yōu)質(zhì)的審判服務(wù)吸引專利權(quán)人選擇中國訴訟，并以判決說理影響國際標(biāo)準(zhǔn)必要專利規(guī)則構(gòu)建。

　　二是做好標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可市場的發(fā)展壯大。隨著中國企業(yè)在5G等通信技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)布局，中國標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)利人越來越多。華為標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可業(yè)務(wù)已經(jīng)起步并獲得不菲收益。標(biāo)準(zhǔn)必要專利的價(jià)值核心在于標(biāo)準(zhǔn)的推廣與市場運(yùn)用。但是目前看，中國專業(yè)化的技術(shù)許可公司明顯欠缺，標(biāo)準(zhǔn)必要專利價(jià)值評估、市場化運(yùn)營和許可的專業(yè)化人才缺失嚴(yán)重。因此，加大對專利許可市場的培育、標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可高端人才培養(yǎng)是重中之重，繼而形成中國的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可市場，以應(yīng)對國外不穩(wěn)定因素。

　　三是提升中國企業(yè)產(chǎn)品出海的風(fēng)險(xiǎn)防范意識。若美國《專利法》按照2024年議案建議進(jìn)行了修改，那除了337調(diào)查等提升貿(mào)易壁壘的手段外，專利永久禁令將成為美國更為便捷和日?；摹爸撇谩笔侄?。因其被包裝成一般民事侵權(quán)案件中的當(dāng)事人救濟(jì)措施，散落于個(gè)案之中，亦無需美國行政部門干預(yù)，可實(shí)現(xiàn)效果卻是直接將特定經(jīng)營主體排除美國市場。因此中國企業(yè)在美國市場競爭中，可能面臨更為嚴(yán)峻的環(huán)境。需提前做好技術(shù)領(lǐng)域合規(guī)，應(yīng)對可能的訴訟威脅。

　　注釋：

　　1.See Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286 (C.A.Fed. (Ill.),2014).

　　2.See eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.,547 U.S.

　　3.POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS January 8, 2013，page 6.

　　4.See POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS.

　　5.See WITHDRAWAL OF 2019 POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS.

　　6.See eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.,547 U.S.

　　7.See Y Virginia k. Demarchi: Injunctions After eBay v. MercExchange，F(xiàn)enwick & West.

（本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表知產(chǎn)財(cái)經(jīng)立場）

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