作者簡(jiǎn)介

　　陳錦川 全國審判業(yè)務(wù)專家。曾在北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院、北京市高級(jí)人民法院長(zhǎng)期從事著作權(quán)審判工作，代表作有：專著《著作權(quán)審判：原理解讀與實(shí)務(wù)指導(dǎo)》等。

　　【案情】

　　紅樹林公司核準(zhǔn)注冊(cè)了“耕及圖”商標(biāo)。李某以該商標(biāo)圖形中的農(nóng)夫部分與其老鋤頭美術(shù)作品中的農(nóng)夫部分完全相同、侵犯其在先著作權(quán)、違反《商標(biāo)法》第32條關(guān)于“不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”之規(guī)定為由，要求宣告該商標(biāo)無效。

　　國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出裁定，認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)由漢字“耕”及圖形組成，與李某主張?jiān)谙戎鳈?quán)的“老鋤頭及圖”作品未構(gòu)成著作權(quán)法意義上的實(shí)質(zhì)近似，訴爭(zhēng)商標(biāo)未損害李某的在先著作權(quán)。[1]

　　一審法院認(rèn)為：訴爭(zhēng)商標(biāo)圖形中包含的“農(nóng)人扛鋤”部分，與涉案作品在人物構(gòu)圖、鋤頭形狀及位置等方面幾乎完全相同，二者已構(gòu)成實(shí)質(zhì)相似。在案證據(jù)可以證明紅樹林公司具有接觸到涉案作品的可能性。因此，紅樹林公司申請(qǐng)?jiān)V爭(zhēng)商標(biāo)損害了李某對(duì)涉案作品享有的在先著作權(quán)。[2]

　　二審法院認(rèn)為：本案訴爭(zhēng)商標(biāo)由漢字“耕”、圓形的輪廓、綠色耕地、農(nóng)人拿鋤、紅色及黃色的車子等組合而成。明顯可見，綠色書寫的漢字“耕”占據(jù)訴爭(zhēng)商標(biāo)的主體位置，系主要識(shí)別部分，該商標(biāo)圖形部分包含的“農(nóng)人拿鋤”要素占比極小，而圓形的整體輪廓結(jié)合綠色的耕地圖形帶來突出的整體視覺效果。將訴爭(zhēng)商標(biāo)標(biāo)志與李某享有在先著作權(quán)的涉案作品相比，二者在結(jié)構(gòu)布局、構(gòu)圖元素、整體效果等方面相差甚遠(yuǎn)，訴爭(zhēng)商標(biāo)標(biāo)志與涉案作品并未構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似。據(jù)此撤銷一審判決，駁回李某的訴訟請(qǐng)求。[3]

　　【評(píng)析】

　　在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件中，以訴爭(zhēng)商標(biāo)侵害在先作品的著作權(quán)為由要求宣告商標(biāo)無效的訴訟占有一定比例。在這類訴訟中，除了涉及主張權(quán)利的客體是否符合作品的構(gòu)成要件、當(dāng)事人是否享有該作品的權(quán)利外，主要的爭(zhēng)議在于在先作品與訴爭(zhēng)商標(biāo)是否構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似，本案就是涉及在先作品與訴爭(zhēng)商標(biāo)是否實(shí)質(zhì)性相似的典型案例，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局與一、二審法院的相關(guān)裁決反映出了商標(biāo)審查實(shí)務(wù)中判斷作品與商標(biāo)相似所存在的問題。筆者贊同一審判決對(duì)本案的認(rèn)定，同時(shí)認(rèn)為，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局與二審判決把商標(biāo)近似標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤當(dāng)做了作品相似的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，違反了著作權(quán)法基本原理。

　　著作權(quán)是權(quán)利人對(duì)作品所享有的權(quán)利，也是權(quán)利人控制作品的使用的權(quán)利?！吨鳈?quán)法》第10條規(guī)定了著作權(quán)人享有復(fù)制、發(fā)行、表演、放映、信息網(wǎng)絡(luò)傳播等財(cái)產(chǎn)權(quán)利，他人未經(jīng)著作權(quán)人許可，以復(fù)制、發(fā)行、表演、放映、信息網(wǎng)絡(luò)傳播等方式使用作品的，是侵犯著作權(quán)的行為，使用人應(yīng)依法承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。關(guān)于作品使用，有三點(diǎn)需要注意：

　　一是根據(jù)“思想表達(dá)二分法”，著作權(quán)的保護(hù)僅延及思想的表達(dá)，而不延及思想；著作權(quán)法所保護(hù)的作品，即作者有獨(dú)創(chuàng)性的表達(dá)。因此，所謂對(duì)作品的使用，即對(duì)作品的表達(dá)的使用，而非對(duì)作品所包含的思想的使用。

　　二是對(duì)作品的使用，既包括對(duì)一整部作品的完整或全部的使用，也包括對(duì)一部作品中的部分甚至是很小部分的使用，只要被使用部分是作者的一定思想或情感的有獨(dú)創(chuàng)性的表達(dá)?！凹偃缒巢孔髌返暮苄∫徊糠旨兇庠诒磉_(dá)上體現(xiàn)了受著作權(quán)法保護(hù)的獨(dú)創(chuàng)性特征，那么，即使是對(duì)該部作品這一小部分進(jìn)行的抄襲也構(gòu)成對(duì)著作權(quán)的侵犯?！盵4]

　　第三，侵權(quán)內(nèi)容在被訴侵權(quán)作品中所占的比例，或者侵權(quán)內(nèi)容所占主張權(quán)利的權(quán)利的比例，并不影響對(duì)權(quán)利作品使用性質(zhì)的認(rèn)定。最高法院在一起僅部分使用原告計(jì)算機(jī)軟件代碼的著作權(quán)侵權(quán)案件中就明確指出，“原則上，任何能夠體現(xiàn)著作權(quán)人獨(dú)創(chuàng)性表達(dá)、相對(duì)獨(dú)立的軟件內(nèi)容均受軟件著作權(quán)保護(hù)。通常情況下，復(fù)制權(quán)利軟件的數(shù)量或者比例并不當(dāng)然影響侵權(quán)行為性質(zhì)的認(rèn)定，但因其直接影響損害后果、反映侵權(quán)人的主觀過錯(cuò)程度，故不同數(shù)量或者比例的侵權(quán)復(fù)制行為將影響侵權(quán)責(zé)任的確定。”[5]

　　“實(shí)質(zhì)性相似加接觸”是長(zhǎng)期以來著作權(quán)審判實(shí)務(wù)中總結(jié)出來的判斷被訴侵權(quán)人是否使用了著作權(quán)人的作品的一種方法。根據(jù)該方法，被訴侵權(quán)作品與在先作品相似，被訴侵權(quán)作品的作者在創(chuàng)作其作品前接觸過在先作品的，即可合理推斷被訴侵權(quán)作品來自在先作品，使用了在先作品。

　　而所謂的實(shí)質(zhì)性相似，首先是指被訴侵權(quán)作品與權(quán)利人主張權(quán)利的作品中權(quán)利人付出了獨(dú)創(chuàng)性勞動(dòng)的表達(dá)的相似。其次，與對(duì)作品的使用認(rèn)定相適應(yīng)，實(shí)質(zhì)性相似既指權(quán)利人整部作品與被訴侵權(quán)作品整體對(duì)比上構(gòu)成相似，也包括只是兩部作品中部分相似，甚至只是很小部分相似，只要該相似部分已構(gòu)成權(quán)利人的獨(dú)創(chuàng)性表達(dá)?！霸谂袛嗲謾?quán)時(shí)，對(duì)比的范圍是涉嫌抄襲的部分，而不是對(duì)包含非侵權(quán)部分的兩個(gè)作品進(jìn)行整體上的對(duì)比?！盵6]因此，所謂實(shí)質(zhì)性相似，本質(zhì)上說，是指涉嫌侵權(quán)的那部分內(nèi)容與被訴侵權(quán)作品中相應(yīng)部分的相似，并不要求是兩部作品整體比對(duì)上的相似。

　　在本案中，一審法院在判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)與在先作品是否相似時(shí)，對(duì)比的正是涉嫌抄襲的訴爭(zhēng)商標(biāo)圖形中“農(nóng)人扛鋤”的部分與其作品在人物構(gòu)圖、鋤頭形狀及位置等，并在此基礎(chǔ)上認(rèn)定“訴爭(zhēng)商標(biāo)中圖形部分包含的‘農(nóng)人扛鋤’部分，與涉案作品在人物構(gòu)圖、鋤頭形狀及位置等方面幾乎完全相同，二者已構(gòu)成實(shí)質(zhì)相似”，正確地貫徹了“作品使用”的要求、準(zhǔn)確運(yùn)用了“實(shí)質(zhì)性相似”的規(guī)則。二審法院則是把訴爭(zhēng)商標(biāo)與涉案作品進(jìn)行整體比對(duì)，而不是比對(duì)涉嫌抄襲的訴爭(zhēng)商標(biāo)圖形中的“農(nóng)人扛鋤”部分與被訴侵權(quán)作品中相應(yīng)部分，從而錯(cuò)誤地得出“二者在結(jié)構(gòu)布局、構(gòu)圖元素、整體效果等方面相差甚遠(yuǎn)，訴爭(zhēng)商標(biāo)標(biāo)志與涉案作品并未構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似”的結(jié)論，違背了著作權(quán)侵權(quán)認(rèn)定的基本原理。

　　二審判決之所以出現(xiàn)上述錯(cuò)誤，一個(gè)主要原因在于二審判決混淆了作品“實(shí)質(zhì)性相似”與商標(biāo)的相同、近似。最高法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第9條規(guī)定：商標(biāo)法第57條第（1）（2）項(xiàng)規(guī)定的商標(biāo)相同，是指被控侵權(quán)的商標(biāo)與原告的注冊(cè)商標(biāo)相比較，二者在視覺上基本無差別。商標(biāo)法第57條第（2）項(xiàng)規(guī)定的商標(biāo)近似，是指被控侵權(quán)的商標(biāo)與原告的注冊(cè)商標(biāo)相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關(guān)公眾對(duì)商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)或者認(rèn)為其來源與原告注冊(cè)商標(biāo)的商品有特定的聯(lián)系。

　　可見，商標(biāo)相同、近似比對(duì)有以下特點(diǎn)：它不考慮注冊(cè)商標(biāo)的表達(dá)是否具有獨(dú)創(chuàng)性；不考慮注冊(cè)商標(biāo)的公有部分；就文字商標(biāo)而言，文字的讀音、含義（思想）是比對(duì)的重要方面；就圖文商標(biāo)而言，如果文字占據(jù)注冊(cè)商標(biāo)的主體位置，則系主要識(shí)別部分；在判斷商標(biāo)相似時(shí)，要考慮注冊(cè)商標(biāo)的知名度、影響力；判斷的落腳點(diǎn)在于是否存在混淆的結(jié)果。顯然，商標(biāo)的相同、近似與作品的實(shí)質(zhì)性相似雖然都涉及相似性的判斷，但二者卻存在著明顯的區(qū)別，不能混淆。本案二審法院關(guān)于“綠色書寫的漢字“耕”占據(jù)訴爭(zhēng)商標(biāo)的主體位置，系主要識(shí)別部分，該商標(biāo)圖形部分包含的“農(nóng)人拿鋤”要素占比極小，而圓形的整體輪廓結(jié)合綠色的耕地圖形帶來突出的整體視覺效果”、訴爭(zhēng)商標(biāo)標(biāo)志與涉案作品“在結(jié)構(gòu)布局、構(gòu)圖元素、整體效果等方面相差甚遠(yuǎn)”等的認(rèn)定實(shí)質(zhì)上采用的就是商標(biāo)近似的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

　　在筆者看來，二審判決出現(xiàn)上述錯(cuò)誤，還在于忽視了商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件中關(guān)于訴爭(zhēng)商標(biāo)是否損害在先著作權(quán)應(yīng)遵循的審理思路。最高法院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第19條第1款規(guī)定：“當(dāng)事人主張?jiān)V爭(zhēng)商標(biāo)損害其在先著作權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)依照著作權(quán)法等相關(guān)規(guī)定，對(duì)所主張的客體是否構(gòu)成作品、當(dāng)事人是否為著作權(quán)人或者其他有權(quán)主張著作權(quán)的利害關(guān)系人以及訴爭(zhēng)商標(biāo)是否構(gòu)成對(duì)著作權(quán)的侵害等進(jìn)行審查?！币虼?，商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中涉及訴爭(zhēng)商標(biāo)侵害在先著作權(quán)問題的，應(yīng)當(dāng)依照著作權(quán)法的規(guī)定，按照審理侵害著作權(quán)案件的要求、思路、邏輯進(jìn)行審理，而不能沿用商標(biāo)法的思路、邏輯。

　　注釋：

　　1.國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商評(píng)字[2021]第0000280793號(hào)關(guān)于第39873730號(hào)“耕及圖”商標(biāo)無效宣告請(qǐng)求裁定書。

　　2.北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2022）京73行初1911號(hào)行政判決書。

　　3.北京市高級(jí)人民法院（2023）京行終10009號(hào)行政判決書。

　　4.【德】M?雷炳德著，張恩民譯，《著作權(quán)法》，法律出版社2005年1月第1版，第122頁。

　　5.最高人民法院（2022）最高法知民終1605號(hào)民事判決書。

　　6.崔國斌，《著作權(quán)法原理與案例》，北京大學(xué)出版社，2014年9月第1版，第668頁。

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