作者：何瓊 浙江省高級人民法院知識產權審判庭 副庭長

　　1月10日，由中國法學會審判理論研究會知識產權審判理論專業(yè)委員會、中國法學會知識產權法學研究會知識產權司法專業(yè)委員會、中國法學會案例法學研究會知識產權案例專業(yè)委員會共同主辦，重慶市高級人民法院承辦，重慶市第一中級人民法院協(xié)辦的中國法學會審判理論研究會知識產權審判理論專業(yè)委員會2022年年會暨“加強商標司法保護服務品牌強國建設”研討會在重慶召開。本次會議采取“線下＋線上”相結合方式進行，邀請來自全國各地高等院校、法院系統(tǒng)、檢察系統(tǒng)、行政機關、行業(yè)協(xié)會等40余位知識產權專家和學者、法官、檢察官發(fā)言或與談，并通過微博、抖音等平臺向公眾直播，吸引近37萬網(wǎng)友在線觀看?！鞠嚓P鏈接：視頻回放┃知識產權審判理論專業(yè)委員會年會暨“加強商標司法保護 服務品牌強國建設”研討會】

　　會上，浙江省高級人民法院知識產權審判庭何瓊副庭長就“誠實信用原則在涉外定牌加工案件中的適用”主題發(fā)表演講，知產財經對其內容進行了整理，以饗讀者。以下是其演講實錄。

　　一、最高院：從“亞環(huán)案”到“本田案”

　　最高院的司法裁判規(guī)則從原先2015年的“亞環(huán)案”到2019年的“本田案”發(fā)生了一些調整?！皝啳h(huán)案”一、二審在浙江，最高院再審改判認為涉外定牌加工方使用被訴標識的行為屬于非商標性使用，不構成侵權。當時我們確實也比較疑惑，如果商品全部出口不在境內流通就是非商標性使用，那么在非涉外定牌加工案件中也會有商品全部出口的情況，那不也屬于非商標性使用了？還有在商標行政撤三案件中的涉外定牌使用行為，是不是也不構成商標性使用了？所以總體感覺，如果以非商標性使用為由認定涉外定牌加工不侵權，在整個商標法體系中很難達到邏輯自洽。此外，更重要的是，涉外定牌加工案件的類型和場景很多，從注冊和使用先后進行簡單區(qū)分，可以分為國內權利人涉嫌搶注的情況，國外權利人涉嫌搶注情況，還有不存在搶注的偶發(fā)的標識相同相似情況。（當然“搶注”不是一個法定概念，這里只是為了表述的方便）如果以非商標性使用為由認定涉外定牌加工不侵權，容易導致法律適用上的僵化，變成“一刀切”都不構成侵權的后果。也正是為了解決這個問題，之前有從商標侵權的混淆誤認要件和加工方合理注意義務的角度認定是否構成侵權，以區(qū)分個案的不同情況。

　　最高院在“本田案”里對非商標性使用的態(tài)度發(fā)生了變化，尤其認為不能因系涉外定牌加工就認定不屬于商標性使用，不能把某種貿易方式簡單地固化為不侵權的例外。這也為我們后續(xù)針對個案具體情況進行認定處理留下了空間。此外，最高院在“本田案”中還明確論述了混淆可能性的問題，認為商品運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的經營者存在接觸的可能性，被訴侵權商品存在回流國內市場的可能性，中國消費者出國旅游和消費對也存在接觸商品的可能性，因此，被訴侵權行為亦具有造成相關公眾混淆和誤認的可能性。

　　二、浙江法院：從“容大案”到“勞士頓案”

　　浙江外貿經濟發(fā)達，浙江法院在長期審理涉外定牌加工案件過程中也形成了一些自己的思考和經驗?！叭荽蟀浮卑l(fā)生在“亞環(huán)案”被改判不侵權之后，但我們審理中經過慎重考慮仍然認定構成侵權，主要原因是“榮大案”存在國外權利人搶注的情況，與“亞環(huán)案”情況并不相同。在該案中，國外商標權人是墨西哥DAVASA公司，該公司在注冊其國外商標之前就與國內商標權人有過交易往來，加工方使用的被訴標識與DAVASA公司在墨西哥注冊的權利商標有細微區(qū)別，但與原告在國內在先注冊并使用的商標形態(tài)一模一樣。審理這個案子，是在司法主流意見認為涉外定牌加工不構成侵權的大環(huán)境下，但我們最終仍以屬于商標性使用，且商品銷往同一個國外市場，客觀上會導致國內商標權人利益受到“實質損害”為由認定侵權。

　　這里的“實質損害”也是一個非常有爭議的問題。首先涉及混淆要件如何理解，尤其是商標侵權里的混淆是否必須發(fā)生在境內或者說必須導致境內公眾混淆？有觀點認為混淆要件的地域范圍應與商標權地域性保持一致，但我個人認為，這與商標權的地域性是兩個問題，兩者并不等同。

　　第二，涉及到國內法的域外適用問題。有觀點認為，判斷境內某行為是否會在境外導致消費者混淆誤認，會涉及到國內法的域外適用，我個人并不這樣認為。我注意到美國有一個案子，與我們處理的涉外定牌加工案件情形基本一致，在這個案子里，美國的被告受沙特商標權人委托加工大米并全部出口到沙特，被告辯稱美國商標法不能在這種情況下適用于本案的情況，但美國法院認為，“被告在沙特的銷售行為對于美國商業(yè)的影響并非是微不足道的，因為被告每一個行為，從大米加工包裝到運輸配送都屬于商業(yè)行為，被告銷售行為必然影響到原告，這些行為會受到美國國會頒布法律的規(guī)制。僅僅因為非法行為最終完成在國外國土上，并不足以支持被告的主張?！?br>
　　“本田案”之后，涉外定牌加工貿易方式不再成為免責情形，因此在相同類似商品上使用相同近似商標的行為原則上構成侵權，但也存在不侵權的例外。比如2021年初浙江高院審理的“勞士頓案”，涉及國內商標權人不正當搶注的情況，法院從違反誠信原則和權利濫用的角度在個案中對原告的商標權不予保護。在該案中，國內商標權人時代威科公司的法定代表人，其獨資的百聯(lián)公司曾在2010年左右就與德國stahlwerk公司之間有過業(yè)務往來，為“STAHLWERK”牌電焊機設計外觀、加工產品。時代威科公司明知道國外交易對象的字號、商標，在國內注冊相同商標并對經stahlwerk公司授權的被告勞士頓公司在中國境內的貼牌加工行為提起侵權之訴，我們認為這種行為具有不正當性，因此沒有支持原告的訴訟請求。

　　三、誠實信用原則的具體適用

　　在目前的大背景下，我們認為可以通過探索誠實信用原則在個案中的具體適用，對貼牌加工案件中原被告雙方的利益關系進行相對靈活的處理和調整，以達到更好的利益平衡。就像《涉外定牌加工商標侵權的法律適用》一文中講到的：“‘本田案’的裁判僅認為不能將涉外貼牌加工作為商標侵權的例外情形，至于是否構成侵權，要遵循個案原則，具體案件具體判斷?！贝祟惏讣徖淼暮诵膯栴}之一就是妥善平衡國內商標權人與國內貼牌加工企業(yè)的利益，“一刀切”地保護定牌加工方，會導致誠信經營的國內商標權人的利益無法得到有效保護；“一刀切”地保護國內商標權人，也將導致?lián)屪⑿袨槭⑿?，影響正常的定牌加工貿易的開展。顯然這兩種后果都不能實現(xiàn)我們平衡利益的目標。

　　在《商標法》中可以找到一些與誠實信用相關的具體適用條款。比如《商標法》第15條第1、2款和第32條。這幾個條款的適用條件有所不同，在代理人、代表人搶注情況下，不需要被搶注商標在境內在先使用和具有一定知名度；在非代理人、代表人，但有特定合同業(yè)務往來或者其他關系明知他人商標存在的情況下，需要被搶注商標在境內進行了在先使用；在第32條沒有特定關系的情況下，被搶注商標需要在先使用并且有一定影響。

　　我剛才提到的“勞士頓案”，在審理時也參照了第15條第2款的條件，并最終落腳于違反誠信和權利濫用，在個案中對原告商標權不予保護。當然，由于誠實信用條款具有開放性，在個案中可以繼續(xù)審慎探索考量因素并進行類型化總結，提供更為可預期的行為規(guī)則。

（本文僅代表作者個人觀點，不代表知產財經立場）