作者：芮松艷 北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院法官

　　《專利法》第二十二條第三款對(duì)于創(chuàng)造性作了原則性規(guī)定，《專利審查指南》則對(duì)該規(guī)定作了進(jìn)一步細(xì)化，其中將判斷方法具體到三個(gè)步驟，即通常所稱的“三步法”。三步法中的第一步為確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，最接近現(xiàn)有技術(shù)是無(wú)效請(qǐng)求人或?qū)彶閱T在眾多現(xiàn)有技術(shù)中選中的一個(gè)具體的技術(shù)方案。實(shí)踐中，如何正確理解最接近現(xiàn)有技術(shù)，對(duì)于創(chuàng)造性判斷具有實(shí)質(zhì)影響。

　　一、最接近的現(xiàn)有技術(shù)在創(chuàng)造性判斷中的作用

　　《專利審查指南》第二部分第四章2.4中，“最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護(hù)的發(fā)明最密切相關(guān)的一個(gè)技術(shù)方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的基礎(chǔ)。最接近的現(xiàn)有技術(shù)，例如可以是，與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果或者用途最接近和／或公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。應(yīng)當(dāng)注意的是，在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，應(yīng)首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)”。

　　因?yàn)閯?chuàng)造性的判斷與客觀真實(shí)的研發(fā)過(guò)程相對(duì)應(yīng)，而至少目前而言，所有客觀的研發(fā)過(guò)程均非憑空產(chǎn)生，而是站在前人肩膀上進(jìn)行的研發(fā)，因此，每個(gè)研發(fā)過(guò)程均必然存在“研發(fā)起點(diǎn)”，這一研發(fā)起點(diǎn)在創(chuàng)造性判斷中即對(duì)應(yīng)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)。換言之，最接近現(xiàn)有技術(shù)僅具有研發(fā)起點(diǎn)的地位。

　　既然最接近的現(xiàn)有技術(shù)是發(fā)明創(chuàng)造的起點(diǎn)，而在真實(shí)的研發(fā)過(guò)程中，起點(diǎn)的作用在于使本領(lǐng)域技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)該現(xiàn)有技術(shù)存在的技術(shù)缺陷，從而產(chǎn)生解決該缺陷的研發(fā)動(dòng)機(jī)。因此，在創(chuàng)造性的判斷中，最接近現(xiàn)有技術(shù)的作用亦在于判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員基于該現(xiàn)有技術(shù)“是否會(huì)產(chǎn)生研發(fā)動(dòng)機(jī)”。

　　《專利審查指南》第二部分第四章3.2.1有關(guān)顯而易見性判斷部分亦指出，顯而易見性判斷的是本領(lǐng)域技術(shù)人員是否“有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明”。這也就意味著，如果最接近的現(xiàn)有技術(shù)不會(huì)使本領(lǐng)域技術(shù)人員產(chǎn)生研發(fā)動(dòng)機(jī)，則本領(lǐng)域技術(shù)人員從該起點(diǎn)出發(fā)必然不會(huì)得到訴爭(zhēng)技術(shù)方案。此種情況下，相對(duì)于該現(xiàn)有技術(shù)，訴爭(zhēng)技術(shù)方案具備創(chuàng)造性。反之，則不具備創(chuàng)造性。

　　以兒童用四輪自行車為例說(shuō)明真實(shí)的研發(fā)過(guò)程與創(chuàng)造性判斷過(guò)程的對(duì)應(yīng)關(guān)系。在真實(shí)的研發(fā)過(guò)程中，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于兩輪自行車而研發(fā)產(chǎn)生了兒童用四輪自行車，其中兩輪自行車是研發(fā)的起點(diǎn)，兒童用四輪自行車是研發(fā)的終點(diǎn)。其與具體案件的對(duì)應(yīng)關(guān)系為，兩輪自行車對(duì)應(yīng)于創(chuàng)造性判斷中的最接近現(xiàn)有技術(shù)，兒童用四輪自行車則對(duì)應(yīng)于訴爭(zhēng)技術(shù)方案。如果本領(lǐng)域技術(shù)人員基于兩輪自行車可以產(chǎn)生研發(fā)動(dòng)機(jī)，并在此基礎(chǔ)上獲得兒童用四輪自行車，則該技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性。反之，則具備創(chuàng)造性。

　　二、最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選取

　?。ㄒ唬┛善茐膭?chuàng)造性的最接近的現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)與訴爭(zhēng)技術(shù)方案屬于同一應(yīng)用領(lǐng)域

　　無(wú)論是對(duì)于實(shí)審程序中的審查員，還是無(wú)效程序中的無(wú)效請(qǐng)求人，在使用創(chuàng)造性條款時(shí)，均首先需要選取最接近的現(xiàn)有技術(shù)。雖然在創(chuàng)造性判斷中最接近現(xiàn)有技術(shù)僅具有起點(diǎn)的地位，但因其作用在于產(chǎn)生研發(fā)動(dòng)機(jī)，而不同現(xiàn)有技術(shù)對(duì)于研發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的影響并不相同，故選取不同的現(xiàn)有技術(shù)對(duì)于創(chuàng)造性判斷結(jié)論有可能產(chǎn)生影響。

　　因所有專利法意義上的發(fā)明均是以實(shí)際應(yīng)用為目的，而依據(jù)客觀的研發(fā)規(guī)律，技術(shù)人員通常不會(huì)因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了其他應(yīng)用領(lǐng)域現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷，而產(chǎn)生改進(jìn)其所屬應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)方案的動(dòng)機(jī)。例如，技術(shù)人員不會(huì)因發(fā)現(xiàn)“冰箱”存在的技術(shù)缺陷，而產(chǎn)生改進(jìn)“電視機(jī)”的動(dòng)機(jī)。因此，理想的最接近現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)與訴爭(zhēng)技術(shù)方案屬于同一應(yīng)用領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)。或者說(shuō)，只有同一應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)方案才有可能破壞訴爭(zhēng)技術(shù)方案的創(chuàng)造性。這也就意味著，當(dāng)選擇了不同應(yīng)用領(lǐng)域的最接近現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，將會(huì)因?yàn)闊o(wú)法使本領(lǐng)域技術(shù)人員產(chǎn)生研發(fā)動(dòng)機(jī)，從而無(wú)法獲得訴爭(zhēng)技術(shù)方案。

　　對(duì)于最接近現(xiàn)有技術(shù)的選取，《專利審查指南》并未強(qiáng)調(diào)應(yīng)用領(lǐng)域，而是從密切程度角度進(jìn)行了規(guī)定，亦即，最接近的現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)是與要求保護(hù)的發(fā)明“最密切相關(guān)”的一個(gè)技術(shù)方案。因《專利審查指南》中亦將最接近現(xiàn)有技術(shù)的作用對(duì)應(yīng)于研發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)生，因此，對(duì)于最密切相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)理解為最密切相關(guān)從而足以導(dǎo)致產(chǎn)生研發(fā)動(dòng)機(jī)的現(xiàn)有技術(shù)。

　　此外，《專利審查指南》中亦對(duì)何為密切相關(guān)規(guī)定了一些具體考慮因素，包括技術(shù)領(lǐng)域是否相同、公開技術(shù)特征的多少，等等。但需要注意的是，上述因素僅是用于確定研發(fā)動(dòng)機(jī)的考慮因素而已，與研發(fā)動(dòng)機(jī)的有無(wú)并無(wú)必然對(duì)應(yīng)關(guān)系。比如，雖然前述規(guī)定中提及了公開技術(shù)特征的多少，但對(duì)于與訴爭(zhēng)技術(shù)方案并非相同應(yīng)用領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)而言，即便其公開了較多的技術(shù)特征，同樣不會(huì)使本領(lǐng)域技術(shù)人員產(chǎn)生研發(fā)動(dòng)機(jī)。這也就意味著，無(wú)論是實(shí)質(zhì)審查階段的審查員，還是無(wú)效程序中的無(wú)效請(qǐng)求人，在選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)時(shí)均不能僅僅機(jī)械地考慮上述規(guī)定中涉及的考慮因素，而更要從研發(fā)動(dòng)機(jī)角度出發(fā)去選擇合適的最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

　　《專利審查指南》中之所以在上述考慮因素與研發(fā)動(dòng)機(jī)之間并無(wú)必然聯(lián)系的情況下，仍將其作為最接近現(xiàn)有技術(shù)選取的考慮因素，原因在于專利授權(quán)確權(quán)行為作為一種具體行政行為，需要兼顧效率與公平。雖然創(chuàng)造性制度的目的在于盡可能確保只有對(duì)現(xiàn)有技術(shù)“整體”具有技術(shù)貢獻(xiàn)的發(fā)明創(chuàng)造方可獲得授權(quán)，但因選擇不同的研發(fā)起點(diǎn)，會(huì)直接影響到對(duì)技術(shù)貢獻(xiàn)的判斷，而現(xiàn)有技術(shù)包括海量的技術(shù)方案，每個(gè)案件均在海量的技術(shù)方案中尋找顯然并不可行。因此，為保證專利授權(quán)的質(zhì)量及效率，有必要給出相對(duì)確定且可操作的選擇指引，使得審查員及無(wú)效請(qǐng)求人可將檢索的范圍限于合理的限度內(nèi)。盡管《專利審查指南》中規(guī)定的各要素與研發(fā)動(dòng)機(jī)并非必然對(duì)應(yīng)，但通常情況下，選取的現(xiàn)有技術(shù)與訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造之間的關(guān)系越為密切，技術(shù)人員從該現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)將越容易獲得該發(fā)明創(chuàng)造，相應(yīng)地，其被認(rèn)定不具備創(chuàng)造性的可能性越大，越有可能有效實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造性的制度價(jià)值。

　　實(shí)踐中存在一種情形，一些案件中的最接近現(xiàn)有技術(shù)與訴爭(zhēng)技術(shù)方案并非同一應(yīng)用領(lǐng)域，但最終仍合理地得出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。這一結(jié)論看似與本部分所指出的選擇不同應(yīng)用領(lǐng)域的最接近現(xiàn)有技術(shù)會(huì)導(dǎo)致訴爭(zhēng)技術(shù)方案具備創(chuàng)造性這一觀點(diǎn)有所矛盾，但實(shí)則不然。此類案件中被用作最接近現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案僅是形式上的最接近現(xiàn)有技術(shù)，實(shí)質(zhì)則是被結(jié)合的現(xiàn)有技術(shù)。也就是說(shuō)，該現(xiàn)有技術(shù)并未被用作研發(fā)起點(diǎn)，也未被用來(lái)確定實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，而是用于判斷是否給出了解決技術(shù)問(wèn)題的啟示。此類案件中，研發(fā)起點(diǎn)及實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題通常是基于訴爭(zhēng)技術(shù)方案所屬應(yīng)用領(lǐng)域的“常規(guī)需求”而產(chǎn)生。因?yàn)閷?duì)于被結(jié)合的現(xiàn)有技術(shù)并無(wú)應(yīng)用領(lǐng)域的要求，因此，此種情況下，不會(huì)因該現(xiàn)有技術(shù)與訴爭(zhēng)技術(shù)方案并非相同應(yīng)用領(lǐng)域，而認(rèn)定訴爭(zhēng)技術(shù)方案具備創(chuàng)造性。

　　案例一：一種粉碎機(jī)【1】

　　該案涉及的是名稱為“粉碎機(jī)以及具備該粉碎機(jī)的吸收體制造裝置”、專利號(hào)為201320614824.9的專利。其中證據(jù)1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。訴爭(zhēng)技術(shù)方案與證據(jù)1雖然均是粉碎機(jī)，但二者的加工對(duì)象不同。訴爭(zhēng)技術(shù)方案加工對(duì)象是紙漿片材，而證據(jù)1的粉碎對(duì)象是作為制成品的普通紙張，二者的關(guān)系類似于原材料與制成品之間的關(guān)系。盡管如此，但對(duì)于普通紙張與紙漿片材的粉碎需求畢竟不同，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員通常不會(huì)基于原材料領(lǐng)域的技術(shù)問(wèn)題而產(chǎn)生一個(gè)與制成品相關(guān)的技術(shù)方案。比如，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)面粉制備方法的技術(shù)缺陷而研發(fā)出一種制備面包的方法。

　　該案中，被訴決定認(rèn)定訴爭(zhēng)技術(shù)方案相對(duì)于證據(jù)1不具備創(chuàng)造性，理由為“在證據(jù)1公開內(nèi)容的基礎(chǔ)上，當(dāng)使用粉碎紙漿片材的粉碎機(jī)遇到同樣的外刀需要進(jìn)行維護(hù)但維護(hù)、拆卸作用性欠佳而需要增大打開空間的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員有充足的理由和動(dòng)機(jī)將證據(jù)1所述的粉碎機(jī)應(yīng)用于紙漿片材的粉碎以生成紙漿纖維，從而解決上述技術(shù)問(wèn)題，而且該應(yīng)用也未給本專利帶來(lái)預(yù)料不到的技術(shù)效果”。

　　由上述表述可以看出，被訴決定中考慮的技術(shù)問(wèn)題是使用“粉碎紙漿片材的粉碎機(jī)”（即訴爭(zhēng)技術(shù)方案所涉產(chǎn)品）遇到的問(wèn)題，而非證據(jù)1存在的技術(shù)問(wèn)題。也就是說(shuō)，雖然證據(jù)1被作為最接近現(xiàn)有技術(shù)使用，但是上述判斷過(guò)程并非是將證據(jù)1作為研發(fā)起點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)證據(jù)1的問(wèn)題并對(duì)其進(jìn)行研發(fā)，而是將訴爭(zhēng)技術(shù)方案所針對(duì)的粉碎機(jī)常規(guī)存在的技術(shù)問(wèn)題作為研發(fā)的起點(diǎn)（外刀需要進(jìn)行維護(hù)但維護(hù)、拆卸作用性欠佳而需要增大打開空間）。證據(jù)1的作用只是給出了解決該問(wèn)題的啟示而已，因此，其實(shí)際作用是被結(jié)合的現(xiàn)有技術(shù)，而非真正意義上的最接近現(xiàn)有技術(shù)。

　　案例二：豆腐乳的生產(chǎn)工藝【2】

　　該案涉及的是名稱為“豆腐乳的生產(chǎn)工藝”、專利號(hào)為02139085.1的發(fā)明專利，其訴爭(zhēng)技術(shù)方案要求保護(hù)的是一種豆腐乳的生產(chǎn)工藝，其步驟包括制作成品豆腐胚、黃豆成曲、糙米成曲、制作湯汁、制作豆腐乳產(chǎn)品等。證據(jù)1則是一種利用黃豆豆?jié){制造類似天然乳酪的發(fā)酵食品的制造方法。

　　該案中，專利權(quán)人的起訴理由之一即為訴爭(zhēng)技術(shù)方案與證據(jù)1的最終產(chǎn)品并不相同，因此，該現(xiàn)有技術(shù)不適用于用作最接近現(xiàn)有技術(shù)。依據(jù)前文中的分析可以看出，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，本領(lǐng)域技術(shù)人員通常不會(huì)基于發(fā)現(xiàn)黃豆乳酪產(chǎn)品在制作工藝上的問(wèn)題，而改進(jìn)豆腐乳的制備工藝。但與前案相同，證據(jù)1雖然被用作最接近的現(xiàn)有技術(shù)，但研發(fā)動(dòng)機(jī)并非來(lái)源于證據(jù)1，而是來(lái)源于本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)于豆腐乳產(chǎn)品制備工藝的常規(guī)需求，只不過(guò)其在該案中并未作為現(xiàn)有技術(shù)的方式體現(xiàn)出來(lái)，而證據(jù)1在該案中的作用實(shí)際上相當(dāng)于被結(jié)合的現(xiàn)有技術(shù)，其作用在于將其所公開的豆?jié){發(fā)酵得到凝乳，將凝乳經(jīng)過(guò)壓榨、模壓成型形成固態(tài)等步驟結(jié)合到常規(guī)的豆腐乳的制作工藝中而已。

　?。ǘ┳罱咏F(xiàn)有技術(shù)應(yīng)是確定的，且并非拼湊的技術(shù)方案

　　因最接近現(xiàn)有技術(shù)在創(chuàng)造性判斷中具有研發(fā)起點(diǎn)的地位，且被用于判斷研發(fā)動(dòng)機(jī)，而只有針對(duì)確定的技術(shù)方案才可能分析出其技術(shù)缺陷，并產(chǎn)生研發(fā)動(dòng)機(jī)，故最接近現(xiàn)有技術(shù)必須是確定的技術(shù)方案，且不能是基于多個(gè)不同技術(shù)方案拼湊而成。

　　例如，如果某一對(duì)比文件中既公開了一種成人用兩輪自行車，亦公開一種兒童用四輪自行車，上述兩個(gè)技術(shù)方案均可以單獨(dú)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)使用。但如果將上述兩個(gè)技術(shù)方案中的相關(guān)技術(shù)特征拼湊組合形成一個(gè)成人用四輪自行車，則該技術(shù)方案不得作為最接近現(xiàn)有技術(shù)使用。

　　這一要求可使用地理位置的起點(diǎn)及終點(diǎn)進(jìn)行類比理解，當(dāng)以A點(diǎn)為終點(diǎn)時(shí)，人們?nèi)缬竭_(dá)這一終點(diǎn)，既可以從B點(diǎn)出發(fā)，亦可以從C點(diǎn)出發(fā)，但無(wú)法同時(shí)既從B點(diǎn)出發(fā)，亦從C點(diǎn)出發(fā)。

　　案例：粒子分析儀的光學(xué)系統(tǒng)【3】

　　該案涉及的是申請(qǐng)?zhí)枮?01310213994.0，名稱為“粒子分析儀的光學(xué)系統(tǒng)”的發(fā)明專利申請(qǐng)，其權(quán)利要求1為：

　　“1.粒子分析儀的光學(xué)系統(tǒng)，包括：前光組件，用于提供照射被檢測(cè)粒子的光束；流動(dòng)室，用于提供被檢測(cè)粒子被光束照射的場(chǎng)所；散射光收集組件，用于接收被檢測(cè)粒子被光束激發(fā)后的散射光，其特征在于所述散射光收集組件包括：低角度光闌，……；低角度光電感應(yīng)裝置，……；中角度光闌，……；中角度光電感應(yīng)裝置，……；大角度光闌，……；大角度光電感應(yīng)裝置，其設(shè)置在第三角度范圍的散射光經(jīng)大角度光闌后出射的光路上，用于感應(yīng)第三角度范圍的散射光并輸出電信號(hào)；……”。

　　該案中，被訴決定使用的最接近現(xiàn)有技術(shù)是將對(duì)比文件中不同部分的技術(shù)信息拼湊而成。該案中的最接近現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)為對(duì)比文件2圖6C中所公開的技術(shù)方案，但被訴決定在將訴爭(zhēng)申請(qǐng)與最接近現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對(duì)比時(shí)，除考慮了圖6C的技術(shù)內(nèi)容外，亦結(jié)合考慮了圖2，并在考慮圖2的基礎(chǔ)上認(rèn)為訴爭(zhēng)申請(qǐng)中的“大角度光電感應(yīng)裝置”已被公開。但因圖2與圖6C并非同一技術(shù)方案，因此，圖2中公開的信息在確定區(qū)別特征時(shí)不應(yīng)考慮，相應(yīng)地，圖2中公開的大角度光電感應(yīng)裝置應(yīng)屬于訴爭(zhēng)申請(qǐng)權(quán)利要求1相對(duì)于圖6C的區(qū)別特征。

　　（三）最接近現(xiàn)有技術(shù)的選取不存在對(duì)錯(cuò)

　　雖然如前文所分析，只有來(lái)源于同一應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)方案更適于用作最接近的現(xiàn)有技術(shù)，但這僅表示符合這一要求的最接近現(xiàn)有技術(shù)具有破壞訴爭(zhēng)技術(shù)方案創(chuàng)造性的可能性，更有利于實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造性條款的制度價(jià)值，從而避免因最接近現(xiàn)有技術(shù)的選取不當(dāng)而導(dǎo)致原本不應(yīng)授權(quán)的技術(shù)方案被授予專利權(quán)。但這并不意味著只有符合這一要求的現(xiàn)有技術(shù)才可以作為最接近現(xiàn)有技術(shù)使用。最接近現(xiàn)有技術(shù)在創(chuàng)造性判斷中僅具有研發(fā)起點(diǎn)的地位，而起點(diǎn)的不同僅是不同而已，與對(duì)錯(cuò)無(wú)關(guān)，因此，最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇不存在對(duì)錯(cuò)問(wèn)題，只存在是否適合的問(wèn)題。選擇適合的最接近現(xiàn)有技術(shù)更有利于得出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

　　仍以地理位置上的起點(diǎn)、終點(diǎn)進(jìn)行類比說(shuō)明。在將終點(diǎn)確定為A點(diǎn)時(shí)（相當(dāng)于訴爭(zhēng)技術(shù)方案），人們可以選擇不同的起點(diǎn)（相當(dāng)于最接近現(xiàn)有技術(shù)），其中一些人選擇了B點(diǎn)作為起點(diǎn)，另一些人則選擇了C點(diǎn)。如果B點(diǎn)與A點(diǎn)之間有道路相通，而C點(diǎn)與A點(diǎn)之間無(wú)道路相通，則從B點(diǎn)出發(fā)的人可以到達(dá)A點(diǎn)，但從C點(diǎn)出發(fā)的人無(wú)法到達(dá)A點(diǎn)。此種情況下，起點(diǎn)的選擇決定了是否可以到達(dá)終點(diǎn)這一結(jié)果。此外，還存在另一種可能，B點(diǎn)與A點(diǎn)之間，以及C點(diǎn)與A點(diǎn)之間均有道路連接，因此，無(wú)論是從B點(diǎn)，還是從C點(diǎn)出發(fā)，均可以抵達(dá)A點(diǎn)，但在起點(diǎn)不同的情況下，兩點(diǎn)之間的路徑并不相同。

　　將上述道理置換到創(chuàng)造性的判斷中則意味著，相對(duì)于訴爭(zhēng)技術(shù)方案這一終點(diǎn)，選擇不同的最接近現(xiàn)有技術(shù)作為起點(diǎn)，在一些情況下影響的是能否到達(dá)終點(diǎn)以獲得訴爭(zhēng)技術(shù)方案，另一些情況下則影響的是從起點(diǎn)到終站之間具體路徑的選擇。但無(wú)論屬于上述哪種情形，最接近現(xiàn)有技術(shù)本身的選擇均不存在對(duì)錯(cuò)。

　　以兒童用四輪自行車這一技術(shù)方案為例。如果選擇汽車作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，因基于汽車并不會(huì)產(chǎn)生以自行車為研發(fā)方向的研發(fā)動(dòng)機(jī)，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)獲得兒童用四輪自行車這一技術(shù)方案。但如果選擇兩輪自行車作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于這一起點(diǎn)，無(wú)需付出創(chuàng)造性勞動(dòng)即可獲得兒童用四輪自行車這一技術(shù)方案，因此，該技術(shù)方案會(huì)被認(rèn)定不具備創(chuàng)造性。盡管判斷結(jié)果存在上述不同，但無(wú)論是汽車，還是兩輪自行車均可以作為判斷起點(diǎn)，而不能因汽車與兒童用自行車不屬于同一應(yīng)用領(lǐng)域或技術(shù)領(lǐng)域，從而認(rèn)為該最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇錯(cuò)誤。

　　實(shí)踐中，與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選擇相關(guān)的一個(gè)常見起訴理由為，最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇不符合《專利審查指南》的規(guī)定，故該最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇有誤，被訴決定應(yīng)予撤銷。針對(duì)這一起訴理由，即便不考慮前文中所分析的最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選擇并不存在對(duì)錯(cuò)這一問(wèn)題，該理由同樣不能成立。被訴決定是否應(yīng)被撤銷，取決于被訴決定中針對(duì)具體授權(quán)條款的評(píng)述結(jié)論是否有誤。最接近的現(xiàn)有技術(shù)僅是創(chuàng)造性判斷中的步驟之一，而并非授權(quán)條件，其雖然可能會(huì)影響創(chuàng)造性判斷的結(jié)論，但最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇不合理并不意味著創(chuàng)造性的判斷結(jié)論必然有誤。因此，即便確定存在選擇錯(cuò)誤的情形，仍需要對(duì)創(chuàng)造性結(jié)論是否有誤進(jìn)行判斷，而不能直接撤銷被訴決定。

　　案例：防泡顆粒【4】

　　該案涉及名稱為“防泡顆?！薄⑸暾?qǐng)?zhí)枮?01010182156.8的發(fā)明專利申請(qǐng)。該技術(shù)方案主要作用在于消除洗滌劑的泡沫，專利申請(qǐng)人的起訴理由之一為最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇錯(cuò)誤。該案涉及兩個(gè)對(duì)比文件，其中對(duì)比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，其發(fā)明名稱為“洗滌劑和織物軟化劑配方”，對(duì)比文件2的的發(fā)明名稱為“除泡組合物”，專利申請(qǐng)人認(rèn)為對(duì)比文件1無(wú)論是發(fā)明名稱，還是說(shuō)明書全篇均重點(diǎn)涉及了織物軟化劑或者包含軟化劑物質(zhì)的洗滌組合物，其并不涉及除泡組合物的技術(shù)領(lǐng)域。而對(duì)比文件2的發(fā)明名稱為“除泡組合物”，與訴爭(zhēng)申請(qǐng)屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，且由于均采用了硅酮防泡組合物（B）作為主要活性成份因而在技術(shù)上密切相關(guān)，因此，對(duì)比文件2應(yīng)為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。被訴決定將對(duì)比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，該做法有誤。

　　針對(duì)這一起訴理由，法院認(rèn)為，最接近現(xiàn)有技術(shù)僅是發(fā)明創(chuàng)造產(chǎn)生的起點(diǎn)。因此，即便具體案件中所確定的最接近現(xiàn)有技術(shù)與訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造并不“最密切相關(guān)”，甚至并不“相關(guān)”，法院亦不會(huì)僅僅因此而撤銷被訴決定。此外，法院還指出，“原告之所以主張被訴決定中有關(guān)最接近現(xiàn)有技術(shù)的認(rèn)定有誤，其實(shí)質(zhì)目的在于通過(guò)更換最接近現(xiàn)有技術(shù)，證明本申請(qǐng)具備創(chuàng)造性，從而獲得授權(quán)。但實(shí)際上，創(chuàng)造性制度的目的在于確保訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的‘整體’，而非某個(gè)或某幾個(gè)特定的現(xiàn)有技術(shù)具有創(chuàng)造性。由此，即便如原告所稱，本申請(qǐng)相對(duì)于對(duì)比文件2與1的結(jié)合確實(shí)具備創(chuàng)造性，但只要被訴決定中所認(rèn)定的本申請(qǐng)相對(duì)于對(duì)比文件1與2的結(jié)合不具備創(chuàng)造性這一結(jié)論正確，則本申請(qǐng)仍不應(yīng)被授權(quán)?；诖?，本案中，本院并不關(guān)注對(duì)比文件1與2哪一個(gè)與本申請(qǐng)‘最密切相關(guān)’，本院僅關(guān)注在以對(duì)比文件1為最接近現(xiàn)有技術(shù)的情況下，被訴決定中有關(guān)創(chuàng)造性的認(rèn)定結(jié)論是否正確”。

　?。ㄋ模┘夹g(shù)方案不可實(shí)施不影響其作為最接近現(xiàn)有技術(shù)使用

　　實(shí)踐中存在一種情形，被用作最接近的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案客觀上無(wú)法實(shí)施，或者其記載的技術(shù)效果無(wú)法實(shí)現(xiàn)。此種情況下，當(dāng)事人會(huì)以此為由主張?jiān)摷夹g(shù)方案無(wú)法作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)使用。

　　例如，訴爭(zhēng)技術(shù)方案為一種用于連接地球與衛(wèi)星軌道的天梯，最接近的現(xiàn)有技術(shù)同樣為一種用以連接地球與衛(wèi)星軌道的天梯，因該現(xiàn)有技術(shù)采用的是普通金屬材質(zhì)，故可以確定該技術(shù)方案無(wú)法實(shí)現(xiàn)，此種情況下，涉及的問(wèn)題在于該天梯可否作為最接近現(xiàn)有技術(shù)使用。

　　對(duì)于該問(wèn)題的分析同樣需要圍繞研發(fā)起點(diǎn)這一地位展開，最接近現(xiàn)有技術(shù)僅是用于判斷研發(fā)動(dòng)機(jī)的起點(diǎn)而已。而即便該技術(shù)方案無(wú)法實(shí)施或無(wú)法實(shí)現(xiàn)相應(yīng)效果，其同樣可作為研發(fā)的起點(diǎn)，甚至可能恰恰是因?yàn)樵摷夹g(shù)方案無(wú)法實(shí)現(xiàn)，反而更加有利于研發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)生。因此，前述情形的存在并不會(huì)影響將其作為最接近現(xiàn)有技術(shù)使用。只不過(guò)如果該技術(shù)方案不可實(shí)施或者相應(yīng)技術(shù)效果無(wú)法實(shí)現(xiàn)，很可能意味著本領(lǐng)域技術(shù)人員需要付出更多的創(chuàng)造性勞動(dòng)對(duì)其改進(jìn)，從而更可能得出訴爭(zhēng)技術(shù)方案具備創(chuàng)造性的結(jié)論，但這一影響針對(duì)的已是創(chuàng)造性判斷的結(jié)論，而非其作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的地位。

　　同樣以前述天梯的技術(shù)方案為例，盡管該技術(shù)方案客觀上不可實(shí)現(xiàn)，但這反而可能促使本領(lǐng)域技術(shù)人員去分析其無(wú)法實(shí)現(xiàn)的原因，并以此為起點(diǎn)進(jìn)行后續(xù)研發(fā)。只不過(guò)，在天梯技術(shù)方案不可實(shí)現(xiàn)的情況下，很可能得出的結(jié)論是本領(lǐng)域技術(shù)人員需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)才可得到訴爭(zhēng)技術(shù)方案，因此，訴爭(zhēng)技術(shù)方案具備創(chuàng)造性。

　　案例一：藥物制備方法【5】

　　該案涉及的是申請(qǐng)?zhí)枮?01010144554.0、名稱為“含有硅酸的擠出物的制備方法、所述的擠出物、其應(yīng)用和含有所述擠出物的藥物組合物”的發(fā)明專利申請(qǐng)。該案中，專利申請(qǐng)人的起訴理由之一為，對(duì)比文件1的實(shí)驗(yàn)報(bào)告可以證明按照對(duì)比文件1的方法根本無(wú)法獲得含有穩(wěn)定的硅酸的固體擠出物產(chǎn)品。因此，對(duì)比文件1并非制造季胺化合物穩(wěn)定化硅酸固體藥物制劑的技術(shù)方案，不應(yīng)以對(duì)比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)評(píng)價(jià)本申請(qǐng)的創(chuàng)造性。

　　法院對(duì)此起訴理由的回應(yīng)為“用于評(píng)價(jià)創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)是指在申請(qǐng)日以前處于能夠?yàn)楣姭@得的狀態(tài)，并包含有能夠使公眾從中得知實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識(shí)的內(nèi)容，并不強(qiáng)制要求現(xiàn)有技術(shù)達(dá)到能夠?qū)崿F(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)。即便現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案存在缺陷，導(dǎo)致其可能無(wú)法實(shí)施，但如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能從中得知實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識(shí)，……，從而有動(dòng)機(jī)對(duì)該現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)，則該現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)符合作為創(chuàng)造性評(píng)價(jià)對(duì)比文件的基本條件。……本案中，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從對(duì)比文件1公開的技術(shù)方案中獲得實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識(shí)，故不論原告生物礦物公司提交的重復(fù)試驗(yàn)的條件是否與對(duì)比文件1一致，該重復(fù)試驗(yàn)的結(jié)論均不影響對(duì)本申請(qǐng)創(chuàng)造性的判斷”。

　　案例二：一種dsRNA分子【6】

　　該案涉及的是名稱為“通過(guò)抑制酵母氨酸脫氫酶基因控制真菌和卵菌的RNAi”、申請(qǐng)?zhí)枮?01280048884.7的發(fā)明專利申請(qǐng)。該案中，最接近的現(xiàn)有技術(shù)對(duì)比文件2為一篇公開發(fā)表的論文，因其中未記載任何實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，故專利申請(qǐng)人認(rèn)為其僅是一種推測(cè)，并非確定可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方案，不應(yīng)作為最接近現(xiàn)有技術(shù)使用。

　　針對(duì)這一起訴理由，法院認(rèn)為，“對(duì)比文件2雖未記載相應(yīng)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，但未記載實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)并不意味著其僅是一種推測(cè)，從而無(wú)法作為最接近現(xiàn)有技術(shù)使用。最接近現(xiàn)有技術(shù)僅是創(chuàng)造性判斷的起點(diǎn)，無(wú)論其是否記載了確切的技術(shù)效果均不影響其作為起點(diǎn)的作用。當(dāng)然，如果最接近現(xiàn)有技術(shù)未記載相應(yīng)技術(shù)效果，可能的后果是本領(lǐng)域技術(shù)人員因無(wú)法預(yù)知該技術(shù)方案是否可行以及是否有相應(yīng)效果，從而需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)才能獲得涉案發(fā)明創(chuàng)造，但此種情況下，其影響的是后續(xù)的非顯而易見性的判斷，而非最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定”。

　　三、相同對(duì)比文件組合中選擇不同的最接近現(xiàn)有技術(shù)，得出的創(chuàng)造性結(jié)論可能不同。

　　實(shí)踐中存在一種觀點(diǎn)，針對(duì)相同的兩個(gè)或以上現(xiàn)有技術(shù)，采用其中任一作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，得出創(chuàng)造性判斷結(jié)論不會(huì)不同。也就是說(shuō)，假定案件中存在兩個(gè)現(xiàn)有技術(shù)（對(duì)比文件1、2），無(wú)論是采用對(duì)比文件1，還是對(duì)比文件2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，得出的創(chuàng)造性結(jié)論不會(huì)不同。

　　這一結(jié)論顯然并不成立。仍以地理上的起點(diǎn)終點(diǎn)進(jìn)行類比，以A點(diǎn)作為終點(diǎn)，人們有兩種選擇：其一為從C點(diǎn)到B點(diǎn)再到A點(diǎn)，其二為從B點(diǎn)到C點(diǎn)再到A點(diǎn)。上述兩種路線是否均能夠到達(dá)A點(diǎn)取決于上述三點(diǎn)之間是否均有道路相通。假定C點(diǎn)與A點(diǎn)之間不存在道路相通，則第一種方式可以到達(dá)，但第二種方式則無(wú)法到達(dá)。

　　同樣的道理，因最接近的現(xiàn)有技術(shù)是創(chuàng)造性判斷的起點(diǎn)，在選用的起點(diǎn)不同的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員需要解決的技術(shù)問(wèn)題以及相應(yīng)的解決手段或可能獲得的技術(shù)啟示均可能不同?；诖?，其后續(xù)的判斷路徑通常并不相同，相應(yīng)地，是否可以到達(dá)訴爭(zhēng)技術(shù)方案這一終點(diǎn)的結(jié)論亦可能并不相同。

　　例如，訴爭(zhēng)技術(shù)方案是電動(dòng)自行車，兩篇對(duì)比文件分別為自行車與充電遙控玩具車。如果采用自行車作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)發(fā)現(xiàn)其存在人力駕駛費(fèi)力的技術(shù)問(wèn)題，為解決這一問(wèn)題，其有動(dòng)機(jī)并有能力檢索到電動(dòng)遙控車中電池這一技術(shù)手段以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)駕駛功能，從而解決上述技術(shù)問(wèn)題并獲得訴爭(zhēng)技術(shù)方案。因此，在以自行車作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的情況下，電動(dòng)自行車這一技術(shù)方案可能不具備創(chuàng)造性。

　　但如果采用充電遙控玩具車作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，針對(duì)該技術(shù)方案，本領(lǐng)域技術(shù)人員通常會(huì)產(chǎn)生的是對(duì)遙控車的改進(jìn)動(dòng)機(jī)，而不會(huì)產(chǎn)生對(duì)自行車的改進(jìn)動(dòng)機(jī)，相應(yīng)地，其不會(huì)基于這一動(dòng)機(jī)進(jìn)行檢索并發(fā)現(xiàn)自行車這一技術(shù)方案，從而無(wú)法獲得電動(dòng)自行車這一技術(shù)方案。據(jù)此，在采用這一結(jié)合方式的情況下，訴爭(zhēng)技術(shù)方案必然具備創(chuàng)造性。

　　案例一：氫捕獲材料、制備方法及應(yīng)用【7】

　　該案涉及申請(qǐng)?zhí)枮?00980149984.7，名稱為“氫捕獲材料、制備方法及應(yīng)用”的專利，其權(quán)利要求1-4對(duì)于吸氫材料進(jìn)行了限定，權(quán)利要求5為：

　　“5、一種能夠容納放射性材料的封閉外殼，所述放射性材料可以通過(guò)輻射分解或化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生至少一種可燃?xì)怏w，其特征在于，所述外殼進(jìn)一步容納根據(jù)前述權(quán)利要求中任一項(xiàng)所述的至少一種材料”。

　　該案中使用了兩個(gè)對(duì)比文件以評(píng)價(jià)權(quán)利要求5的創(chuàng)造性，其中對(duì)比文件1公開了一種在封閉電池中阻止氫氣聚集的氫氣吸收材料，對(duì)比文件2公開了一種在存儲(chǔ)核廢料的封閉容器內(nèi)減少氫氣聚集的方法。基于以下分析可以看出，采用不同的對(duì)比文件作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，對(duì)應(yīng)的不同判斷路徑，以及不同的判斷結(jié)論。

　　如果以對(duì)比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，因?qū)Ρ任募?為一種用于電池中的吸氫材料，訴爭(zhēng)申請(qǐng)的權(quán)利要求5雖亦包含吸氫材料，但該產(chǎn)品為一種封閉核廢料的容器。在對(duì)比文件1的應(yīng)用領(lǐng)域并非封閉核廢料的容器的情況下，其客觀上不存在訴爭(zhēng)申請(qǐng)中“封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度過(guò)高”這一技術(shù)問(wèn)題，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員在看到對(duì)比文件1的技術(shù)方案時(shí)，便不會(huì)產(chǎn)生“降低封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度”的動(dòng)機(jī)。在不存在這一動(dòng)機(jī)的情況下，其顯然不會(huì)為解決上述問(wèn)題而去檢索現(xiàn)有技術(shù)，從而不會(huì)發(fā)現(xiàn)對(duì)比文件2，亦不會(huì)將其中的相應(yīng)技術(shù)特征與對(duì)比文件1相結(jié)合從而獲得訴爭(zhēng)申請(qǐng)權(quán)利要求5的技術(shù)方案。基于此，在以對(duì)比文件1為最接近現(xiàn)有技術(shù)的情況下，訴爭(zhēng)申請(qǐng)權(quán)利要求5具備創(chuàng)造性。

　　但如果以對(duì)比文件2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，得到的創(chuàng)造性結(jié)論則有所不同。對(duì)比文件2與訴爭(zhēng)申請(qǐng)同屬核廢料領(lǐng)域，對(duì)比文件2公開了一種能夠容納放射性材料的封閉外殼內(nèi)減少氫氣聚集的方法?；趯?duì)比文件2公開的內(nèi)容，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠意識(shí)到“封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度過(guò)高”這一技術(shù)問(wèn)題，并產(chǎn)生解決問(wèn)題的動(dòng)機(jī)?；谶@一動(dòng)機(jī)，本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)尋求相關(guān)技術(shù)手段以解決其所存在問(wèn)題，從而有可能發(fā)現(xiàn)對(duì)比文件1。如果本申請(qǐng)權(quán)利要求5相對(duì)于對(duì)比文件2的區(qū)別特征已被對(duì)比文件1公開或?qū)儆趹T常技術(shù)手段且有結(jié)合啟示，則可以據(jù)此而認(rèn)定本申請(qǐng)權(quán)利要求5不具備創(chuàng)造性。

　　案例二：用于監(jiān)視床的電極布置【8】

　　該案涉及的是申請(qǐng)?zhí)枮?01080019204.X，名稱為“用于監(jiān)視床的電極布置”的發(fā)明專利申請(qǐng)，其權(quán)利要求1為：

　　“1.一種用于指示床是否濕的設(shè)備，所述設(shè)備包括：具有兩個(gè)電極(9，10)的遺尿者墊片(8)，所述電極(9，10)為導(dǎo)電材料的，并且，電極(9，10)相互間隔地布置在遺尿者墊片(8)中或遺尿者墊片(8)處；用于測(cè)量電極(9，10)之間的電阻、電容或阻抗的測(cè)量電路；于基于來(lái)自測(cè)量電路的測(cè)量來(lái)確定遺尿者墊片(8)是否濕的控制單元，其特征在于，各電極(9，10)在兩端具有連接電極(9，10)與測(cè)量電路的電連接點(diǎn)(11，12，13，14)，并且測(cè)量電路被裝備以通過(guò)在各電極(9，10)的兩個(gè)電連接點(diǎn)(11，12；13，14)之間執(zhí)行導(dǎo)電測(cè)試來(lái)執(zhí)行電極(9，10)是否完好的測(cè)試”。

　　該案與前案不同，該案中采用不同對(duì)比文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，得到的創(chuàng)造性結(jié)論并無(wú)不同，但判斷路徑有所不同。訴爭(zhēng)技術(shù)方案是一種用于指示床是否濕的設(shè)備，對(duì)比文件1涉及一種水檢測(cè)器，其應(yīng)用于在大面積范圍內(nèi)檢測(cè)建筑物和構(gòu)筑物內(nèi)水分含量，以保證建筑安全；對(duì)比文件2是一種潮濕檢測(cè)裝置，并限定其應(yīng)用于尿布，主要用于檢測(cè)尿布尿濕與否。

　　在以對(duì)比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的情況下，因?qū)Ρ任募?是使用在建筑物內(nèi)的水檢測(cè)器，基于該技術(shù)方案本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)論如何不會(huì)產(chǎn)生研發(fā)用于檢測(cè)床濕與否的設(shè)備的動(dòng)機(jī)。在并無(wú)上述改進(jìn)動(dòng)機(jī)的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員必然不可能基于上述改進(jìn)動(dòng)機(jī)去尋求技術(shù)手段，因此，其不可能想到或獲知對(duì)比文件2，亦不會(huì)產(chǎn)生將二者相結(jié)合的動(dòng)機(jī)。基于此，在對(duì)比文件1為最接近現(xiàn)有技術(shù)的情況下，訴爭(zhēng)技術(shù)方案必然具備創(chuàng)造性。

　　在以對(duì)比文件2作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的情況下，因該對(duì)比文件2的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橐淮涡阅虿?，但訴爭(zhēng)技術(shù)方案是一種用于指示床是否濕的設(shè)備，在對(duì)比文件2所應(yīng)用的一次性尿布領(lǐng)域客觀上不可能存在檢測(cè)床是否濕這一技術(shù)問(wèn)題，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員亦不會(huì)產(chǎn)生改進(jìn)動(dòng)機(jī)。在不存在這一動(dòng)機(jī)的情況下，其亦不會(huì)為解決上述問(wèn)題而去檢索現(xiàn)有技術(shù)，從而不會(huì)發(fā)現(xiàn)對(duì)比文件1，并進(jìn)而將其中的相應(yīng)技術(shù)特征與對(duì)比文件2相結(jié)合從而獲得訴爭(zhēng)技術(shù)方案。

　　案例三：制藥用途【9】

　　該案涉及的是名稱為“生物膜有機(jī)體的抑制”、申請(qǐng)?zhí)枮?01410419543.7的發(fā)明專利申請(qǐng)，其權(quán)利要求1為：

　　“1.半胱胺在制備用于治療哺乳動(dòng)物的細(xì)菌感染的藥物中的用途”。

　　該案則屬于另一種情形，雖然采用不同對(duì)比文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，得到的創(chuàng)造性結(jié)論并無(wú)不同，但均得出的是不具備創(chuàng)造性這一結(jié)論。

　　被訴決定使用的兩個(gè)技術(shù)方案記載于同一份專利文件中，其中最接近現(xiàn)有技術(shù)為對(duì)比文件1中的如下記載，“一種組合物，包括至少一種選自半胱氨酸及其衍生物的微生物膜滲透劑，其可以阻止至少一個(gè)醫(yī)療裝置表面的微生物生物膜的生長(zhǎng)或增殖”，該醫(yī)療裝置是可以是嵌入或植入人體或動(dòng)物的醫(yī)療裝置。被結(jié)合的現(xiàn)有技術(shù)則為實(shí)施例1。

　　采用對(duì)比文件1前述內(nèi)容作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的情況下，訴爭(zhēng)技術(shù)方案與該技術(shù)方案的區(qū)別特征為“對(duì)比文件1是半胱氨酸及其衍生物在醫(yī)療裝置表面抗生物膜，本申請(qǐng)則是半胱胺用于哺乳動(dòng)物的抗菌”?；诖?，訴爭(zhēng)技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題應(yīng)是提供了半胱胺用作哺乳動(dòng)物抗菌這一新用途。對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，其通常情況下不會(huì)只看上述最接近現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案涉及的技術(shù)信息，而是會(huì)閱讀整個(gè)專利文件。被結(jié)合的現(xiàn)有技術(shù)實(shí)施例1中有如下記載，“生物膜滲透劑N-乙酰半胱氨酸能夠滲透和破壞生物膜并殺死嵌入生物膜中的微生物，例如金黃色葡萄球菌，其抗微生物活性超過(guò)抗生素利福平。N-乙酰半胱胺可單獨(dú)用于抗微生物”。由上述內(nèi)容可以看出N-乙酰半胱氨酸在做生物膜滲透劑的同時(shí)亦具有抗菌作用。在此基礎(chǔ)上，因?qū)Ρ任募?載明的“該生物膜滲透劑可以選自：半胱胺”，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到半胱胺亦具有抗菌作用，或至少有動(dòng)機(jī)進(jìn)行相應(yīng)嘗試，從而知曉其抗菌作用。據(jù)此，在對(duì)比文件1上述內(nèi)容的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉半胱胺具有抗菌作用無(wú)需付出創(chuàng)造性勞動(dòng)。

　　雖然對(duì)比文件1是使用在醫(yī)療裝置表面，而訴爭(zhēng)技術(shù)方案是用于治療哺乳動(dòng)物的細(xì)菌感染，但因?qū)Ρ任募?的醫(yī)療裝置可以是嵌入或植入人體或動(dòng)物體的醫(yī)療裝置，且無(wú)相反證據(jù)證明細(xì)菌本身的特性通常會(huì)因載體不同而有所不同，故對(duì)于醫(yī)療裝置表面的細(xì)菌有抗菌作用的半胱胺適用于哺乳動(dòng)物上的相應(yīng)細(xì)菌同樣會(huì)起到抗菌作用。退一步講，即便用于醫(yī)療裝置的半胱胺并非當(dāng)然可用于哺乳動(dòng)物，但至少本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)進(jìn)行相應(yīng)嘗試，而在無(wú)證據(jù)證明存在適用障礙的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員將用于醫(yī)療裝置的半胱胺用于哺乳動(dòng)物無(wú)需付出創(chuàng)造性勞動(dòng)。據(jù)此，訴爭(zhēng)技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性。

　　但如果采用實(shí)施例1作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，實(shí)際上更符合發(fā)明創(chuàng)造客觀規(guī)律的評(píng)述邏輯。訴爭(zhēng)技術(shù)方案的核心特征在于半胱胺及其抗菌用途，但被訴決定中使用的最接近現(xiàn)有技術(shù)中既未明確提及半胱胺，亦未明確提及抗菌作用。而實(shí)施例1公開了N-乙酰半胱氨酸的抗菌作用，相對(duì)于被訴決定中使用的最接近現(xiàn)有技術(shù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于實(shí)施例1公開的抗菌作用，顯然更有動(dòng)機(jī)基于抗菌的需求而在N-乙酰半胱氨酸的基礎(chǔ)上做進(jìn)一步研究，在半胱胺與N-乙酰半胱氨酸化學(xué)性質(zhì)較為類似的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)嘗試半胱胺的抗菌作用。因此，在實(shí)施例1作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉半胱胺具有抗菌作用無(wú)需付出創(chuàng)造性勞動(dòng)。

　　注釋：

　　【1】原國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)于2016年5月31日作出的第29248號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定。

　　【2】鄭建涵訴專利復(fù)審委、第三人彭建海公司發(fā)明專利無(wú)效糾紛案，參見（2013）一中知行初字第2428號(hào)民事判決書。

　　【3】深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審行政糾紛案，參見：2020京73行初4183號(hào)判決書。

　　【4】瓦克公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)專利駁回復(fù)審行政糾紛案，參見：（2015）京知行初字第2527號(hào)判決書。

　　【5】（2015）京知行初字第5729號(hào)原告生物礦物股份有限公司訴被告原國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)專利復(fù)審行政糾紛案一審判決書

　　【6】（2018）京73行初2871號(hào)原告拜耳公司訴被告原國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛案一審判決書

　　【7】（2015）京知行初字第6679號(hào)原告法國(guó)原子能及替代能源委員會(huì)訴被告原國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛案一審行政判決書

　　【8】（2016）京73行初5648號(hào)原告利納克有限公司訴被告原國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)專利駁回復(fù)審行政糾紛案一審行政判決書

　　【9】（2019）京73行初14181號(hào)原告諾瓦生命科學(xué)有限公司訴被告國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛案一審判決書