對話人：

　　宋? ?健 江蘇省高級人民法院原資深法官、全國審判業(yè)務專家

　　劉國偉 北京律和信知識產(chǎn)權代理事務所專利部經(jīng)理、專利代理師

　　宋? ?健：最近，成都市中級人民法院針對原告楊濟閣與被告中永發(fā)有限責任公司（以下簡稱中永發(fā)公司）、成都環(huán)泰專利代理事務所（以下簡稱環(huán)泰專利所）專利權權屬、財產(chǎn)損害賠償糾紛案[1]作出裁定，引發(fā)媒體關注。[2]該裁定內容包含兩項：一是被告中永發(fā)公司自收到裁定之日起七日內向國家知識產(chǎn)權局（以下簡稱國知局）申請恢復第ZL201720074939.1號（以下簡稱涉案專利）“一種稀土永磁磁懸浮電機”實用新型專利權；二是被告環(huán)泰專利所協(xié)助被告中永發(fā)公司辦理申請恢復該實用新型專利權。本案是人民法院在專利訴訟中向一方當事人發(fā)出“臨時禁令”，判令被告向國知局申請恢復已被終止的專利權，劉老師您是否有關注此案？? ??

　　劉國偉：的確，這個案件還是很有意義的。我通讀了裁定書，該案的案由是專利權權屬、財產(chǎn)損害賠償糾紛，涉及兩個層面，一是權屬問題，二是損害賠償問題。裁定要求被告自收到裁定之日起七日內向國知局申請恢復涉案專利的專利權。我想了解一下，這個“臨時禁令”，或者叫做“督促執(zhí)行令”，與上述案由有什么關系？

　　宋? ?健：在此類案件中，法院裁定“責令當事人辦理權利恢復手續(xù)”，在我印象中，可能尚屬首次。我先把基本案情梳理一下。從裁定書看，法院初步查明以下事實：一是2017年10月13日，國知局授予楊濟閣“一種稀土永磁磁懸浮電機”的實用新型專利，專利號為ZL201720074939.1；二是2019年7月23日，涉案專利的專利權人由楊濟閣變更為中永發(fā)公司，而用于辦理變更手續(xù)的申請文件《轉讓協(xié)議》《解除委托關系聲明》的簽名均為楊濟閣，但楊濟閣與中永發(fā)公司在訴訟中一致確認該簽名非楊濟閣本人所簽；三是2020年1月19日，涉案專利權因中永發(fā)公司未按時繳年費而終止；四是楊濟閣在申請涉案實用新型專利權時，就同一技術同日還進行了發(fā)明專利申請（申請?zhí)枮閆L201710044393.X），該發(fā)明專利已于2017年5月4日進入實質審查階段。法院認為，根據(jù)《中華人民共和國專利法》第九條第一款關于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發(fā)明專利權”的規(guī)定，對于同日申請，是取得實用新型專利權還是發(fā)明專利權，其選擇權由申請人享有；而且基于前述規(guī)定的文意理解，只有在先的實用新型專利權沒有終止的情況下，同日申請才有可能取得發(fā)明專利權。因此，訴爭專利能否恢復，既關乎楊濟閣在本案中是請求確權還是侵權賠償?shù)脑V權行使，也會實質性影響其獲得專利權的可能。如果案涉發(fā)明創(chuàng)造不能獲得發(fā)明專利權的，其實用新型專利權又不能予以恢復的情況下，專利權人基于該項技術方案所獲得的專利保護將全部喪失。由此可見，法院的觀點可歸納為：首先應當恢復涉案專利權的有效性，然后再解決雙方的其他爭議，而訴訟中原告楊濟閣的訴訟請求也是先確認涉案專利權歸其所有，如果涉案專利權不能恢復，則兩被告應賠償專利權不能恢復所產(chǎn)生的相應損失，所以這個案件涉及專利權權屬和損害賠償糾紛兩個案由。

　　關于本案訴中禁令問題，法律依據(jù)是《中華人民共和國民事訴訟法》第一百條第一款的規(guī)定，即“人民法院對于可能因當事人一方的行為或者其他原因，使判決難以執(zhí)行或者造成當事人其他損害的案件，根據(jù)對方當事人的申請，可以裁定對其財產(chǎn)進行保全、責令其作出一定行為或者禁止其作出一定行為；當事人沒有提出申請的，人民法院在必要時也可以裁定采取保全措施”。法院認為，涉案專利權于2020年1月19日因未按規(guī)定繳納或者繳足第4年度年費和滯納金被終止時系登記在中永發(fā)公司名下，提起恢復權利之申請只能由登記權利人中永發(fā)公司提出，在中永發(fā)公司未主動申請恢復權利以確定案涉專利權是否永久失效的情況下，司法機關可以責令其作出申請恢復權利的行為，環(huán)泰專利所作為案涉專利轉讓的代理機構，也具有協(xié)助中永發(fā)公司申請恢復權利的義務。法院在民事訴訟中依法作出責令當事人“做某事”或者“不得做某事”的裁定，在民事訴訟法上的規(guī)范表述是行為保全裁定，即又稱為臨時禁令，該臨時禁令的內容既可以是責令當事人禁止作出一定的行為例如立即停止侵權，也可以責令當事人作出一定的行為例如本案申請恢復權利，正如裁定書所言，“無論行為方式是作為還是不作為，最終的目的均是減少損失，所以本案中要求中永發(fā)公司啟動申請恢復權利的程序具有正當性、必要性及合理性?！?這里需要說明的是，如果法院在訴前發(fā)出臨時禁令，則就是通常所說的訴前臨時禁令。

　　劉國偉：經(jīng)過宋老師的解釋，我完全理解了。根據(jù)裁定書的事實認定，由于中永發(fā)公司未能及時繳納年費，涉案專利已經(jīng)于2020年1月19日終止，而本案立案日期是2021年1月8日。裁定書引用了《中華人民共和國專利法實施細則》（以下簡稱《專利法實施細則》）第六條的規(guī)定，即“當事人因不可抗拒的事由而延誤專利法或者本細則規(guī)定的期限或者國務院專利行政部門指定的期限，導致其權利喪失的，自障礙消除之日起2個月內，最遲自期限屆滿之日起2年內，可以向國務院專利行政部門請求恢復權利。除前款規(guī)定的情形外，當事人因其他正當理由延誤專利法或者本細則規(guī)定的期限或者國務院專利行政部門指定的期限，導致其權利喪失的，可以自收到國務院專利行政部門的通知之日起2個月內向國務院專利行政部門請求恢復權利。”可見，該規(guī)定涉及了兩種情況下的恢復，一是由于不可抗力耽誤了期限；二是有正當理由耽誤的期限。我注意到，考慮到《專利法實施細則》規(guī)定恢復權利的最長期間是2年，成都中院據(jù)此認為此案尚處在2年期內，故發(fā)出了上述“禁令”。但是根據(jù)案情，此案并非是遇到不可抗力導致了期限耽誤，從2019年7月23日起，涉案專利的專利權人已由原專利權人楊濟閣變更為中永發(fā)公司，故中永發(fā)公司就負有繳納年費的義務。況且，國知局在年費繳費期限即將屆滿前，會發(fā)出書面繳費提醒通知給中永發(fā)公司自己委托的專利代理機構環(huán)泰專利所，該所應將繳費提醒通知轉遞給中永發(fā)公司，并告知逾期不繳費的法律后果。如果該代理所未履行提醒告知義務，也是要承擔相應的法律責任的。

　　因此，本案顯然不適合以“不可抗力”的理由恢復專利權，而用所謂的“正當理由”，也早已過了2個月的期限。宋老師，我的問題是如果法院明知道本案不能用不可抗力的理由恢復專利權，那為什么還要求兩被告去辦理恢復專利權手續(xù)，這是否有些強人所難？

　　宋? ?健：我理解您的困惑，法院如此處理并非強人所難，而恰恰體現(xiàn)了合議庭的某種司法考慮。首先，專利權能否恢復是專利行政主管機關的法定職責，法院在審理專利民事案件中無需越俎代庖，對涉案專利權能否恢復這類專屬于行政主管機關職責的問題不應過早下結論，且辦理恢復專利權的主體只能是被告中永發(fā)公司，因此法院下令讓中永發(fā)公司在7日內向國知局辦理恢復專利權手續(xù)，完全必要。如果被告申請恢復權利的請求被國知局明確拒絕，法院便可以繼續(xù)審理損害賠償問題。此外，我理解，如果本案確系被告中永發(fā)公司冒用原專利權人楊濟閣的簽名，偽造《轉讓協(xié)議》，且未能及時繳納年費而導致涉案專利權終止，而楊濟閣對此完全無過錯，則國知局能否擴張適用最長2年恢復期，也應當由國知局對此作出解釋，我理解，在中永發(fā)公司向國知局提出恢復權利申請的同時，原專利權人楊濟閣本人也可以同時持法院的臨時禁令裁定向國知局提出恢復權利的申請，當然是否允許恢復涉案專利權，由國知局作出決定。

　　?劉國偉：經(jīng)過您這么一分析，我理解了司法考量，且從該案中我也得到了一些啟發(fā)。專利權作為私權，具有財產(chǎn)權屬性。楊濟閣在與中永發(fā)公司合作的問題上，是以專利權作為財產(chǎn)入股，還是以“專利使用權”入股，這個問題需要在雙方合同中予以明確。如果是以前者入股，則需要辦理專利權轉讓變更手續(xù)；如果是后者，則需要簽訂專利許可協(xié)議，并在合作協(xié)議中寫明以許可費作為投資入股，這樣就不用辦理專利權轉讓變更手續(xù)。從裁定書看，中永發(fā)公司辯稱：“根據(jù)楊濟閣與中永發(fā)公司簽訂的《公司股權分配協(xié)議書》約定，楊濟閣以專利技術入股，在合作期間專利使用權歸中永發(fā)公司所有，故中永發(fā)公司委托環(huán)泰專利所辦理轉讓手續(xù)有相應的事實依據(jù)，中永發(fā)公司未侵害楊濟閣的涉案專利權?！睆钠滢q稱看，中永發(fā)公司系以其獲得的專利使用權擅自進行專利權變更，顯然是對“專利使用權”的誤解，而且，中永發(fā)公司偽造楊濟閣簽名進行變更，應屬于無效的法律行為，且變更行為自始無效，如此看來，本案恢復專利權也并非不能作出合理解釋，當然這個問題需要在學理上做深入探討和研究。

　　不過，本案中暴露的問題是，中永發(fā)公司委托專利代理機構辦理專利權轉讓手續(xù)，只要手續(xù)齊全，便一路綠燈，才導致此案發(fā)生。由此看來，國知局對于專利權轉讓手續(xù)的變更，只做形式要件審查的做法，也該修改了。

　　宋? ?健：這的確是個問題，但如何破解這個問題，您有什么建議？

　　劉國偉：我覺得，關于專利權轉讓變更手續(xù)，應該學習商標局的做法。我記得，《中華人民共和國商標法實施條例》第三十一條第一款規(guī)定：“轉讓注冊商標的，轉讓人和受讓人應當向商標局提交轉讓注冊商標申請書。轉讓注冊商標申請手續(xù)應當由轉讓人和受讓人共同辦理。”也就是說，轉讓人和受讓人雙方均為申請人，如果是委托商標代理機構辦理轉讓手續(xù)的，則要提交轉讓人和受讓人雙方出具的代理委托書。正好，目前專利法實施細則及專利審查指南正處于為配合新專利法施行的修改階段，這類問題并不難解決，可以參照上述商標權轉讓的做法，即明確辦理專利權轉讓的，由轉讓人和受讓人共同申請，委托專利代理機構辦理的，轉讓人和受讓人都要出具委托書，以防止出現(xiàn)類似本案的情況發(fā)生。

　　宋? ?健：看來，國知局也應當切實負起責任，嚴格把關。目前商標局已經(jīng)納入了國知局的行政序列，在專利權轉讓辦理手續(xù)方面，也照此辦理，應該不是什么難事。

　　劉國偉：是的，這也符合國家大力提倡的深化知識產(chǎn)權“放管服”的改革方針。

　　宋? ?健：我還注意到，本案裁定書查明，楊濟閣在申請涉案專利的同一天，還就同一技術方案申請了發(fā)明專利，這種同一技術方案既申請發(fā)明專利又申請實用新型專利的“兩次申請”做法，俗稱“一案兩請”，是我國專利法規(guī)定的頗具中國特色的制度，您對此有什么看法？

　　劉國偉：首先，需要糾正裁定書中出現(xiàn)的一個明顯瑕疵，裁定書出現(xiàn)了“該發(fā)明專利申請為ZL201710044393.X”的字樣，正確的表述應去掉“ZL”，寫成“該發(fā)明專利申請為201710044393.X”。因為，專利申請一經(jīng)正式受理，便取得申請?zhí)?，其意義是該申請案處在審查階段，尚未獲得授權，一旦經(jīng)審查批準授權，申請人獲得的是專利權，此時申請人變成專利權人。專利號的標示是“ZL201710044393.X”，即在原來的申請?zhí)柷懊妫黾印癦L”（”專利“漢語拼音的首字母），其法律意義是已經(jīng)獲得專利權。如果有人將正在審查中的專利申請，用“ZL+申請?zhí)枴眮順耸?，根?jù)相關規(guī)定，則屬于假冒專利行為，會受到地方市場監(jiān)督管理部門的查處。

　　至于為什么說“一案兩請”是具有中國特色的制度，這是因為在其他國家的專利法中沒有此項制度。該制度會導致不少弊端出現(xiàn)，業(yè)內集中于“變相延長專利權保護期”的詬病上，可參考有關論文，如《禁止重復授權的功能與法律內涵》一文，此處先按下不表。其中一個問題是會導致專利申請的泡沫加大，為此，國知局雖然表面上不把此類申請列為“非正常申請”，但是采取了一種“非正常審查”的做法，即對于“一案兩請”中的發(fā)明專利申請，即便是發(fā)明專利申請已經(jīng)公開且申請人已經(jīng)繳納實質審查請求費，請求其啟動實質審查，國知局也要給該發(fā)明專利申請打上個標記，要等到申請日起滿4年才進行實質審查，這就大大增加了發(fā)明專利申請的審查周期。這種人為設置四年封閉期而延遲申請的做法，我實在想不出有什么法律依據(jù)?；蛟S國知局也意識到這種“缺少公開透明”的做法不那么“理直氣壯”，就在今年8月3日，國知局在《專利審查指南修改（征求意見稿）》中寫明了這種程序安排，在一定意義上也是一件值得鼓勵的事，至少可以讓申請人對于是否采用“一案兩請”的申請策略，有一個合理的預期。

　　宋? ?健：我覺得，這次審查指南修改對此作出明確也值得肯定，也就是說，既然專利申請人采取“一案兩請”的方式保護自己的發(fā)明技術方案，故其在獲得“制度紅利”的同時，損失一些“程序利益”也體現(xiàn)了某種利益平衡。

　　劉國偉：同意您的觀點。我認真閱讀了裁定書中的相關部分，法院針對“一案兩請”的說理部分，還是相當不錯的。本案的具體事實是，涉案實用新型專利由于沒有按時繳納第4年年費而終止，但同日申請的發(fā)明專利申請正處在等待實質審查階段，不存在繳納年費的問題。[3]因此，法院對《專利法》第九條的理解是正確的。根據(jù)第九條的規(guī)定，如果實用新型專利在發(fā)明專利申請進行實質審查之前就夭折了，則發(fā)明專利申請即便滿足授權條件，但在程序處理上，也不給發(fā)明專利申請授權。這樣一來，實用新型專利權如果不能得到恢復，勢必會殃及發(fā)明專利申請，導致發(fā)明專利申請被駁回，故法院認為本案簽發(fā)臨時禁令具有正當性、必要性和合理性。需注意的是，在這個案件中，當事人并沒有提出禁令申請，但法院根據(jù)案情的特殊性，主動為當事人的訴訟利益著想，這一做法是難能可貴的。

　　宋? ?健：我注意到，本案中，雙方當事人都聘請了律師，但原告楊濟閣沒有向法院提出恢復專利權的臨時禁令申請，還是令人遺憾的。從司法實踐看，專利權屬爭議，往往涉及民事訴訟程序與國知局行政程序的銜接，是一個“系統(tǒng)工程”，僅指望當事人提高訴訟技巧遠遠不夠。我在想，從此案出發(fā)，從方便當事人訴訟的視角，相關部門能否制定出這方面的訴訟指引，對當事人就此類訴訟提供一些建議？

　　劉國偉：我覺得您的建議很好。有關法院可以考慮就此制訂專利訴訟指引，提醒原告在提起專利權屬訴訟時，可以同時向法院申請臨時禁令，限制現(xiàn)專利權人對專利的處分權，以及要求其按時繳納年費等。同時，原告也可以向法院申請給國知局發(fā)送“訴訟告知函”，要求國知局對專利權當前的法律狀態(tài)尤其是變動狀況，及時向審理法院進行通報。而國知局對此也應當有所作為，在接到法院“訴訟告知函”后，如遇到專利無效宣告請求，應通知主張專利權歸屬己方的當事人作為第三人加入到無效宣告程序中，以防止專利權人消極應對，甚至惡意配合無效請求人導致專利無效的結果?？傊?，這是一項系統(tǒng)工程，還需要多方參與、綜合治理。

　　宋? ?健：您的建議很好。既然專利權屬糾紛的審理機關包括人民法院和專利行政管理機構，而且，還涉及到法院司法程序與國知局行政程序的流程管理和程序銜接問題，似乎可以建議由最高法院與國知局共同協(xié)商制訂相關訴訟指引，這對于有效防止惡意損害專利權人利益行為的發(fā)生，具有現(xiàn)實意義。

　　注釋：

　　1.詳見（2021）川01知民初14號民事裁定書。

　　2.“成都中院依職權發(fā)布禁令要求當事人履行恢復專利權義務”，知產(chǎn)財經(jīng)，2021年8月5日，https://mp.weixin.qq.com/s/7ejQN23cleRFzdW3Ay3ulg.

　　3.1992年修訂的《中華人民共和國專利法實施細則》第八十六條規(guī)定，發(fā)明專利申請人自申請日起滿二年尚未被授予專利權的，自第三年度起每年繳納申請維持費。第八十八條規(guī)定，申請人或者專利權人未按時繳納申請維持費或者授予專利權當年以后的年費，……；期滿未繳納的，自應當繳納申請維持費或者年費期滿日起，其申請被視為撤回或者專利權終止。上述關于維持費的規(guī)定，在2001年被取消。但歐洲專利局仍有維持費的規(guī)定，如果逾期不繳，其法律后果是該申請被視為撤回。