? ? ? ?來源：本文于2021年7月首發(fā)《中國專利與商標》（中英雙語），2021年第三期

　　作者：姚建軍??陜西省西安市中級人民法院副院長

　　內(nèi)容摘要：專利制度是維護專利權人合法權益和社會公眾利益的“精密儀器”。因此專利法被設計成保護專利權人的合法權利和社會公眾利益的平衡體系。中國專利法賦予專利權人以對世性的排他權，同時，為了兼顧社會公眾使用已有的技術成果，還規(guī)定了各種例外情況。這里例外規(guī)定為專利侵權訴訟中的被告提供了抗辯理由的正當性。例如現(xiàn)有技術（設計）抗辯、先用權抗辯、bolar例外抗辯等等。但現(xiàn)行專利法中，沒有關于中用權抗辯的規(guī)定。本文先簡要介紹美國法中的中用權抗辯制度，再結(jié)合我國的專利審查及司法實踐存在的問題，提出引入中用權抗辯制度是符合我國專利法的立法宗旨的觀點。

　　關鍵詞：中用權；先用權；再頒專利；原專利的保護范圍

　　一、中用權的內(nèi)涵

　　中用權(intervening rights)是借鑒先用權（prior use rights）的概念而提出的。我國2021年6月1日實施的《專利法》第七十五條規(guī)定了“不視為侵犯專利權”的幾種情況，其中該條第一款第（二） 項規(guī)定的“在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的”，業(yè)界稱之為“先用權”。先用權的“先”，是指主張先用權的一方，在專利申請日之前就已經(jīng)掌握了專利技術，只不過其沒有申請專利。如果依據(jù)在其之后申請專利的專利權判定其侵犯專利權，明顯是不公平的。因此，基于公平原則，設計出先用權抗辯制度。當發(fā)生專利侵權訴訟后，被告通常會提起專利無效宣告程序。在某些情況下，為了保住專利權，面對無效請求人的攻擊，專利權人往往會修改權利要求書，特別是修改后出現(xiàn)了新的權利要求并被作為侵權訴訟的權利基礎時，被告一方如果有權以其涉嫌侵權行為發(fā)生在專利申請日之后、新的權利要求修改日之前為由進行抗辯，則比照先用權的概念，稱之為中用權?？梢姡杏脵嗥渲械摹爸小弊?，是指在專利申請日之后到專利無效程序權利要求修改提出前之間的“中”。

　　二、美國專利法中的再頒專利

　　美國專利法第252條規(guī)定了再頒專利（Reissue patent ）的法律效力。所謂再頒專利是指允許專利權人在美國專利授權后主動提出對專利申請文件修改而再次獲得授權的專利?！懊绹鴮＠兕C專利制度被認為是一種挽救專利有效性的機制，其為專利權人提供了一個專利申請文件修改的途徑，只要這些權利要求符合美國專利法第112條（a）款的規(guī)定，能夠得到說明書的支持，并且允許專利權人利用再頒程序向其專利加入特別針對競爭者產(chǎn)品的新的權利要求?！薄?】美國專利法第252條分為兩款，第一款是原則規(guī)定【2】，即經(jīng)過再頒程序后，如果修改后的權利要求與原專利“實質(zhì)相同”的，則修改后的權利要求的效力可追溯到原專利的授權公告日。第二款為例外規(guī)定【3】，如果不滿足修改后的權利要求與原專利“實質(zhì)相同”的，則修改后的權利要求的效力只能從再頒專利的授權日起算，不能追溯到原專利的授權公告日。對于上述例外規(guī)定，美國專利法實務中，稱之為“intervening rights”，有論者從字面意思出發(fā)，翻譯成“介入權”。本文借鑒先用權概念，稱之為中用權。

　　對于該第一款規(guī)定的再頒專利效力可追溯到原專利的授權公告日，比較容易理解。這是因為修改后的權利要求與原專利構(gòu)成“實質(zhì)相同”，相當于權利要求的保護范圍沒有發(fā)生實質(zhì)變化，當然就可以有追溯力了。值得探討的是，既然沒有做出實質(zhì)性的修改，那專利權人為什么還要啟動再頒程序？以中國專利法實務來理解，這其實是為專利權人提供了彌補撰寫出現(xiàn)的明顯失誤下的補救措施。當專利權人發(fā)現(xiàn)專利申請文件中存在明顯的筆誤或者謄寫錯誤，或者用詞不準確規(guī)范的問題時，只要不增加新的內(nèi)容，允許其通過再頒程序主動改正，充分體現(xiàn)了“對申請人友好”的理念。對于該第二款引入的中用權規(guī)定，其適用前提是修改后的權利要求的保護范圍與原專利相比發(fā)生了變化；換言之，只要是不滿足修改后的權利要求與原專利“實質(zhì)相同”的，都導致中用權的引入。

　　如何判斷修改后的權利要求與原專利是否“實質(zhì)相同”，便成為接下來要討論的重要問題。通常認為，下面兩種情況屬于修改后的權利要求與原專利不構(gòu)成“實質(zhì)相同”：

　　1.修改后的權利要求與被修改的權利要求相比，其保護范圍發(fā)生變化；

　?。?.1）修改后的權利要求與被修改的權利要求相比，其保護范圍變大【4】；（1.2）修改后的權利要求與被修改的權利要求相比，其保護范圍變小。

　　2.修改后的權利要求增加了原專利權利要求書未曾出現(xiàn)過的技術特征。

　　那么，對于修改后的權利要求保護范圍變大的，引入中用權有其合理性。但對于修改后的權利要求保護范圍變小的，引入中用權時出于何種考量，在美國專利法并沒有明確答案，這也是值得思考的問題。

　　三、我國引入中用權抗辯的必要性

　　（一）對權利要求的修改限制是授權專利公示性的應有之意

　　專利制度以“公開換保護”作為基本制度設計。所謂“公開”由說明書的文本內(nèi)容來呈現(xiàn)，而“保護”的重任則由名稱為“權利要求書”的文件來擔當。當發(fā)明和實用新型專利權被授予后，社會公眾就負有“未經(jīng)專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”的法律義務。其中的“實施”與否，就是“其權利要求的內(nèi)容為準”進行判斷。換言之，受法律保護的內(nèi)容是“權利要求書”所體現(xiàn)的技術方案，故授權專利的“權利要求書”具有公示性。公示的含義有兩層意思，其一是未經(jīng)專利審查機關批準授權并公告的方案，還沒有“披上法律的外衣”，則不具有排他權的效力；其二，除個別情況外，授權公示后的“權利要求書”不得隨意修改。各國專利制度無不對授權公示后的“權利要求書”的修改作出限制性的規(guī)定。

　　（二）我國專利無效階段權利要求修改規(guī)定的演變

　　2017年2月28日，國家知識產(chǎn)權局發(fā)布了《關于修改<專利審查指南>的決定(2017)》，根據(jù)該決定，修改后的審查指南對修改原則保持不變，即：“發(fā)明或者實用新型專利文件的修改僅限于權利要求書，其原則是：1.不得改變原權利要求的主題名稱；2.與授權的權利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍；3.不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍；4.一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特征?！钡珜Α秾＠麑彶橹改稀返谒牟糠值谌碌?.6.2節(jié)的規(guī)定作出重新調(diào)整，將修改權利要求書的具體方式規(guī)定為“一般限于權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正?！逼渲?“權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或多個技術特征，以縮小保護范圍?！毙薷那昂蟮母咀兓谟谝浴皺嗬蟮倪M一步限定”取代之前的“權利要求的合并”。而“權利要求的合并是指兩項或者兩項以上相互無從屬關系但在授權公告文本中從屬于同一獨立權利要求的權利要求的合并?！敝档米⒁獾氖恰皺嗬蟮暮喜ⅰ毕薅l件十分清楚明確，即“同一獨立權利要求下的兩項或者兩項以上相互無從屬關系”的從屬權利要求的“合并”。而“權利要求的進一步限定”則突破了上述限定條件，只要是存在于任一權利要求中的“一個或多個技術特征”，都可以被用來重新組合成新的權利要求。

　　? （三）“權利要求的進一步限定”修改方式超出公眾對權利要求合理穩(wěn)定的預期

　　???? 專利一經(jīng)授權公告，其作為一種經(jīng)過公示的排他性權利，必然會對社會公眾利益產(chǎn)生影響，公眾未經(jīng)許可將不得實施落入權利要求保護范圍的技術方案。可以說，由權利要求確定的保護范圍就是專利權人的“私家領地”，而公眾透過經(jīng)過授權公示的權利要求，能夠清楚明白地識別出這些“私家領地”，并有權根據(jù)權利要求體現(xiàn)的技術方案做進一步研究開發(fā)，或者作出相應的規(guī)避設計。換言之，權利要求的公示性也體現(xiàn)了公眾對專利保護范圍合理的可預期性。無需諱言，要求授權的權利要求書完美無暇幾乎是難以實現(xiàn)的苛求，因此專利法賦予了專利權人在無效程序中修改權利要求的權利。盡管如此，社會公眾的合理且穩(wěn)定的預期仍是不能忽視的因素，故無論是出于何種考量，有關修改方式的規(guī)定都應在相當程度上保障社會公眾的合理且穩(wěn)定的預期。遺憾的是，我們不難發(fā)現(xiàn)，關于“權利要求的進一步限定”的修改方式，的確超出社會公眾對于權利要求合理穩(wěn)定的預期。本文試以一個假設的權利要求書的修改為例展開討論：

　　 1.一種裝置，其特征在于，包括特征A；

　　2.如權利要求1所述的裝置，其特征在于，進一步包括特征BCD；

　　3.如權利要求1所述的裝置，其特征在于，進一步包括特征EFG。

　　4.如權利要求1所述的裝置，其特征在于，進一步包括特征HIJ。

　　5.如權利要求1所述的裝置，其特征在于，進一步包括特征KLM。

　　6.如權利要求1所述的裝置，其特征在于，進一步包括特征OPQ。

　　在上述裝置類權利要求中，按照“進一步限定”的修改方式，可以將分布在從屬權利要求中的特征B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、O、P、Q與其中一個權利要求做任意的排列組合，形成新的權利要求，且可排列組合成千上萬種新的權利要求而都滿足“縮小保護范圍”的要求。暫且不論這些修改后的權利要求所保護的方案是否在原說明書有明確記載，單就如此海量的新權利要求而言，要求社會公眾都能事先預測到專利權人到底會做哪些修改，完全是一件不可能的事。本文認為，從邏輯自洽的角度，無論何種修改方式，都不能與修改原則發(fā)生沖突。因此，關于“權利要求的進一步限定”的修改方式，理應要滿足《專利審查指南》所奉行的修改原則，都應該接受修改原則的檢驗。

　　首先，針對修改原則中的“與授權的權利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍”規(guī)定，我們來考察上述案例的修改結(jié)果是否導致了“擴大原權利的保護范圍”的結(jié)果出現(xiàn)。在上述案例中，“授權的權利要求”中共有6項權利要求，這6項權利要求各自分別界定保護范圍，因此，“原專利的保護范圍”是有6個各自獨立的保護范圍體現(xiàn)出來【5】。假設專利權人將原權利要求2中的特征BC提升到原權利要求1，修改成權利要求1，即：“1.一種裝置，其特征在于，包括特征ABC?！迸c原權利要求1相比，由于增加了特征BC，使得權利要求1的保護范圍相對變小。但值得注意是，經(jīng)過修改后，原權利要求1應視為自始即不存在，此時權利要求1的保護范圍只能與余下的其他權利要求相比，顯然，權利要求1保護范圍不是變小而是變大了。

　　其次，針對“不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍”的原則，我們繼續(xù)考察修改后的權利要求1是否在原說明書“記載的范圍”。如果在說明書中已經(jīng)記載有“包括特征ABC”的方案，但沒有寫入原權利要求書中，根據(jù)權利要求的公示性原理，公眾有理由認為該“包括特征ABC”的方案已經(jīng)被捐獻，特別是當公眾判斷原權利要求1由于保護范圍過大而不具備創(chuàng)造性的情況下而已經(jīng)實施“包括特征ABC”的方案時，允許專利權人進行如此修改就構(gòu)成了權利要求的“突襲”。盡管上述權利要求書是一個假設的案例，但已經(jīng)清楚地告誡我們：這種允許專利權人采用“權利要求的進一步限定”的修改方式，一方面極大地方便專利權人做隨意修改；另一方面，極大地銷蝕了權利要求的公示作用和社會公眾對于權利要求修改的合理預期，打破了專利制度作為“精密儀器”維護專利權人合法權益和社會公眾利益的平衡關系。

　　（四）引入中用權抗辯正逢其時

　　?? “權利要求的進一步限定”的修改方式顯然已經(jīng)超出社會公眾對于權利要求合理穩(wěn)定的預期，但本文無暇批判專利審查指南的上述規(guī)定。本文關注的是，在接受“權利要求的進一步限定”修改方式下，如何找到能夠有效抵消該修改方式的“利益失衡”的應對方式。本文認為，在實務領域，如果專利權人在專利無效程序中以“權利要求的進一步限定”修改方式修改了權利要求，則在專利侵權訴訟程序中，針對該修改后的權利要求，如果被告一方采取“中用權”進行抗辯，人民法院可以予以接受。

　　??? 需要強調(diào)的是，引入“中用權”抗辯制度，具有法理上的正當性?！爸杏脵唷钡母拍钆c“先用權”基本相同。只不過，先用權產(chǎn)生的時間必須在專利申請日之前，而中用權產(chǎn)生于無效程序中的權利要求修改日之前。既然在專利無效程序中允許以“權利要求的進一步限定”的修改方式打破公眾對權利要求修改的正常合理預期，那么，引入“中用權”抗辯完全是為了修復由于修改方式導致的“利益失衡”，也可認為是符合專利法的基本宗旨的“亡羊補牢”之舉。這種做法，在我國司法實踐中也有“先例”可尋。早在專利法第三次修改之前，我國法院就普遍接受了“現(xiàn)有技術抗辯”，直接促進2008年修正的《專利法》將“現(xiàn)有技術抗辯”制度寫入專利法第六十二條。

　　四、對引入中用權抗辯制度后相關問題的建議

　　為了應對專利無效程序中以“權利要求的進一步限定”的方式進行修改的權利要求，本文借鑒美國在再頒專利引入中用權的做法，提出在專利侵權訴訟程序中引入中用權抗辯制度，具有合理性和正當性。雖然屬于“亡羊補牢”，但為時未晚。同時，還需要進一步完全審查程序，現(xiàn)行的《專利審查指南》還有改進完善的空間。

　　首先，本文期待專利審查機關能夠高度重視由“權利要求的進一步限定”修改方式導致的利益失衡問題，明確規(guī)定采用此種修改方式的權利要求的法律效力為“自修改文本被接受之日起生效”。特別值得注意的是，我國專利法中對專利權人在無效程序中修改權利要求的次數(shù)沒有設定任何限制，因此，為了維護權利要求的公示性，修改后權利要求的法律效力并非“自始就存在”，而是“自修改文本被接受之日起生效”，并通過專利公報進行再次公示。

　　此外，與其在專利無效宣告程序中放開權利要求修改的限制，倒不如放開專利申請階段對分案申請的人為設置的限制。專利審查機關需要清醒地認識到分案申請并非只是當申請不符合單一性要求的唯一產(chǎn)物，而是創(chuàng)新主體進行權利要求合理布局的合法手段。分案申請本身就從在先申請（即母案parent application）中分割出來的（divisional application），故分案申請繼承了母案申請的全部“基因”，完全符合先申請原則。申請人之所以在母案基礎上再提出一個或一個以上的分案，其主要原因是要想在母案中一次性地完成對權利要求書的布局，幾乎不可能做到。因此，在母案申請?zhí)岢鲋?，隨著專利審查的進程推進、考慮到市場競爭程度與需求的逐漸明晰，創(chuàng)新主體可以從容地根據(jù)市場導向提出分案申請，從而有機會對權利要求進行二次布局以應對市場競爭程度與需求的變化。因此，從鼓勵和保護創(chuàng)新出發(fā)，大多數(shù)國家都不對分案申請的提出做出限制。本文建議，當務之急，國家知識產(chǎn)權局應盡快改變只允許當申請意見指出專利申請文件存在單一性問題時提出的分案申請的審查政策，充分理解申請人提出分案申請只不過是申請人對自己的智力成果的權利處分，并沒有影響公眾利益和審查秩序。由于分案申請仍要經(jīng)歷申請公開、進入實質(zhì)審查程序的過程，最終被授權也要經(jīng)過專利公報的公示。在實質(zhì)審查期間，社會公眾也有提出公眾意見的機會，在專利授權之后，任何單位或個人都有權對該分案申請?zhí)岢鰧＠麩o效宣告請求。因此，社會公眾對權利要求的可預期性遠遠大于無效階段允許“權利要求的進一步限定”修改方式帶來的權利要求“突襲”。

　　【注釋】：

　　1、李旭穎：《淺析美國專利再頒程序》，載《中國知識產(chǎn)權報》2017 年3 月24日第4 版。

　　2、美國專利法第252條第一款的原文為：“The s urrender of the original patent shall take effect upon the issue of the reissued patent, and every reissued patent shall have the same effect and operation in law, on the trial of actions for causes thereafter arising, as if the same had been originally granted in such amended form, but in so far as the claims of the original and reissued patents are substantially identical, such surrender shall not affect any action then pending nor abate any cause of action then existing, and the reissued patent, to the extent that its claims are substantially identical with the original patent, shall constitute a continuation thereof and have effect continuously from the date of the original patent.”

　　3、美國專利法第252條第二款的原文為：“A reissued patent shall not abridge or affect the right of any person or that person’s successors in business who, prior to the grant of a reissue, made, purchased, offered to sell, or used within the United States, or imported into the United States, anything patented by the reissued patent, to continue the use of, to offer to sell, or to sell to others to be used, offered for sale, or sold, the specific thing so made, purchased, offered for sale, used, or imported unless the making, using, offering for sale, or selling of such thing infringes a valid claim of the reissued patent which was in the original patent. ”

　　4、對于使權利要求保護范圍變大的修改，美國限定為必須在“原專利授權后2年內(nèi)”提出再頒申請。

　　5、關于“原專利的保護范圍”是指由權利要求書中的每項權利要求分別界定的觀點，詳見劉國偉《關于無效程序中修改權利要求若干問題的研究》一文，該文發(fā)表在《中國專利與商標》2004年第2期。

　　6、美國專利制度中的“reissue”，也有再次公示的含義。

　　7、權利要求書的布局是指在權利要求書中，如何安排獨立權利要求和從屬權利要求的配合關系，還包括并列獨立權利要求的個數(shù)等等。權利要求書的撰寫要具有前瞻的布局意識，如分層次保護意識、假想敵意識、便于行使權利意識等。

　　8、只是對分案申請?zhí)岢龅臅r點作出限制，即限制在母案申請尚未審查結(jié)束之前提出。