作者：最高人民法院?焦彥（二審承辦人） 游美玲

　　【裁判要旨】

　　當(dāng)事人以侵害技術(shù)秘密作為請求權(quán)基礎(chǔ)主張專利權(quán)權(quán)屬時，應(yīng)當(dāng)考察專利文件是否披露了技術(shù)秘密和專利技術(shù)是否使用了技術(shù)秘密。專利文件披露了技術(shù)秘密或者專利技術(shù)方案使用了技術(shù)秘密的，即構(gòu)成對技術(shù)秘密的侵害。由于技術(shù)秘密構(gòu)成專利技術(shù)方案實質(zhì)性內(nèi)容，技術(shù)秘密權(quán)利人應(yīng)對涉案專利享有合法權(quán)利。

　　【案號】

　　一審：（2018）冀01民初1021號

　　二審：（2020）最高法知民終871號

　　【案情】

　　原告：天津青松華藥醫(yī)藥有限公司（以下簡稱青松公司）。

　　被告：華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱華民公司）。

　　2013年8月8日，青松公司與韓國東都物產(chǎn)株式會社（以下簡稱東都物產(chǎn)）簽署技術(shù)轉(zhuǎn)移及保密、銷售協(xié)議，約定將東都物產(chǎn)所有的所涉包括生產(chǎn)7-MAC、頭孢美唑酸、頭孢美唑鈉、頭孢拉宗、頭孢西酮、拉氧頭孢酸、拉氧頭孢鈉制劑、氟氧頭孢（N-3）、氟氧頭孢鈉制劑等產(chǎn)品的秘密技術(shù)信息許可給青松公司在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)相應(yīng)產(chǎn)品。據(jù)此青松公司對氟氧頭孢鈉保密工藝在中華人民共和國境內(nèi)享有獨占實施權(quán)。

　　2018年6月4日，青松公司與東都物產(chǎn)簽訂技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同，約定將氟氧頭孢鈉保密工藝的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給青松公司。2013年11月16日，青松公司與華民公司簽訂委托加工生產(chǎn)協(xié)議，約定青松公司委托華民公司使用涉案氟氧頭孢鈉保密工藝生產(chǎn)氟氧頭孢鈉產(chǎn)品，即青松公司提供涉案氟氧頭孢鈉保密工藝給華民公司，華民公司受青松公司委托生產(chǎn)氟氧頭孢鈉產(chǎn)品，并對涉案氟氧頭孢鈉保密工藝承擔(dān)保密責(zé)任。2014年8月，青松公司向華民公司提供了涉案氟氧頭孢鈉保密工藝，包括成酸反應(yīng)步驟，水洗、萃取、無菌過濾步驟等。2014年9月30日，華民公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出申請?zhí)枮閆L201410517486.6的“高純度氟氧頭孢鈉制備工藝”專利申請（以下簡稱涉案專利），于2016年9月28日被授予專利權(quán)。

　　青松公司認(rèn)為，享有對氟氧頭孢鈉保密工藝的所有權(quán)，華民公司從青松公司處獲知涉案氟氧頭孢鈉保密工藝，未經(jīng)青松公司許可申請并獲得涉案專利權(quán)，青松公司應(yīng)當(dāng)是涉案專利的權(quán)利人，故向河北省石家莊市中級人民法院提起訴訟，請求判令確認(rèn)“高純度氟氧頭孢鈉制備工藝”發(fā)明專利權(quán)歸青松公司所有。

　　【審判】

　　石家莊中院一審認(rèn)為，本案當(dāng)事人雙方之間系委托加工關(guān)系，青松公司委托華民公司生產(chǎn)氟氧頭孢鈉等產(chǎn)品，依照雙方協(xié)議約定提供了相應(yīng)生產(chǎn)技術(shù)即本案中所稱的保密工藝技術(shù)。華民公司申請發(fā)明專利的“高純度氟氧頭孢鈉制備工藝”技術(shù)方案中，突出限定了“高純度”。從北京國威知識產(chǎn)權(quán)司法鑒定中心（以下簡稱國威鑒定中心）作出的司法鑒定結(jié)論來看，華民公司“高純度氟氧頭孢鈉制備工藝”發(fā)明專利申請文件記載的技術(shù)方案與青松公司的氟氧頭孢鈉保密工藝技術(shù)方案相比，從整體上不相同也不實質(zhì)相同。上海市科技咨詢服務(wù)中心知識產(chǎn)權(quán)司法鑒定所（以下簡稱上海知產(chǎn)鑒定所）的鑒定結(jié)論雖然認(rèn)定華民公司“高純度氟氧頭孢鈉制備工藝”發(fā)明專利申請文件公開了青松公司主張的秘密點“使用混甲酚（間甲酚）法對中間體脫保護(hù)”“成酸反應(yīng)步驟整體技術(shù)信息”及“水洗、萃取、無菌過濾步驟整體技術(shù)信息”，但青松公司現(xiàn)有證據(jù)不能證明其主張的上述三個秘密點系其向華民公司提供的原始保密技術(shù)信息。青松公司現(xiàn)有證據(jù)不能證明華民公司“高純度氟氧頭孢鈉制備工藝”發(fā)明專利申請文件記載的技術(shù)方案來自于青松公司在雙方履行委托加工生產(chǎn)協(xié)議中提供的保密技術(shù)信息，青松公司主張“高純度氟氧頭孢鈉制備工藝”發(fā)明專利權(quán)歸其所有，缺乏事實依據(jù)。石家莊中院于2019年10月31日作出（2018）冀01民初1021號民事判決，駁回青松公司的訴訟請求。

　　青松公司不服，向最高人民法院提起上訴稱：本案爭議為專利權(quán)屬糾紛，核心是判斷誰是對涉案專利的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的主體，亦即判斷華民公司所述涉案專利相比于現(xiàn)有技術(shù)所具實質(zhì)性特點（即核心發(fā)明點）的創(chuàng)造性貢獻(xiàn)是誰做出的，比較的對象應(yīng)為涉案專利權(quán)利要求與保密工藝的三個秘密點；涉案專利公開了青松公司保密工藝的三個秘密點，涉案專利權(quán)權(quán)屬應(yīng)由青松公司享有。

　　最高法院二審生效裁判認(rèn)為：當(dāng)事人以侵害技術(shù)秘密作為請求權(quán)基礎(chǔ)主張專利權(quán)權(quán)屬時，應(yīng)當(dāng)考察專利文件是否披露了技術(shù)秘密和專利技術(shù)是否使用了技術(shù)秘密。專利文件披露了技術(shù)秘密或者專利技術(shù)方案使用了技術(shù)秘密的，即構(gòu)成對技術(shù)秘密的侵害。在認(rèn)定青松公司主張的涉案三個秘密點成立后，二審法院的主要裁判理由為：

　　（一）專利文件是否披露了青松公司的技術(shù)秘密和專利技術(shù)是否使用了青松公司的技術(shù)秘密

　　本案中，對于秘密點1“使用混甲酚（間甲酚）法對中間體脫保護(hù)”，涉案專利權(quán)利要求中并沒有直接記載使用何種方法對中間體脫保護(hù)，但是，專利說明書實施例1中公開了使用間甲酚脫保護(hù)，秘密點1使用混甲酚脫保護(hù)，其中混甲酚是鄰甲酚、間甲酚和對甲酚三種異構(gòu)體的混合物，而鄰甲酚、間甲酚和對甲酚對中間體脫保護(hù)都是利用了酚羥基的氫鍵，兩者并無實質(zhì)區(qū)別，故涉案專利說明書已經(jīng)披露并使用了秘密點1。

　　對于秘密點2“成酸反應(yīng)步驟整體技術(shù)信息”，首先，涉案專利權(quán)利要求1步驟a）即成酸反應(yīng)，即包含了秘密點2。此外，涉案專利說明書實施例1中記載的技術(shù)方案與保密工藝技術(shù)方案中的秘密點2在脫保護(hù)試劑、反應(yīng)氣氛、溫控時機(jī)、反應(yīng)溫度、時間、試劑用量方面存在不同，并且保密工藝沒有公開“溶清”“pH至2.5”，但上述區(qū)別并非實質(zhì)性區(qū)別，因此，可以認(rèn)為涉案專利說明書已經(jīng)披露并使用了秘密點2。

　　針對秘密點3“水洗、萃取、無菌過濾步驟整體技術(shù)信息”，首先，涉案專利權(quán)利要求1步驟b）與秘密點3存在如下區(qū)別：(1)加入物料不同，萃取到水相過程中，保密工藝還加入氯化鈉、焦亞硫酸鈉；萃取到有機(jī)相過程中，保密工藝還加入氯化鈉；(2)物料加入方式及相關(guān)操作不同，涉案專利同時添加，保密工藝分批添加且多次攪拌、靜置分離；(3)保密工藝未公開過濾操作為無菌過濾。最高法院對于區(qū)別（1），根據(jù)涉案專利和保密工藝的記載及上述技術(shù)效果的比較，無法獲知保密工藝額外加入的氯化鈉、焦亞硫酸鈉在該步驟中作用、解決的技術(shù)問題和產(chǎn)生的技術(shù)效果，無法證明區(qū)別（1）是否是實質(zhì)區(qū)別。對于區(qū)別（2），由于缺乏涉案專利和保密工藝關(guān)于該步驟的純化效果的實驗證據(jù)，導(dǎo)致不能證明保密工藝多次攪拌、靜置分離的操作實際上可以起到更好的純化效果。對于區(qū)別（3），本領(lǐng)域知曉，氟氧頭孢鈉成品以鈉鹽形式做成注射劑使用于人體，而使用無菌過濾是本領(lǐng)域技術(shù)人員出于安全考慮容易想到的過濾方式，即該區(qū)別不是實質(zhì)區(qū)別。涉案專利權(quán)利要求1步驟b）與秘密點3存在的上述區(qū)別并非實質(zhì)區(qū)別，故而可以認(rèn)定涉案專利權(quán)利要求1步驟b）包含秘密點3。而涉案專利實施例1是在權(quán)利要求1步驟b）的基礎(chǔ)上進(jìn)一步具體化，基于同樣的理由，涉案專利實施例1中“水洗、萃取、無菌過濾步驟整體技術(shù)信息”也與秘密點3無實質(zhì)性差異。因此，可以認(rèn)為涉案專利說明書已經(jīng)披露并使用了秘密點3。

　　綜上，涉案專利文件披露了青松公司相關(guān)技術(shù)秘密，而且專利技術(shù)方案也使用了技術(shù)秘密，構(gòu)成對技術(shù)秘密的侵害，故青松公司的技術(shù)秘密構(gòu)成涉案專利技術(shù)方案實質(zhì)性內(nèi)容，青松公司應(yīng)對涉案專利享有合法權(quán)利。

　　（二）華民公司是否對涉案專利的實質(zhì)性特點作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)

　　《專利法實施細(xì)則》第十三條規(guī)定，專利法所稱發(fā)明人或者設(shè)計人，是指對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人。在專利權(quán)屬糾紛中，如果兩個以上的當(dāng)事人均對技術(shù)方案的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)，且難以區(qū)分貢獻(xiàn)大小的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該權(quán)利為共同共有。本案中，華民公司對涉案專利技術(shù)方案的實質(zhì)性特點也作出了創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)，具體分析如下：

　　第一，華民公司針對第一次審查意見通知書的意見陳述中認(rèn)為涉案專利發(fā)明點主要在于：1.權(quán)利要求1步驟b)中，PH=4～8時，氟氧頭孢酸趨于溶解于水相，PH=0～3時，氟氧頭孢酸趨于溶解于有機(jī)相。2.權(quán)利要求1步驟c）采用溶析結(jié)晶法，與保密工藝所采用的凍干法系不同的結(jié)晶方法。對此，雙方均無異議，二審法院予以認(rèn)可。

　　第二，青松公司主張涉案專利權(quán)利要求1步驟c）中采用溶析結(jié)晶法屬于常規(guī)技術(shù)手段，對此，二審法院認(rèn)為，從涉案專利申請過程可見，國家知識產(chǎn)權(quán)局在第一次審查意見通知書對此提出質(zhì)疑，但經(jīng)華民公司陳述相關(guān)意見，國家知識產(chǎn)權(quán)局亦認(rèn)可了華民公司對涉案專利溶析結(jié)晶步驟使得涉案專利技術(shù)方案具有創(chuàng)造性的意見陳述。且青松公司并未提交相反證據(jù)證明涉案專利步驟c）溶析結(jié)晶步驟屬于常規(guī)方法，故青松公司有關(guān)涉案專利步驟c）溶析結(jié)晶步驟屬于常規(guī)技術(shù)手段的主張不能成立。據(jù)此，可以認(rèn)定華民公司對涉案專利權(quán)利要求1步驟c）作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。

　　綜上所述，由于涉案專利披露并使用了青松公司的技術(shù)秘密，故青松公司應(yīng)當(dāng)對涉案專利享有權(quán)利；華民公司在獲得青松公司涉案保密工藝基礎(chǔ)上，對涉案專利權(quán)利要求1步驟c）作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)，故而可以認(rèn)定青松公司、華民公司對于涉案專利均作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。鑒于現(xiàn)有證據(jù)無法區(qū)分青松公司、華民公司對涉案專利權(quán)的貢獻(xiàn)程度，故涉案專利權(quán)應(yīng)由青松公司、華民公司共同共有。

　　最高法院于2020年12月16日作出（2020）最高法知民終871號民事判決：一、撤銷石家莊中院（2018）冀01民初1021號民事判決；二、確認(rèn)“高純度氟氧頭孢鈉制備工藝”發(fā)明專利權(quán)由華民公司、青松公司共同共有。

　　【評析】

　　專利權(quán)權(quán)屬糾紛的請求權(quán)基礎(chǔ)一般而言分為兩種類型，一種是基于職務(wù)發(fā)明而要求專利權(quán)權(quán)屬，一種是基于他人侵害技術(shù)秘密而要求專利權(quán)權(quán)屬。本案是以侵害技術(shù)秘密為請求權(quán)基礎(chǔ)主張專利權(quán)權(quán)屬糾紛的案件，對于此類案件，其審理思路一般分為三步：第一，確定請求人請求的技術(shù)秘密是否成立；第二，確定爭議的專利權(quán)專利文件是否披露了技術(shù)秘密和專利技術(shù)是否使用了技術(shù)秘密；第三，確定案件當(dāng)事人對爭議專利的實質(zhì)性特點是否作出了突出貢獻(xiàn)。

　　首先，要確定請求人請求的技術(shù)秘密是否成立。我國反不正當(dāng)競爭法對于商業(yè)秘密進(jìn)行了明確定義，即不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。在審查請求人請求的技術(shù)秘密是否成立時，應(yīng)從秘密性、具有經(jīng)濟(jì)價值、實用性及采取保密措施等四個方面進(jìn)行考察。最高法院《關(guān)于審理侵犯商業(yè)秘密民事案件適用法律若干問題的規(guī)定》中對于技術(shù)秘密一般載體及技術(shù)秘密四個構(gòu)成要件進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定，為司法審查認(rèn)定提供了指引。

　　其次，要確定爭議的專利權(quán)專利文件是否披露了技術(shù)秘密和專利技術(shù)是否使用了技術(shù)秘密。因本案是以侵害技術(shù)秘密為請求權(quán)基礎(chǔ)要求專利權(quán)權(quán)屬的案件，故而審查的第二步需確定爭議專利文件是否披露及使用了請求人主張的技術(shù)秘密。因技術(shù)秘密其中一個特點即為秘密性，一般不為公眾所知悉；但專利權(quán)是以公開換保護(hù)，故而無論是在專利權(quán)權(quán)利要求還是在專利說明書及附圖中公開了請求人主張的技術(shù)秘密，均應(yīng)認(rèn)定爭議專利權(quán)專利文件披露了技術(shù)秘密、專利技術(shù)使用了技術(shù)秘密。本案中，原審委托的國威鑒定中心及另案中委托的上海知產(chǎn)鑒定所均將保密技術(shù)方案與專利說明書實施例1進(jìn)行比較，并未將保密技術(shù)方案與專利權(quán)利要求進(jìn)行比較。二審中對于請求人主張的三個秘密點，均與對應(yīng)的權(quán)利要求及說明書實施例進(jìn)行了比較，在比較過程中，秘密點與專利權(quán)利要求或者實施例確有可能出現(xiàn)部分不同點。對于該不同點，應(yīng)著重審查其在保密技術(shù)方案或是在專利權(quán)利要求、說明書中是否起到了特殊作用及是否取得了不同的技術(shù)效果，如果二者間的區(qū)別點并無特殊作用及并未導(dǎo)致不同技術(shù)效果，則應(yīng)認(rèn)定該些區(qū)別點并非實質(zhì)性區(qū)別。

　　最后，要確定案件當(dāng)事人對爭議專利的實質(zhì)性特點是否作出了突出貢獻(xiàn)。對于爭議專利的實質(zhì)性特點的確定，可以結(jié)合專利審查檔案進(jìn)行審查，從專利審查檔案中查看專利權(quán)人及國家知識產(chǎn)權(quán)局在專利授權(quán)過程中是否對專利的實質(zhì)性特點做出聲明或?qū)彶?；如專利審查檔案中無法查知，可由專利權(quán)人進(jìn)行主張，聽取專利權(quán)人意見；對于可明確的實質(zhì)性特點，若當(dāng)事人有異議，認(rèn)為屬于公知常識或常規(guī)技術(shù)手段，應(yīng)提交相應(yīng)的證據(jù)予以證明，否則可認(rèn)定為爭議專利的實質(zhì)性特點。明確各方當(dāng)事人對爭議專利實質(zhì)性特點作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)后，應(yīng)看各方對專利實質(zhì)性特點作出貢獻(xiàn)的大小，如若難以區(qū)分貢獻(xiàn)大小的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該權(quán)利為共同共有。

　　(案例刊登于《人民司法》2021年第14期)