作者：王穎鑫? 趙宇卓? 天津市第三中級人民法院天津知識產(chǎn)權(quán)法庭

　　裁判要旨：

　　行為人作出意思表示時產(chǎn)品是否存在，對于不特定購買人和持續(xù)交易的特定購買人的許諾銷售認定不構(gòu)成影響，但是對于單次交易的特定購買人，則需要通過區(qū)分產(chǎn)品是否存在或是否由被控侵權(quán)人掌握來判斷許諾銷售的行為是否成立。

　　相關(guān)法條：

　　《中華人民共和國專利法》第十一條第二款,《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2020年修正）》第十八條。

　　案件索引：

　?。?022）津03知民初160號

　　基本案情：

　　原告天津市金橋焊材集團股份有限公司（以下簡稱“金橋公司”）是專利號為201630425247.8、名稱為“焊條包裝箱”的外觀設(shè)計專利權(quán)人。2021年8月,南京某進出口有限公司向天津海關(guān)申報出口的焊條產(chǎn)品因侵犯原告在海關(guān)備案的商標專用權(quán)而被天津海關(guān)查獲，天津海關(guān)于2021年12月下發(fā)了“行政處罰決定書”,認定該產(chǎn)品為侵權(quán)產(chǎn)品,決定沒收上述侵權(quán)貨物并處罰款。原告認為，這批貨物由被告彭某、石家莊市某金屬線材廠（以下簡稱“某金屬線材廠”）生產(chǎn)并申報出口，與原告的上述外觀設(shè)計專利幾乎完全相同構(gòu)成專利侵權(quán)，原告主張二被告共同實施了侵權(quán)行為，訴請二被告停止制造、許諾銷售、銷售行為,賠償原告的經(jīng)濟損失及合理開支。

　　二被告辯稱，對金橋公司在起訴狀中訴述的侵權(quán)事實無異議，但被告在受欺騙的情況下生產(chǎn)該涉案產(chǎn)品，涉嫌侵權(quán)的貨物已被海關(guān)沒收并處罰款。金橋公司要求被告停止制造、許諾銷售等侵權(quán)行為的訴請無實際意義，且金橋公司訴請被告賠償經(jīng)濟損失50萬元及其他支出費用5萬元數(shù)額過高。

　　經(jīng)審理查明，涉案外觀設(shè)計專利名稱為“焊條包裝箱”，專利權(quán)人為天津市金橋焊材集團有限公司。2017年7月5日，國家知識產(chǎn)權(quán)局出具外觀設(shè)計專利權(quán)評價報告認為，全部外觀設(shè)計未發(fā)現(xiàn)存在不符合授予外觀設(shè)計專利權(quán)條件的缺陷。原告主張被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)設(shè)計構(gòu)成近似。

　　據(jù)2023年1月11日天津市濱海新區(qū)人民法院作出的刑事判決書記載：2021年8月，彭某未經(jīng)金橋公司許可，生產(chǎn)帶有金橋公司注冊商標的焊條5593箱，共計111860千克，并以人民幣32元/箱的價格對外出售，銷售金額共計人民幣178976元。2021年9月10日，上述焊條被中華人民共和國天津新港海關(guān)依法查扣。2021年11月30日被告彭某主動投案，并自愿認罪。2021年12月6日，天津新港海關(guān)依法決定沒收上述焊條。判決被告人彭某犯假冒注冊商標罪，判處有期徒刑一年緩刑一年并處罰金人民幣七萬元。

　　二被告對原告主張的涉案侵權(quán)產(chǎn)品系被告彭某聯(lián)系陳某意圖銷售，提供樣品委托他人加工制作，后作為焊條產(chǎn)品的包裝箱、包裝盒等包裝物由被告某金屬線材廠委托天津某貨運代理有限公司以南京某進出口有限公司名義報關(guān)出口銷售的事實予以認可。

　　2023年2月15日，法院依法向天津海關(guān)調(diào)取扣留的涉嫌侵犯專利號為201630425247.8的名稱為“焊條包裝箱”的外觀設(shè)計專利權(quán)的涉案相關(guān)侵權(quán)產(chǎn)品照片。2023年2月28日收到天津海關(guān)提供的涉案侵權(quán)產(chǎn)品照片后，法院組織各方當(dāng)事人對海關(guān)提供的涉案侵權(quán)產(chǎn)品照片進行了質(zhì)證，彭某、某金屬線材廠認可以上照片即為涉案被控侵權(quán)產(chǎn)品照片,并且同意以照片進行侵權(quán)比對。經(jīng)對比，二者是同類設(shè)計，且構(gòu)成近似。

　　另查，就天津海關(guān)查扣的被控侵權(quán)產(chǎn)品，原告支付了倉儲費、處置費。原告委托律師就涉案專利侵權(quán)糾紛提起訴訟，支付律師費并提交《委托代理合同》和增值稅專用發(fā)票予以佐證。

　　裁判結(jié)果：

　　天津市第三中級人民法院于2023年4月10日作出（2022）津03知民初160號民事判決：一、判決生效之日起立即停止制造、銷售侵害專利號為ZL201630425247.8、名稱為“焊條包裝箱”的外觀設(shè)計專利權(quán)的產(chǎn)品；二、被告彭某、石家莊市藁城區(qū)某金屬線材廠于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告天津市金橋焊材集團股份有限公司經(jīng)濟損失及維權(quán)合理開支共計70000元；三、駁回原告天津市金橋焊材集團股份有限公司的其他訴訟請求。一審判決送達后，原、被告均未上訴，一審判決生效。

　　裁判理由：

　　法院認為，涉案專利處于有效狀態(tài)并取得了專利權(quán)評價報告，原告作為專利權(quán)人其權(quán)利應(yīng)受法律保護，有權(quán)對專利侵權(quán)人提起訴訟。

　　關(guān)于涉案侵權(quán)產(chǎn)品是否落入專利權(quán)設(shè)計保護范圍。依據(jù)《中華人民共和國專利法》第六十四條第二款及《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條，并根據(jù)已查明的事實，經(jīng)整體比對，法院認為涉案外觀設(shè)計的設(shè)計特征與被訴侵權(quán)設(shè)計特征構(gòu)成整體近似，雖然二者存在部分差異，但對于一般消費者來說，兩者在整體形狀、色彩、主體圖案、字樣布局上幾乎相同，圖案細節(jié)及其位置、箱體尺寸的差異對于整體視覺效果影響較小，無法使一般消費者產(chǎn)生實質(zhì)性視覺效果差異。被告在相同產(chǎn)品上使用了與原告外觀設(shè)計專利相近的外觀設(shè)計，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計落入涉案專利的保護范圍，侵犯了原告外觀設(shè)計專利權(quán)。

　　關(guān)于二被告是否實施了原告主張的侵權(quán)行為及責(zé)任承擔(dān)問題。依據(jù)《中華人民共和國專利法》第十一條第二款以及查明的事實可知，彭某提供樣品委托他人加工制造了涉案侵權(quán)產(chǎn)品，后上述產(chǎn)品被某金屬線材廠用于其生產(chǎn)焊條的包裝箱、包裝盒等包裝物。某金屬線材廠委托天津某貨運代理有限公司以南京某進出口有限公司名義報關(guān)出口銷售。某金屬線材廠是彭某設(shè)立的個人獨資企業(yè)，因此應(yīng)當(dāng)認定二被告以生產(chǎn)經(jīng)營為目的共同制造、銷售了涉案外觀設(shè)計產(chǎn)品。

　　關(guān)于原告主張被告存在的許諾銷售行為，法院認為，許諾銷售應(yīng)以銷售產(chǎn)品為直接目的，彭某先與實際購買人聯(lián)系銷售焊條產(chǎn)品，后取得包裝物樣品并委托他人生產(chǎn)，原告現(xiàn)有證據(jù)無法證明被告在做出銷售涉案侵權(quán)產(chǎn)品意思表示時，該產(chǎn)品處于能夠銷售的狀態(tài)，也未證明被告存在廣告、櫥窗陳列、在網(wǎng)絡(luò)或展銷會上展出等方式作出銷售侵犯他人專利權(quán)產(chǎn)品意思表示的行為，因此原告關(guān)于二被告行為構(gòu)成許諾銷售的主張缺乏事實依據(jù)，法院不予支持。二被告應(yīng)立即停止制造、銷售侵害涉案外觀設(shè)計專利權(quán)產(chǎn)品的行為。

　　原告主張法定賠償，維權(quán)合理開支包括倉儲費、銷毀服務(wù)費、律師費。根據(jù)《中華人民共和國專利法》第七十一條、《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十六條第三款，法院考慮被告銷售被訴侵權(quán)包裝物本身的價值、在實現(xiàn)被包裝產(chǎn)品利潤中的作用，并綜合考量二被告經(jīng)營規(guī)模范圍、專利權(quán)類型和專利創(chuàng)新程度、產(chǎn)品銷售價格等因素及金橋公司為維權(quán)支出的合理費用等因素，同時結(jié)合其他關(guān)聯(lián)案件中被訴侵權(quán)產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)性和賠償數(shù)額，法院酌情確定二被告共同賠償金橋公司經(jīng)濟損失及合理維權(quán)費用共計70000元。

　　案例注解：

　　一、許諾銷售性質(zhì)及內(nèi)涵

　　《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定》（以下簡稱“TRIPs協(xié)定”）第二十八條將許諾銷售權(quán)作為發(fā)明專利權(quán)人的專有權(quán)作了規(guī)定，主要目的在于使專利權(quán)人能夠?qū)⑶址笇＠麢?quán)的行為制止在萌芽階段，防止侵權(quán)產(chǎn)品的廣泛傳播，最大程度地減小因此而給專利權(quán)人造成的損害。但TRIPs協(xié)定并未就“許諾銷售”的含義加以明確，而是由各成員國根據(jù)本國國情選擇適當(dāng)立法表達來落實該條款要求，因此對于“許諾銷售”的理解具有開放性和解釋空間。【1】

　　我國《專利法》第十一條明確規(guī)定：“……任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品?！惫识?，許諾銷售行為獨立于銷售行為，是專利法規(guī)定的獨立侵權(quán)方式而非間接侵權(quán)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2020年修正）》第十八條對許諾銷售進行了列舉性、開放式規(guī)定：許諾銷售是指以做廣告、在商店櫥窗中陳列或者在展銷會上展出等方式作出銷售商品的意思表示。故而只要作出銷售商品的意思表示，就符合許諾銷售成立條件，要約或要約邀請都可以構(gòu)成許諾銷售，在法律性質(zhì)上是銷售者的單方意思表示，屬于銷售前的準備工作。

　　此外，最高法在（2021）最高法知行終451號案例指出，被訴侵權(quán)人銷售產(chǎn)品的意思表示內(nèi)容明確、具體時，即可以認定其存在專利法所規(guī)定的許諾銷售行為，該意思表示缺少有關(guān)價格、供貨量以及產(chǎn)品批號等內(nèi)容不影響許諾銷售的認定。【2】

　　本案中，被告彭某通過微信聯(lián)系購買人表示銷售意愿，根據(jù)查明的事實可知，作出該意思表示時，產(chǎn)品尚未生產(chǎn)，在達成買賣合意后，彭某才收到產(chǎn)品樣品并委托他人生產(chǎn)制造并出口。按照上文對于許諾銷售含義的解釋，作出意思表示時產(chǎn)品是否存在不是影響許諾銷售認定的要素之一，但在本案中，該行為能否用“許諾銷售”進行評價以及責(zé)任的承擔(dān)問題值得進一步探討。

　　二、“許諾”含義邊界下的不同情形

　?。ㄒ唬┰S諾的對象：特定購買人與一般購買人

　　在許諾銷售階段，因行為人并無實際銷售，一般不會出現(xiàn)實際損害。但許諾銷售行為一經(jīng)發(fā)生，即可能影響專利產(chǎn)品合理定價、減少或者延遲專利權(quán)利人商業(yè)機會，因此，將許諾銷售列為侵權(quán)行為是為了保護權(quán)利人可能存在的預(yù)期利益，在許諾對象是一般購買人的情況下，這些預(yù)期利益遭受損害幾乎是確定的。

　　根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2020年修正）》第十八條規(guī)定的幾種情形，許諾銷售意思表示是公開的，均屬于對于一般購買人的許諾銷售。

　　而在許諾銷售相關(guān)案例【3】中，最高院指出，許諾銷售既可以面向特定對象，也可以面向不特定對象，針對特定對象作出銷售商品的意思表示的定向投送，亦屬于許諾銷售。因此，許諾銷售包括卻不限于上述規(guī)定第十八條列舉的幾種方式，通過微信朋友圈向不特定人發(fā)布銷售信息、在網(wǎng)絡(luò)購物平臺上架產(chǎn)品、通過聊天軟件點對點溝通產(chǎn)生銷售的意思表示均產(chǎn)生了使權(quán)利人受侵害之虞，均可以構(gòu)成許諾銷售。本案若不考慮其他條件，被告通過微信方式作出同意銷售的意思表示構(gòu)成許諾銷售，屬于向特定購買人的許諾銷售。

　　（二）許諾的標的物：產(chǎn)品本身與包裝物

　　本案被告所“許諾銷售”的產(chǎn)品并非被訴侵權(quán)產(chǎn)品，而是被訴侵權(quán)產(chǎn)品（包裝盒、包裝箱）的內(nèi)容物——焊條，在出口焊條的同時，附帶出口了焊條包裝物，構(gòu)成了侵權(quán)。許諾銷售的意思表示未單獨及于包裝物。

　　從一般的商業(yè)邏輯判斷，除非是將包裝作為一種商品進行交易，產(chǎn)品的包裝一般不會作為單獨銷售的對象，但如果認為許諾銷售意思表示不包含包裝物而不構(gòu)成侵權(quán)，則包裝物上附著的外觀設(shè)計專利則無法受到與其他外觀設(shè)計專利產(chǎn)品一致水平的保護。

　　另外，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十六條第三款規(guī)定，侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)的產(chǎn)品為包裝物的，人民法院應(yīng)當(dāng)按照包裝物本身的價值及其在實現(xiàn)被包裝產(chǎn)品利潤中的作用等因素合理確定賠償數(shù)額，從而側(cè)面證明了未被單獨銷售的包裝物外觀設(shè)計是侵權(quán)行為中的被保護對象，如其他外觀設(shè)計專利一樣，侵權(quán)需要承擔(dān)賠償責(zé)任，侵權(quán)行為或許是制造，也可能是許諾銷售、銷售、進口。

　　再者，對于外觀設(shè)計專利而言，一般無內(nèi)部結(jié)構(gòu)，不存在同類、外觀相同產(chǎn)品無法判斷內(nèi)部結(jié)構(gòu)一致性的問題。因此，銷售產(chǎn)品的意思表示內(nèi)容明確、具體時，許諾銷售意思表示應(yīng)該及于所展示的產(chǎn)品全部，包含外包裝與內(nèi)容物。產(chǎn)品包裝物與產(chǎn)品一并出售，而產(chǎn)品包裝物作為被控侵權(quán)產(chǎn)品時，即使意思表示未單獨及于包裝物，也不影響對于許諾銷售或銷售的認定。

　?。ㄈ┰S諾時被控侵權(quán)產(chǎn)品的狀態(tài)：已經(jīng)存在與尚未投入生產(chǎn)

　　如果購買方是不特定的人，該許諾銷售是針對市場整體，無論行為人所許諾銷售的被控侵權(quán)產(chǎn)品是否實際存在，專利權(quán)人產(chǎn)品的相應(yīng)市場份額都會有受到減損之虞，因此毋庸置疑，對一般購買人進行許諾銷售的，不論被控侵權(quán)產(chǎn)品是否已經(jīng)投入生產(chǎn)，行為人都應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)行為和消除影響的民事責(zé)任，根據(jù)具體的案件情況及專利權(quán)人的請求，可能還會承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。

　　而針對特定購買人的許諾銷售，被控侵權(quán)產(chǎn)品的狀態(tài)對責(zé)任承擔(dān)有影響，需要分情況討論。向特定的購買人作出許諾銷售意思表示，本質(zhì)仍屬于要約邀請或者要約的范疇，但對專利權(quán)人的商業(yè)機會影響有限，此時需要區(qū)分雙方達成的交易模式是一次交易還是持續(xù)交易。如果達成的銷售合意是持續(xù)交易，此情形與前述對不特定人進行許諾銷售相比僅僅是影響力強弱的不同，性質(zhì)上并無根本區(qū)別。

　　但實踐中，有一些行為人會先與購買人達成銷售的合意，再去委托生產(chǎn)或者購進侵權(quán)產(chǎn)品，最終達成一次性交易，筆者認為此情況下是否構(gòu)成許諾銷售有討論空間，如果許諾銷售成立，銷售行為最終是否完成對許諾銷售責(zé)任承擔(dān)的判斷有較大影響。如果銷售成立，即合同已經(jīng)成立或者行為人已經(jīng)著手采購或定制被控侵權(quán)產(chǎn)品、收取價款或交付被控侵權(quán)貨物，那么前述“許諾”行為在責(zé)任認定時不需要單獨評價。原因在于：其一，一對一的要約是一次性而非持續(xù)性的事件，當(dāng)意思表示發(fā)出時，許諾銷售行為已不持續(xù)存在，而侵害之虞也因銷售的最終成立轉(zhuǎn)化為實際的損失。其二，判令停止侵權(quán)僅能針對正在發(fā)生、將來可能發(fā)生的事項，無法針對過去已發(fā)生的事實，一次性銷售完成后，許諾銷售行為早已停止，判決停止許諾銷售的侵權(quán)行為已經(jīng)不再具有意義。其三，許諾銷售給專利權(quán)人造成的損失無法脫離銷售行為單獨計算。

　　本案認定二被告銷售行為成立，通過判令停止銷售、賠償損失填平了權(quán)利人的利益。如前所述，許諾銷售是為擴大權(quán)利人制止侵權(quán)的時間范圍，如果二被告沒有最終銷售，侵權(quán)行為停止在許諾銷售環(huán)節(jié)，且產(chǎn)品已經(jīng)實際存在，此時許諾銷售才具有可歸責(zé)性。

　　三、許諾銷售的可歸責(zé)條件

　　綜上，筆者將幾種情形下許諾銷售的可歸責(zé)條件總結(jié)如下圖：

（√可歸責(zé)條件，×不可追責(zé)條件）

　　許諾的對象是否特定，不影響許諾銷售的成立。許諾銷售的意思表示不需要明確包含產(chǎn)品本身與包裝物，只需要明確具體即可。行為人作出意思表示時產(chǎn)品是否存在，對于不特定購買人和持續(xù)交易的特定購買人的許諾銷售認定不構(gòu)成影響，但是對于單次交易的特定購買人，則需要通過區(qū)分產(chǎn)品是否存在或是否由被控侵權(quán)人掌握來判斷許諾銷售的行為是否成立。

　　被控產(chǎn)品已經(jīng)被購入或由侵權(quán)人投入生產(chǎn)情況下，不論是否完成銷售，許諾銷售行為都有可歸責(zé)性，因為持有被控侵權(quán)產(chǎn)品，侵權(quán)可能發(fā)生的幾率更高。產(chǎn)品未投入生產(chǎn)時，銷售的意思表示是生產(chǎn)的前置行為，由于不存在產(chǎn)品，發(fā)生侵權(quán)的可能性較為微弱，給權(quán)利人造成的損害微乎其微，即使要對權(quán)利人的制止侵權(quán)時間范圍進行擴大保護，也應(yīng)有所邊界，不能使權(quán)利人的權(quán)利過分擴張。

　　注釋：

　　【1】參見（2021）最高法知民終1158號。

　　【2】參見（2021）最高法知行終451號。

　　【3】參見（2021）最高法知行終451號。

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