2023年3月3日，中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)名家講壇第34講暨商標(biāo)法完善系列活動(dòng)之三通過網(wǎng)上騰訊會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)直播進(jìn)行。本次活動(dòng)由西南政法大學(xué)識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院鄧宏光教授擔(dān)任主持人，萬慧達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管委會(huì)成員黃暉博士、華東政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院王艷芳教授和廣東外語外貿(mào)大學(xué)華南知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院王太平教授作為嘉賓，共同交流探討“《商標(biāo)法》中商標(biāo)侵權(quán)抗辯事由的完善”。

　　本次研討活動(dòng)主要圍繞《商標(biāo)法修訂草案（征求意見稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《征求意見稿》”）第62條新增的商標(biāo)侵權(quán)抗辯事由展開討論。該條將《商標(biāo)法》第59條中的正當(dāng)使用情形，擴(kuò)充為符合商業(yè)慣例的情形。該條第1款規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人實(shí)施下列符合商業(yè)慣例的行為：（一）善意使用自己的姓名、名稱、地址的；（二）為描述商品的種類、性質(zhì)、質(zhì)量、功能、用途、重量、數(shù)量、價(jià)值、地理來源及其他特點(diǎn)，使用注冊(cè)商標(biāo)中含有的地名、本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)、技術(shù)術(shù)語或者其他與該描述相關(guān)的標(biāo)志的；（三）僅為指示商品的用途、適用對(duì)象或者應(yīng)用場(chǎng)景，使用其注冊(cè)商標(biāo)的，但誤導(dǎo)公眾的除外?！?br>
　　本次活動(dòng)還探討了正當(dāng)使用中商業(yè)慣例的理解與適用、正當(dāng)使用的構(gòu)成要件、對(duì)姓名和地名正當(dāng)使用中的問題、描述性使用、指示性使用、商標(biāo)權(quán)權(quán)利窮竭等問題。因篇幅較長(zhǎng)，擬分成兩篇來推送相關(guān)內(nèi)容。同時(shí)，知產(chǎn)財(cái)經(jīng)將會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行剪輯回放，以饗讀者，點(diǎn)擊文末閱讀原文即可查看。

　　編輯整理：朱桓霆、徐杰、徐雯霏? 西南政法大學(xué)

　　一、對(duì)于商業(yè)慣例的理解與適用

　　關(guān)于“商業(yè)慣例”，各位專家、學(xué)者從不同視角切入，共同探討分析了商業(yè)慣例的構(gòu)成要件、商業(yè)慣例與善意的關(guān)系、正當(dāng)使用的界限等理論難題。

　　對(duì)于征求意見稿中“注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人實(shí)施下列符合商業(yè)慣例的行為”，黃暉博士和鄧宏光教授認(rèn)為，該表達(dá)容易產(chǎn)生誤解，誤認(rèn)為該條款中下列行為都符合商業(yè)慣例。在一些域外立法中，符合誠(chéng)實(shí)信用的商業(yè)慣例條款是在具體行為之外再增加的要件。舉例而言，對(duì)商標(biāo)進(jìn)行正當(dāng)性的使用、指示性使用，本身便說明其具有一定的合理性，但是行為過程并非一定符合商業(yè)慣例。如果商標(biāo)使用超出了一定的范圍，還是可能會(huì)有問題。實(shí)際上，該條款下列行為只有在符合商業(yè)慣例且不會(huì)導(dǎo)致混淆誤認(rèn)的情形下，才可能構(gòu)成正當(dāng)使用。建議在修改完善相關(guān)條款時(shí)，將正當(dāng)使用的要件要提取公因式出來，并在表達(dá)上作一些調(diào)整，避免產(chǎn)生歧義。

　　對(duì)于正當(dāng)使用，黃暉博士認(rèn)為“正當(dāng)”兩個(gè)字不應(yīng)當(dāng)是虛化的，而應(yīng)該是實(shí)際的，要回到商業(yè)慣例中去。比如正當(dāng)使用地名，換句話說使用地名本身未必正當(dāng)，如果不正當(dāng)?shù)脑?，有可能就?gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。如果突出使用地名，那仍然有可能是一種不正當(dāng)使用。所以不能簡(jiǎn)單地說使用地名都是正當(dāng)?shù)?、符合商業(yè)慣例的。因此，還應(yīng)當(dāng)增加誠(chéng)信作為限定條件之一。

　　對(duì)于商業(yè)慣例的認(rèn)定，王艷芳教授指出商業(yè)慣例與具體的行業(yè)、地域緊密相關(guān)，比如“五常大米”“稻花香”等等，在大米行業(yè)中是有慣例的。比如“臺(tái)兒莊”與“天下第一莊”，需要看當(dāng)?shù)貙?duì)“天下第一莊”具體的使用情況。當(dāng)事人如果能夠舉證證明，在提供的扇子、糕點(diǎn)等紀(jì)念品上實(shí)際使用了“天下第一莊”的商業(yè)標(biāo)識(shí)，那么這就是符合商業(yè)慣例的。所以對(duì)商業(yè)慣例的理解不能是機(jī)械的，而是要看具體的商品、具體行業(yè)、具體地域，然后綜合案件事實(shí)進(jìn)行判斷。

　　王太平教授認(rèn)為，對(duì)商業(yè)慣例的規(guī)定要有實(shí)質(zhì)性的構(gòu)成條件，應(yīng)區(qū)分善意與商業(yè)慣例。因?yàn)樯埔饧瓤梢詮闹饔^判斷，也可以從客觀行為判斷，把商業(yè)慣例作為單獨(dú)的情況列出來可能更好。善意中的主觀性可能會(huì)更強(qiáng)一點(diǎn)，而商業(yè)慣例是一個(gè)行業(yè)共同遵守的，相比善意而言可能更客觀一點(diǎn)。而且商業(yè)慣例的確定性更強(qiáng)，可以節(jié)省商業(yè)交易成本。

　　黃暉博士認(rèn)為征求意見稿中的三項(xiàng)行為存在不同邏輯，應(yīng)先列舉三項(xiàng)具體使用情況，然后再增加一個(gè)符合誠(chéng)實(shí)信用的商業(yè)慣例的總條件，而不是將善意與否的判斷放在前面，這樣更符合審理邏輯。歐盟的商標(biāo)條例或者指令，并未在此首先設(shè)定善意使用的條件，而是單獨(dú)作為一個(gè)要件放在第二款。所以要首先證明第一款是否使用自己的名稱，再證明是否超出誠(chéng)實(shí)信用的商業(yè)慣例，最后判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。征求意見稿中的三項(xiàng)存在不同邏輯：前兩項(xiàng)中所使用的標(biāo)志都不是商標(biāo)，而是與商標(biāo)相同或近似的標(biāo)志；第三項(xiàng)中使用的標(biāo)志就是商標(biāo)，是用于說明自己商品的用途、適用對(duì)象，應(yīng)用場(chǎng)景等等。

　　鄧宏光教授則認(rèn)為不是所有符合商業(yè)慣例的行為一定符合誠(chéng)信，也不是所有符合商業(yè)慣例的行為就一定屬于善意。在符合商業(yè)慣例的基礎(chǔ)上，是否增加符合誠(chéng)信原則或者善意的要件，確實(shí)值得思考和討論。

　　二、對(duì)姓名、地名的正當(dāng)使用問題

　　征求意見稿中第一項(xiàng)正當(dāng)使用的情形是“善意使用自己的姓名、名稱、地址”。各位專家、學(xué)者對(duì)姓名、地名的正當(dāng)使用問題進(jìn)行了探討，并對(duì)“名稱”是否應(yīng)該保留、善意如何認(rèn)定等問題進(jìn)行了分析。

　　對(duì)于姓名的正當(dāng)使用問題，王艷芳教授以華潤(rùn)案為例，指出司法實(shí)踐中對(duì)如何正當(dāng)使用自己姓名存在不同觀點(diǎn)，裁判思路的不同將導(dǎo)致裁判結(jié)論的不同。比如“侵權(quán)—抗辯”思路，或者“不侵權(quán)”思路，其中邏輯不同，審理的結(jié)論可能就會(huì)不同。這很難通過立法完全歸納清楚，需要通過最高法院或地方各級(jí)法院的典型案例來總結(jié)裁判規(guī)則。同時(shí)還要考慮商標(biāo)權(quán)與姓名權(quán)各自民事權(quán)利的范圍。

　　黃暉博士認(rèn)同“侵權(quán)—抗辯”的邏輯思路，并認(rèn)為新法和舊法存在變化，核心問題在于作為姓名使用是否越界、是否善意，需要根據(jù)新法的角度來判斷。討論新法的過程中要參照以前的做法，但也要考慮到新法制定的方向和角度也會(huì)發(fā)生變化，構(gòu)成要件也會(huì)發(fā)生變化。

　　鄧宏光教授指出每個(gè)人在自己姓名的標(biāo)注之內(nèi)是可以正當(dāng)使用的，但如果延伸到企業(yè)名稱、企業(yè)字號(hào)，那么就不再是純粹的姓名。如果企業(yè)字號(hào)在經(jīng)營(yíng)過程中同時(shí)作為服務(wù)商標(biāo)來使用，那就是商標(biāo)性使用的行為，與個(gè)人對(duì)姓名的使用兩者之間關(guān)系較遠(yuǎn)。善意性使用不能從姓名直接跳躍到商業(yè)識(shí)別標(biāo)記。如果導(dǎo)致混淆，從結(jié)果倒推就不是善意的。如果再加上原告商標(biāo)本身顯著性很強(qiáng)，而且不是描述性使用，那么認(rèn)定善意的難度就比較大。

　　王太平教授認(rèn)為，理論上把自然人姓名放進(jìn)來問題不大，自然人的人格權(quán)也需要保護(hù)，但是同樣存在風(fēng)險(xiǎn)。

　　關(guān)于地名的正當(dāng)使用問題，黃暉博士認(rèn)為使用地名本身未必正當(dāng)，如果不正當(dāng)?shù)脑?，有可能就?gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。如果突出使用地名，那仍然有可能是一種不正當(dāng)使用。所以不能簡(jiǎn)單地說使用地名都是正當(dāng)?shù)摹⒎仙虡I(yè)慣例的。對(duì)地名的使用，尤其應(yīng)注意關(guān)于地理標(biāo)志的集體商標(biāo)、馳名商標(biāo)問題，對(duì)地理指向上的使用和對(duì)地理標(biāo)志意義上的使用應(yīng)該作出區(qū)分。使用地名本身有可能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，包括兩種情況，一是商標(biāo)中不僅含有地名，而且還有其他區(qū)別性標(biāo)志；二是產(chǎn)生第二含義的地名。因此需要判斷被告使用的是商標(biāo)還是標(biāo)志，再判斷侵權(quán)。

　　鄧宏光教授認(rèn)為要考慮地理標(biāo)志證明商標(biāo)的特殊性，地理標(biāo)志證明商標(biāo)與普通商標(biāo)相比，在具有私權(quán)的同時(shí)，更為明顯的是具有公共利益屬性。地理標(biāo)志本身表示帶有該標(biāo)志的產(chǎn)品來源于特定區(qū)域，因此具有該地區(qū)特有的人文或者自然原因?qū)е碌莫?dú)特之處。地理標(biāo)志是識(shí)別標(biāo)記的同時(shí)，又是該特定地區(qū)的公共資源。為了讓該公共資源發(fā)揮更大的價(jià)值，要嚴(yán)格控制質(zhì)量，避免被一些企業(yè)用低劣的產(chǎn)品破壞公共資源，而且地理標(biāo)志還具有開放性，只要滿足特定條件的人都可以申請(qǐng)使用地理標(biāo)志。為了避免“公地悲劇”、避免不良企業(yè)借用對(duì)地名的正當(dāng)使用，從而用低劣產(chǎn)品破壞公共資源，應(yīng)當(dāng)對(duì)地理標(biāo)志證明商標(biāo)中地名的正當(dāng)使用，規(guī)定更加嚴(yán)苛的條件。

　　王艷芳教授指出申請(qǐng)地名應(yīng)該嚴(yán)格，因?yàn)橐艚o公共領(lǐng)域。在普通商標(biāo)地名使用中，為了保護(hù)公共利益，認(rèn)定是否正當(dāng)使用的空間應(yīng)放得更寬一點(diǎn)。

　　對(duì)名稱的善意使用問題，王太平教授、鄧宏光教授、黃暉博士認(rèn)為應(yīng)將“名稱”刪去。《征求意見稿》第二十六條第一項(xiàng)的修改可能受到歐盟的影響，但歐盟的規(guī)定已在2015年作出修改，后面特別限定為“自然人”的名字，而沒有對(duì)“名稱”進(jìn)行規(guī)定，因此征求意見稿中應(yīng)將“名稱”刪去。因?yàn)橐粋€(gè)商品上是一個(gè)商號(hào)還是商標(biāo)，應(yīng)該由消費(fèi)者最終判定。如果把商號(hào)，也就是企業(yè)的名稱放進(jìn)去的話，會(huì)導(dǎo)致商標(biāo)、商號(hào)正當(dāng)使用與侵權(quán)邊界的混亂，何況后面還有一個(gè)專門的條款規(guī)定商標(biāo)與企業(yè)名稱的關(guān)系。

　　對(duì)于善意使用的認(rèn)定，王太平教授認(rèn)為商標(biāo)具有動(dòng)態(tài)性，一直處于一個(gè)動(dòng)態(tài)的不斷演變的過程中，需要綜合考慮使用的情況。如果考慮的因素足夠充分，應(yīng)該有一個(gè)客觀標(biāo)準(zhǔn)，但彈性依然很大。

　　鄧宏光教授對(duì)此表示贊同，認(rèn)為應(yīng)“原則+靈活”二者并舉。制止不正當(dāng)行為的目標(biāo)是一致的，既要關(guān)注原則性的立法導(dǎo)向，又要根據(jù)實(shí)際的變化留有余地。是否正當(dāng)，需要個(gè)案分析。

　　三、對(duì)描述性使用的理解與適用

　　《征求意見稿》第六十二條第二項(xiàng)正當(dāng)使用的情形為描述性使用，即“為描述商品的種類、性質(zhì)、質(zhì)量、功能、用途、重量、數(shù)量、價(jià)值、地理來源及其他特點(diǎn)，使用注冊(cè)商標(biāo)中含有的地名、本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)、技術(shù)術(shù)語或者其他與該描述相關(guān)的標(biāo)志的”。各位專家、學(xué)者對(duì)描述性使用的邊界認(rèn)定進(jìn)行了探討。

　　對(duì)于描述性使用的界定，王艷芳教授指出應(yīng)以商業(yè)慣例為基礎(chǔ)，而非以主觀意愿來判斷。同時(shí)還要關(guān)注商標(biāo)的強(qiáng)弱，即商標(biāo)的知名度、顯著性等，與具有公共領(lǐng)域?qū)傩缘姆N類、性質(zhì)、質(zhì)量等要素之間強(qiáng)弱對(duì)比的關(guān)系。雖然這些標(biāo)志具有公共領(lǐng)域的屬性，但是如果該標(biāo)志在商標(biāo)意義上的屬性更強(qiáng)的話，那么可能要考慮其作為商標(biāo)的強(qiáng)屬性。如果說一個(gè)標(biāo)志在公共領(lǐng)域的屬性更強(qiáng)的話，那么在判斷該標(biāo)志是否屬于描述性使用時(shí)可能要著重考慮其公共領(lǐng)域方面的屬性。

　　鄧宏光教授認(rèn)為，區(qū)分是描述性使用還是作為商標(biāo)使用是有價(jià)值的，如果本身作為商標(biāo)使用，那么就喪失了作為描述性使用的前提。例如，如果將該標(biāo)識(shí)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，或者在宣傳中作為自己的商標(biāo)來宣傳，這些行為表明是作為商標(biāo)使用，該行為本身就反證證明他所使用的詞匯，不再是使用所謂的描述性詞匯。另外，有必要界定使用的是商標(biāo)還是商號(hào)還是其他，并完善商標(biāo)使用的概念、體系等。

　　黃暉博士指出商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成要件并未要求被告使用的一定是商標(biāo)，而是指向被告所使用的與他人相似的標(biāo)志。在六十二條的語境中要判斷使用的是商標(biāo)、地名，還是自己的標(biāo)志，現(xiàn)行法規(guī)定比較模糊，只是規(guī)定無權(quán)禁止正當(dāng)使用，沒有規(guī)定具體對(duì)象，而征求意見稿清晰地指向描述使用的標(biāo)志、地名等。因此應(yīng)修改《征求意見稿》第七十二條關(guān)于侵權(quán)的定義，不把被告使用的其他標(biāo)志納入到侵權(quán)的范圍中。

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