5月16日，美國FTC（聯(lián)邦貿(mào)易委員會）主席Lina? Khan和專員Rebecca? Slaughter就飛利浦訴泰雷茲案向美國ITC（國際貿(mào)易委員會）出具公共利益聲明，主張ITC在SEP案件中應(yīng)審慎頒發(fā)禁令。FTC認為，對于本就意在進行專利授權(quán)的專利權(quán)人來說，其完全能夠通過美國法院獲得足夠的救濟，而將合標(biāo)產(chǎn)品排除在美國市場之外會在無法提供同等救濟的情況下傷害美國消費者和其他市場參與者利益。FTC還認為，一方面實施人已有獲得許可的意愿，另一方面SEP權(quán)利人已向美國地區(qū)法院尋求救濟，而地區(qū)法院可以就過往及未來的許可費做出判決，這種情況下，ITC頒發(fā)哪怕是有限的禁令，也不符合公共利益。

　　誰有權(quán)頒發(fā)禁令

　　在美國，專利權(quán)人如果想要尋求專利侵權(quán)的禁令救濟，阻止實施人在美國市場繼續(xù)銷售侵權(quán)產(chǎn)品，有兩個路徑：一是請求法院頒發(fā)禁令；二是向ITC請求禁令，禁止侵權(quán)產(chǎn)品進入美國市場。

　　美國法院針對實施人頒發(fā)禁令的依據(jù)是美國專利法第283條，“對于訴訟有管轄權(quán)的法院，為防止專利權(quán)受到危害，在合理之情況下，可依衡平原則頒發(fā)禁令”。據(jù)此，美國法院在司法實踐中逐步確立了頒發(fā)禁令的審查標(biāo)準(zhǔn)。在eBay案中，美國最高法院確定了著名的“四要素標(biāo)準(zhǔn)”，明確了適用禁令救濟的具體規(guī)則。

　　由于eBay案后美國法院對頒發(fā)禁令的審慎態(tài)度，專利權(quán)人的禁令救濟訴請通常很難得到地區(qū)法院支持。根據(jù)近期發(fā)布的一份美國2021年專利訴訟報告中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，過去14年中，美國專利訴訟最多的5大地區(qū)法院僅頒發(fā)了398項永久禁令，永久禁令的頒發(fā)率不足1%。美國法院排斥頒發(fā)禁令的原因在于，其認為專利權(quán)人所謂的損失可以通過要求實施人承擔(dān)損害賠償責(zé)任進行救濟。法院認為，既然是用錢能解決的問題，就沒必要對專利權(quán)人進行禁令救濟，而專利權(quán)人要證明自己的損失是金錢難以彌補的并不容易。

　　于是，專利權(quán)人將目光轉(zhuǎn)向以保護美國貿(mào)易為宗旨的行政機構(gòu)ITC，一個很重要的原因就是，美國聯(lián)邦巡回上訴法院曾明確，ITC程序并不受eBay案原則的限制。ITC的一項殺手锏就是大名鼎鼎的“337調(diào)查”，其依據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)的規(guī)定，針對進口貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為以及其他不公平競爭行為開展調(diào)查，裁決是否侵權(quán)以及是否有必要采取救濟措施（排除令）的一項準(zhǔn)司法程序。

　　在ITC受理與SEP糾紛相關(guān)的337調(diào)查請求大量增加的背景下，對于ITC的禁令措施也存在越來越多的質(zhì)疑聲，認為ITC頒發(fā)禁令，會使得SEP權(quán)利人在專利許可中獲得了不公平的談判優(yōu)勢，進而扭曲正常的競爭秩序。

　　ITC禁令將損害公共利益

　　5月16日FTC向ITC提交的文件的背景是飛利浦訴泰雷茲（Thales）專利侵權(quán)案，F(xiàn)TC主席認為這是一次審視ITC頒發(fā)SEP禁令合理性問題的良好契機。這也是自FTC訴高通壟斷案“不了了之”后，F(xiàn)TC再次明確表達對SEP問題的立場；實際上，F(xiàn)TC本次表態(tài)也與當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)蜂窩SEP許可爭議相關(guān)。

　　2020年12月17日，飛利浦在美國特拉華州地區(qū)法院提起專利侵權(quán)之訴，訴稱大型汽車零件供應(yīng)商法國泰雷茲等7家公司侵犯其4項3G/4G標(biāo)準(zhǔn)必要專利，請求法院確定FRAND條件，同時飛利浦又請求ITC發(fā)起337調(diào)查，尋求對被控產(chǎn)品的禁令。

　　在法院尋求損害賠償救濟的同時在ITC尋求禁令，已然成為SEP權(quán)利人在美解決專利糾紛的上上策。FTC認為，這將產(chǎn)生一個問題：當(dāng)涉案的實施人已有接受許可的意愿（willingness），且當(dāng)法院已經(jīng)受理了確定FRAND條件之訴時，ITC是否還應(yīng)當(dāng)對實施人頒發(fā)禁止相關(guān)產(chǎn)品進入美國市場的禁令？

　　FTC主席Lina? Khan明確表示，“我們越來越擔(dān)心，承諾以FRAND條款進行許可的SEP權(quán)利人正在通過尋求ITC禁令的方式禁止使用標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品進入市場，從而影響到現(xiàn)有或潛在的被許可人。在我們看來，如果SEP權(quán)利人可以通過其他方式獲得在美國對其權(quán)利的完整救濟，那么再尋求排他性救濟，禁止使用標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品進入美國市場，將會在無法提供相應(yīng)救濟的情況下?lián)p害消費者以及其他市場參與者的利益”。

　　FTC認為，一般情況下，排他性救濟是與公共利益相違背的，特別是在法院已經(jīng)被請求確定FRADN條件并且可以使得SEP權(quán)利人得到充分救濟的情況下?？紤]到特拉華州地區(qū)法院已經(jīng)準(zhǔn)備裁定涉案SEP許可的FRAND條件，即便ITC最后公布的是“有限的禁令”，這也是不合適的。

　　FTC稱，鼓勵SEP權(quán)利人尋求排他性救濟，將損害FRAND承諾的有效性。如果將愿意并能夠獲得SEP許可的實施人的產(chǎn)品都排除在市場之外，將阻礙市場對符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及其補充技術(shù)的投資。因為合標(biāo)產(chǎn)品被排除在市場之外，相應(yīng)的生產(chǎn)互補技術(shù)的其他SEP權(quán)利人的許可授權(quán)回報也會下降。另外，對于消費者而言，不適當(dāng)?shù)慕哿钔瑯訒p害其利益，因為短期內(nèi)消費者無法購買到想要的商品。

　　FTC主席Lina? Khan指出，“尤其當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)實施者為善意被許可人——無論是按照自行確定的許可條件或者法院裁定的FRAND條件接受許可的，此時ITC頒發(fā)禁令是違背公共利益的。ITC在決定公布禁令前，至少應(yīng)該要求SEP權(quán)利人提供實施人不愿意尋求許可授權(quán)或者該禁令的公布不會損害公共利益的證據(jù)”。

　　FTC最后明確表示，ITC應(yīng)慎重考慮當(dāng)法院在被要求確定FRAND條款時，SEP禁令發(fā)不發(fā)的問題，發(fā)了是否會損害公共利益。并且，ITC做出的任何基于美國《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)的規(guī)定禁令，都不應(yīng)當(dāng)在法院有可能做出確定FRAND條件之裁定前生效。

　　禁令之爭由來已久

　　事實上，這不是FTC第一次反對ITC頒發(fā)SEP禁令。

　　2012年，在摩托羅拉針對微軟和蘋果向ITC提起的兩項獨立調(diào)查的背景下，F(xiàn)TC向ITC提交了評論文件。FTC 認為，將符合標(biāo)準(zhǔn)的侵權(quán)產(chǎn)品排除在美國市場外，意味著允許SEP權(quán)利人收取不合理的許可費，這可能會損害美國競爭秩序。為了避免讓標(biāo)準(zhǔn)本身變得反競爭，在沒有提供合理的專利許可使用費率的情況下，F(xiàn)TC要求ITC不得發(fā)布針對使用SEP產(chǎn)品的禁令，或者推遲發(fā)布禁令，直到雙方就過去的侵權(quán)行為或合理的許可使用費進行協(xié)商。

　　美國政府在ITC發(fā)布SEP禁令是否符合公共利益的問題上，前后有多次轉(zhuǎn)變。

　　2013年，奧巴馬政府對ITC發(fā)布禁令持負面態(tài)度。奧巴馬政府認為，在決定是否發(fā)布禁令時，ITC應(yīng)該考慮美國經(jīng)濟的競爭條件、美國競爭商品的生產(chǎn)、美國的消費者，以及美國對外的經(jīng)濟政治關(guān)系。并且，依據(jù)美國司法部DOJ和美國專利商標(biāo)局USPTO于 2013 年 1 月發(fā)布的“關(guān)于自愿 FRAND 承諾的標(biāo)準(zhǔn)必要專利補救措施的政策聲明”，奧巴馬政府認為對于被侵權(quán)的SEP權(quán)利人應(yīng)制定“適當(dāng)”的補救措施。

　　2019年，特朗普政府撤回了2013年的政策聲明，并于2019年發(fā)布了一份新的政策草案，該政策指出，“在符合FRAND承諾的情況下，對于侵犯標(biāo)準(zhǔn)必要專利的行為，特別情況下，應(yīng)適用國家法律規(guī)定的所有補救措施，包括禁令救濟和充分的損害賠償救濟”。

　　2021年7月，拜登簽署《促進美國經(jīng)濟競爭》行政令，要求DOJ、USPTO、NIST三機構(gòu)重新審查2019年的政策聲明。2021年12月，DOJ、USPTO和NIST聯(lián)合發(fā)布了“受自愿FRAND承諾覆蓋的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判與救濟措施政策聲明草案”并征求公眾意見。該草案的態(tài)度較之于2019年的文件又發(fā)生了變化——鼓勵SEP權(quán)利人和標(biāo)準(zhǔn)實施者進行誠信談判或者在雙方同意的前提下尋求仲裁或司法途徑解決糾紛，當(dāng)雙方無法協(xié)商解決時，法院會遵循eBay案所確立的禁令救濟適用規(guī)則確定是否頒發(fā)禁令。

　　當(dāng)然，ITC也沒有坐以待斃，5月18日，ITC前主席對DOJ、USPTO和NIST三機構(gòu)發(fā)布的政策草案進行了批判，認為該草案大大削弱了美國 SEP 權(quán)利人向聯(lián)邦法院尋求禁令以禁止銷售侵權(quán)產(chǎn)品或?qū)で?ITC 禁令禁止進口侵權(quán)產(chǎn)品的權(quán)利，阻礙美國在5G等關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定過程中的領(lǐng)導(dǎo)地位，進而損害美國利益。

　　就目前看，F(xiàn)TC和DOJ、USPTO等機構(gòu)就SEP侵權(quán)禁令救濟的問題上立場基本一致，反對ITC在有損公共利益和競爭的情況下，無視美國法院的FRAND裁定或者可能的裁定公布禁令。

　　實際上，隨著大型復(fù)雜組件產(chǎn)品的出現(xiàn)，專利侵權(quán)禁令引發(fā)的質(zhì)疑并不限于SEP領(lǐng)域，涉及數(shù)千個組件的產(chǎn)品因一項專利侵權(quán)就導(dǎo)致整個產(chǎn)品被禁售，是否會導(dǎo)致不合比例的損害，在美國之外也已引起更多關(guān)注，2021年，德國專利法進行改革，在禁令救濟部分引入比例原則，德國專利侵權(quán)救濟素來秉持的“停止侵權(quán)當(dāng)然論”似乎有所松動，此項改革措施也引起了全球關(guān)注，被認為是德國專利法現(xiàn)代化的信號。

　　作為專利保護的強效手段，專利侵權(quán)禁令何去何從，在保障專利權(quán)人利益的同時，促進專利技術(shù)實施使用，維護消費者利益和其他利益相關(guān)者的利益，我們將持續(xù)關(guān)注。

　　參考資料

　　1.https://www.iam-media.com/article/ftc-chair-weighs-in-against-itc-exclusion-orders-sep-holders

　　2.https://www.natlawreview.com/article/breach-frand-implications-itc-exclusion-orders-view-public-s-interest

　　3.https://www.ipwatchdog.com/2021/09/17/barks-bites-friday-september-17-ftc-report-finds-big-tech-acquisitions-underreported-itc-appoints-ouii-investigative-attorney-judge-hughes-dissents-cafcs-damages-r/id=137721/

　　4.https://www.essentialpatentblog.com/2020/04/itc-avoids-sep-frand-issues-by-finding-patents-not-infringed-netlist-v-hynix-337-ta-1089/

　　5.https://www.crowell.com/NewsEvents/AlertsNewsletters/all/FTC-Urges-ITC-to-Deny-Exclusion-Orders-for-RAND-Encumbered-Standard-Essential-Patent-Holders

　　6.http://www.fosspatents.com/2022/05/ftc-chair-lina-khan-tells-itc.html

　　7.https://www.jdsupra.com/legalnews/doj-ftc-testimony-before-congress-indic-23087/

　　8.http://www.gtkf.cn/index.php/mobile/news/magazine_details/id/4264.html

　　9.DocketNavigator《2021 PATENT LITIGATION YEAR IN REVIW》

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