文 | 王春 北京康瑞律師事務(wù)所

　　一、法律依據(jù)

　　2020年10月17日新修改的《專利法》（下稱新《專利法》）第七十一條對專利侵權(quán)訴訟中適用懲罰性賠償進行了較具體的規(guī)定：

　　“侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失或者侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。對故意侵犯專利權(quán)，情節(jié)嚴重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上五倍以下確定賠償數(shù)額。”

　　隨后最高人民法院于2021年3月3日出臺了《關(guān)于審理侵害知識產(chǎn)權(quán)民事案件適用懲罰性賠償?shù)慕忉尅罚ㄏ路Q《懲罰性賠償司法解釋》），對侵害知識產(chǎn)權(quán)民事案件中適用懲罰性賠償進行了更為具體的規(guī)定：

　　第二條“原告請求懲罰性賠償?shù)模瑧?yīng)當在起訴時明確賠償數(shù)額、計算方式以及所依據(jù)的事實和理由。原告在一審法庭辯論終結(jié)前增加懲罰性賠償請求的，人民法院應(yīng)當準許；在二審中增加懲罰性賠償請求的，人民法院可以根據(jù)當事人自愿的原則進行調(diào)解，調(diào)解不成的，告知當事人另行起訴?！?/span>

　　第五條“人民法院確定懲罰性賠償數(shù)額時，應(yīng)當分別依照相關(guān)法律，以原告實際損失數(shù)額、被告違法所得數(shù)額或者因侵權(quán)所獲得的利益作為計算基數(shù)。該基數(shù)不包括原告為制止侵權(quán)所支付的合理開支；法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。前款所稱實際損失數(shù)額、違法所得數(shù)額、因侵權(quán)所獲得的利益均難以計算的，人民法院依法參照該權(quán)利許可使用費的倍數(shù)合理確定，并以此作為懲罰性賠償數(shù)額的計算基數(shù)。人民法院依法責令被告提供其掌握的與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料，被告無正當理由拒不提供或者提供虛假賬簿、資料的，人民法院可以參考原告的主張和證據(jù)確定懲罰性賠償數(shù)額的計算基數(shù)?！?/span>

　　上述法律規(guī)定和司法解釋應(yīng)該是新《專利法》施行以后確定專利侵權(quán)訴訟中懲罰性賠償數(shù)額的主要且具體的依據(jù)。盡管在其他知識產(chǎn)權(quán)訴訟領(lǐng)域已經(jīng)存在一些懲罰性賠償案例，但目前確實缺少相關(guān)的專利侵權(quán)訴訟懲罰性賠償案例以供參考。

　　二、專利權(quán)人主張懲罰性賠償?shù)南嚓P(guān)準備

　　下文中筆者試探索對上述規(guī)定進行解讀，進而依照上述規(guī)則，站在原告或?qū)＠麢?quán)人的立場，從訴訟實務(wù)角度切實地分析專利權(quán)人在一場具體訴訟中如何有效地準備證據(jù)和訴訟請求，以實現(xiàn)對侵權(quán)人的懲罰性索賠。

　　（一）懲罰性賠償?shù)恼埱笤瓌t和請求時機

　　根據(jù)《懲罰性賠償司法解釋》第二條的規(guī)定，如果專利權(quán)人確定要針對侵權(quán)人實施懲罰性索賠，則要在一審法庭辯論終結(jié)前主動向人民法院明確提出懲罰性賠償請求、賠償數(shù)額、計算方式以及所依據(jù)的事實和理由。這里包含兩點重要信息：

　　第一，懲罰性賠償制度的請求原則是依當事人請求原則，如果專利權(quán)人不主動請求，則人民法院不會主動適用懲罰性賠償制度；

　　第二，懲罰性賠償制度的請求時機是一審法庭辯論終結(jié)前，如果專利權(quán)人未在該時機提出請求，則可能會錯失最佳請求時機，進而不能獲得懲罰性賠償或者需通過另行起訴增加訴訟成本的方式才可能獲得懲罰性賠償。

　　（二）懲罰性賠償?shù)淖C據(jù)準備

　　根據(jù)新《專利法》和《懲罰性賠償司法解釋》的相關(guān)規(guī)定，專利權(quán)人在一審起訴時就要收集并準備好用于證明侵權(quán)人具有侵權(quán)故意、侵權(quán)行為情節(jié)嚴重的證據(jù)，以及用于計算懲罰性賠償基數(shù)的證據(jù)（即用于證明權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失、侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益或涉案專利許可使用費的證據(jù)）。具體而言：

　　1.關(guān)于證明侵權(quán)人具有侵權(quán)故意的證據(jù)

　　該類證據(jù)主要有以下幾種：

　?。?）專利權(quán)人或者利害關(guān)系人曾向侵權(quán)人發(fā)送的侵權(quán)通知或者警告函等；

　?。?）證明侵權(quán)人或其法定代表人、管理人是專利權(quán)人或者利害關(guān)系人的法定代表人、管理人、實際控制人的證據(jù)，例如專利權(quán)人之前載有侵權(quán)人或其法定代表人、管理人姓名的營業(yè)執(zhí)照、勞動合同等；

　?。?）證明侵權(quán)人與專利權(quán)人或者利害關(guān)系人之間存在勞動、勞務(wù)、合作、許可、經(jīng)銷、代理、代表等關(guān)系，且接觸過被侵害的專利權(quán)的證據(jù)；

　　（4）證明侵權(quán)人與專利權(quán)人或者利害關(guān)系人之間有業(yè)務(wù)往來或者為達成合同等進行過磋商，且接觸過被侵害的專利權(quán)的證據(jù)。

　　2.關(guān)于證明侵權(quán)行為情節(jié)嚴重的證據(jù)

　　該類證據(jù)主要有以下幾種：

　?。?）侵權(quán)人因侵權(quán)被行政處罰或者法院裁判承擔責任后，再次實施相同或者類似侵權(quán)行為的證據(jù)，例如涉及侵權(quán)人相同或者類似侵權(quán)行為之前作出的行政處罰決定書或者法院裁定書、判決書；

　?。?）證明侵權(quán)人以侵害知識產(chǎn)權(quán)為業(yè)的證據(jù)，例如證明自然人或其設(shè)立公司或個體工商戶的從業(yè)目的、經(jīng)營模式(包括被訴侵權(quán)產(chǎn)品的推銷流程、儲藏方式以及店招和店內(nèi)裝潢情況)、侵權(quán)持續(xù)時間(包括成立時間、受到行政或刑事處罰的時間、侵權(quán)持續(xù)周期、侵權(quán)手段基本一致或相近)的證據(jù)；

　?。?）侵權(quán)人偽造、毀壞或者隱匿侵權(quán)證據(jù)的情形；

　?。?）侵權(quán)人拒不履行保全裁定的情形；

　?。?）侵權(quán)人侵權(quán)獲利或者權(quán)利人受損巨大的證據(jù)；

　?。?）侵權(quán)人的侵權(quán)行為可能危害國家安全、公共利益或者人身健康的證據(jù)。

　　3.關(guān)于計算懲罰性賠償基數(shù)的證據(jù)

　　根據(jù)新《專利法》第七十一條的規(guī)定，原告主張懲罰性賠償?shù)挠嬎慊鶖?shù)應(yīng)當是按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失、侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益、參照涉案專利許可使用費的合理倍數(shù)三個方法確定的賠償額，而不包括法院依照法定賠償計算方法確定的賠償額。同時根據(jù)《懲罰性賠償司法解釋》第五條的規(guī)定，該懲罰性賠償?shù)挠嬎慊鶖?shù)不包括原告為制止侵權(quán)所支付的合理開支。

　　在目前的專利侵權(quán)訴訟實踐中，據(jù)統(tǒng)計分析，適用上述三種非法定賠償計算方法確定賠償額的案件占比可能不足10%，可見其占比相當之低，背后原因可能是專利權(quán)人不愿意或無法拿出自身的財務(wù)數(shù)據(jù)或?qū)＠S可費數(shù)據(jù)以及無法獲得侵權(quán)人的財務(wù)數(shù)據(jù)。然而，在新《專利法》施行后，專利權(quán)人為了使得其提出的懲罰性賠償主張能夠得到支持，必須努力尋找搜集證據(jù)以用于計算上述三種非法定賠償額中的至少一種，并擇優(yōu)提供給法官，以供法官確定懲罰性賠償?shù)挠嬎慊鶖?shù)。否則有可能得不到法院關(guān)于懲罰性賠償請求的支持。

　　由此可見，在接下來的專利侵權(quán)訴訟中，專利權(quán)人需要建立產(chǎn)品市場銷量監(jiān)控和分析機制，并提高自身損失證據(jù)的收集意識，及時發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為并記錄自身的損失額。同時對專利律師或調(diào)查員的調(diào)查取證能力也提出了更高的要求，因為專利律師或調(diào)查員很多時候需要通過自己的工作幫助專利權(quán)人獲取所要的損害賠償計算證據(jù)，例如侵權(quán)人獲利證據(jù)等。

　?。ㄈ┓ㄔ焊鶕?jù)原告所交證據(jù)情況對懲罰性賠償進行認定

　　（1）如果專利權(quán)人未在一審法庭辯論終結(jié)前向法院明確提出懲罰性賠償請求、賠償數(shù)額、計算方式以及所依據(jù)的事實和理由，則人民法院不會主動適用懲罰性賠償制度；

　?。?）如果專利權(quán)人在一審法庭辯論終結(jié)前向法院明確提出懲罰性賠償請求、賠償數(shù)額、大概計算方式，但未提交證明侵權(quán)人具有侵權(quán)故意、侵權(quán)行為情節(jié)嚴重的證據(jù)，則人民法院可能會考慮專利權(quán)人的懲罰性賠償請求，但由于證據(jù)不足可能不會支持專利權(quán)人的主張;

　　（3）如果專利權(quán)人在一審法庭辯論終結(jié)前向法院明確提出懲罰性賠償請求、賠償數(shù)額、大概計算方式，也提交了證明侵權(quán)人具有侵權(quán)故意、侵權(quán)行為情節(jié)嚴重的證據(jù)，但未提交用于證明權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失、被告因侵權(quán)所獲得的利益或涉案專利許可使用費的證據(jù)，則人民法院應(yīng)當責令被告提供其掌握的與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料，從而支持專利權(quán)人的主張。

　　（四）新《專利法》和《懲罰性賠償司法解釋》中存在的一些問題

　　如上所述，懲罰性賠償?shù)挠嬎慊鶖?shù)不包括法院依照法定賠償計算方法確定的賠償額，那么如果原告提供了能夠證明侵權(quán)人具有侵權(quán)故意、侵權(quán)行為情節(jié)嚴重的證據(jù)，人民法院應(yīng)當據(jù)此認定適用懲罰性賠償。但當原告無法提供用于證明權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失、被告因侵權(quán)所獲得的利益或涉案專利許可使用費的證據(jù)，同時被告又拒絕提供其掌握的與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料，此時人民法院就缺乏用于確定懲罰性賠償數(shù)額的計算基數(shù)，則其如何計算懲罰性賠償數(shù)額？

表1 專利侵權(quán)案件賠償數(shù)額確定方式情況統(tǒng)計

　　根據(jù)筆者的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗及對相關(guān)案例的檢索結(jié)果，在司法實踐中，專利權(quán)人往往很難證明其因侵權(quán)人的侵權(quán)行為而遭受的損失，也無法獲得侵權(quán)人因侵權(quán)所獲利益的證據(jù)，再加上我國專利許可尚未形成穩(wěn)定的交易市場，許可費的倍數(shù)也難以確定。因此，雖然專利法規(guī)定了三種非法定的賠償方式，但實踐中法官還是較多地運用法定賠償確定侵權(quán)人具體的賠償數(shù)額。如表1所示[1]，根據(jù)已有的統(tǒng)計分析，在2014-2018年審結(jié)的9896件專利權(quán)人勝訴且獲得損害賠償救濟的侵權(quán)案件中，適用法定賠償?shù)陌讣?346件，占比94.4%。

　　可見，對于如此大量的適用法定賠償?shù)膶＠謾?quán)案件，根據(jù)目前的新《專利法》和《懲罰性賠償司法解釋》中的規(guī)定，顯然很難有效地幫助專利權(quán)人獲得懲罰性賠償。因而需要立法機關(guān)和司法機關(guān)出臺更完善的相關(guān)規(guī)定，以保證懲罰性賠償制度不淪為一紙空文。

　　注釋:

　　[1] 邊仁君: 《專利侵權(quán)損害賠償規(guī)則的標準、困境與重構(gòu)》，《知識產(chǎn)權(quán)》2021年第3期，第34-53頁。