文 | 曹慧敏  福建省高級(jí)人民法院民三庭法官

　　【裁判要旨】

　　涉案權(quán)利商標(biāo)包含的“金銀花”文字，雖然確系花露水商品常用的一種原料名稱，但本案并無充分的證據(jù)證明上述商標(biāo)已經(jīng)整體退化為商品通用名稱，“金銀花”文字已經(jīng)被普通消費(fèi)者用于指代花露水商品。同安堂公司作為花露水同行業(yè)生產(chǎn)、銷售廠家，其生產(chǎn)、銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品雖然亦標(biāo)注其“同安堂”注冊(cè)商標(biāo)及“同安堂草本花露水”字樣，但在瓶貼最容易為相關(guān)消費(fèi)者注意到的中間顯著位置突出、單獨(dú)使用“金銀花”文字，如系作為描述性文字，則上述“金銀花”文義不完整，易使相關(guān)消費(fèi)者認(rèn)知為標(biāo)識(shí)性文字，足以導(dǎo)致商品來源的混淆。即使消費(fèi)者能夠注意到在商品包裝上使用的“同安堂”注冊(cè)商標(biāo)，但基于同安堂公司的使用方式，亦很可能將本案被訴的“金銀花”標(biāo)識(shí)作為“同安堂”品牌下的系列產(chǎn)品之一，從而使得“金銀花”商標(biāo)與該商標(biāo)所標(biāo)示產(chǎn)品的來源之間的聯(lián)系被削弱。同安堂公司的涉案使用方式系未對(duì)他人注冊(cè)在先、使用多年的注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行合理避讓，不構(gòu)成正當(dāng)使用。

　　【案號(hào)】

　　一審：（2020）閩01民初1061號(hào)  

　　二審：（2021）閩民終267號(hào)

　　【案情】

　　原告：上海碧麗化妝品有限公司（以下簡(jiǎn)稱碧麗公司）

　　被告：福建同安堂生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱同安堂公司）

　　碧麗公司經(jīng)核準(zhǔn)受讓第603857號(hào)商標(biāo)，核定使用商品類別為第3類：化妝品；潤(rùn)膚液；香水；爽身粉；美容膏（截止）。該商標(biāo)于1992年7月30日獲得注冊(cè)公告，專用權(quán)經(jīng)續(xù)展，期限至2022年7月29日,自1992年以來持續(xù)使用至今。

　　2019年10月28日，經(jīng)公證證據(jù)保全，同安堂公司在其經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)店中銷售名稱為“同安堂草本花露水非驅(qū)抑菌劑蛇膽牛黃金銀花花露水定制批發(fā)”的產(chǎn)品。被訴侵權(quán)產(chǎn)品的包裝容器為上窄下寬的塑料瓶，瓶頸、瓶腹部分均粘有瓶貼。瓶貼上的中間位置印制有兩行文字，第一行為橫向排列的“金銀花”；第二行為橫向排列的“同安堂草本花露水”。其中，第一行“金銀花”文字的字體明顯大于第二行文字。瓶貼的上方位置印制有帶商標(biāo)注冊(cè)標(biāo)記的“同安堂”文字圖形組合，從視覺效果上看，該文字圖形組合小于“金銀花”文字。

　　碧麗公司主張同安堂公司生產(chǎn)、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，應(yīng)停止侵權(quán)并賠償損失。同安堂公司確認(rèn)該產(chǎn)品由其生產(chǎn)、銷售，但主張碧麗公司涉案權(quán)利商標(biāo)的注冊(cè)有其歷史特殊性，按照現(xiàn)行規(guī)定則無法注冊(cè)；同安堂公司持有第27038862號(hào)“同安堂”文字圖形組合商標(biāo)，核定使用商品第5類；金銀花系花露水中常見的原料，市面上銷售有多款以“金銀花花露水”為名的產(chǎn)品，金銀花是其出售的花露水的主要成分之一，其系標(biāo)明產(chǎn)品成分，且與其自有的“同安堂”注冊(cè)商標(biāo)同時(shí)使用，不會(huì)造成消費(fèi)者混淆誤認(rèn)，故其行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

　　【審判】

　　福建省福州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，同安堂公司的涉案行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，判決停止侵權(quán)并賠償損失。

　　同安堂公司不服一審判決，提起上訴。福建省高級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，碧麗公司系涉案第603857號(hào)注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)人，且該商標(biāo)處于有效狀態(tài)，其合法權(quán)益受法律保護(hù)。上述商標(biāo)包含的“金銀花”文字，雖然確系花露水商品常用的一種原料名稱，但同安堂公司并未提供充分的證據(jù)證明上述商標(biāo)已經(jīng)整體退化為商品通用名稱，“金銀花”文字已經(jīng)被普通消費(fèi)者用于指代花露水商品。

　　《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第五十九條規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。根據(jù)本案查明的事實(shí)，同安堂公司作為花露水同行業(yè)生產(chǎn)銷售廠家，其生產(chǎn)銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品，雖然亦標(biāo)注了其“同安堂”注冊(cè)商標(biāo)及“同安堂草本花露水”字樣，但在瓶貼最容易為相關(guān)消費(fèi)者注意到的中間顯著位置突出、單獨(dú)使用“金銀花”文字，如系作為描述性文字，則上述“金銀花”文義不完整，易使相關(guān)消費(fèi)者認(rèn)知為標(biāo)識(shí)性文字，足以導(dǎo)致商品來源的混淆。即使消費(fèi)者能夠注意到在商品包裝上使用的“同安堂”注冊(cè)商標(biāo)，但基于同安堂公司的使用方式，亦很可能將本案被訴的“金銀花”標(biāo)識(shí)作為“同安堂”品牌下的系列產(chǎn)品之一，從而使得“金銀花”商標(biāo)與該商標(biāo)所標(biāo)示產(chǎn)品的來源之間的聯(lián)系被削弱。同安堂公司的涉案使用方式系未對(duì)他人注冊(cè)在先、使用多年的注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行合理避讓，不構(gòu)成正當(dāng)使用。本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品為花露水（抑菌劑），與涉案注冊(cè)商標(biāo)所標(biāo)示的商品“香水”，在商品的性狀、功能、銷售渠道、所面對(duì)的消費(fèi)者群體方面基本相同，為類似商品。同安堂公司在類似商品上使用的“金銀花”文字雖然是橫向排列，在字體與排列方式等方面與碧麗公司涉案注冊(cè)商標(biāo)略有不同，但字義、讀音等與碧麗公司涉案注冊(cè)商標(biāo)相同，構(gòu)成近似商標(biāo)，足以導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)商品來源產(chǎn)生混淆。同安堂公司的涉案行為構(gòu)成對(duì)碧麗公司注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵害，應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失等民事責(zé)任。

　　【評(píng)析】

　　一、對(duì)在先商標(biāo)的正當(dāng)使用和合理避讓之爭(zhēng)

　　商標(biāo)是區(qū)分商品和服務(wù)來源的標(biāo)志，亦承載著一定的商品和服務(wù)的商譽(yù)和生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者的信譽(yù)。商標(biāo)法對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人的保護(hù)顯而易見，但亦不是絕對(duì)無限制的。我國(guó)商標(biāo)法有一個(gè)逐步發(fā)展完善的過程，某些根據(jù)現(xiàn)行商標(biāo)法無法注冊(cè)的商標(biāo)已經(jīng)在特定歷史時(shí)期注冊(cè)并仍然有效，基于此，對(duì)于商標(biāo)權(quán)人的保護(hù)與公共利益的保護(hù)之間需要一定的利益衡平考量，對(duì)在先商標(biāo)的正當(dāng)使用與合理避讓規(guī)則亦應(yīng)運(yùn)而生?！吨腥A人民共和國(guó)商標(biāo)法》第五十九條規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

　　本案審理過程中，根據(jù)上述規(guī)定，亦存在兩種不同的觀點(diǎn)：一種觀點(diǎn)認(rèn)為，碧麗公司涉案“金銀花”商標(biāo)的注冊(cè)有一定的歷史特殊性，根據(jù)現(xiàn)行的法律規(guī)定已經(jīng)無法獲得注冊(cè)；金銀花是一種植物名稱，且亦是花露水中常用的一種原料，故碧麗公司無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用；而同安堂公司在其生產(chǎn)、銷售的花露水產(chǎn)品上標(biāo)注金銀花是表明其主要成分，亦與其自有的“同安堂”商標(biāo)一起使用，不會(huì)造成消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)，故同安堂公司的涉案行為系正當(dāng)使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為，碧麗公司“金銀花”商標(biāo)的注冊(cè)雖然有一定的歷史特殊性，但在該商標(biāo)未被撤銷的情況下，商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益受法律保護(hù)；該商標(biāo)雖然含有商品的主要原料，無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用，但本案中同安堂公司在消費(fèi)者最容易注意到的瓶貼中間顯著位置突出、單獨(dú)使用“金銀花”文字，字體大于其瓶貼上的自有“同安堂”商標(biāo)和商品名稱字體，未對(duì)在先商標(biāo)進(jìn)行合理避讓，不符合善意和商業(yè)慣例的適用，容易造成消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)，故不能認(rèn)定其為正當(dāng)使用，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。本案采用了第二種觀點(diǎn)。

　　二、對(duì)在先商標(biāo)正當(dāng)使用和合理避讓的相關(guān)規(guī)定

　　對(duì)于在先商標(biāo)的正當(dāng)使用，早在1999年，工商標(biāo)字〔1999〕第331號(hào)《國(guó)家工商行政管理局關(guān)于商標(biāo)行政執(zhí)法中若干問題的意見》第九條即規(guī)定，下列使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的文字、圖形的行為，不屬于商標(biāo)侵權(quán)行為：（一）善意地使用自己的名稱或者地址；（二）善意說明商品或者服務(wù)的特征或者屬性，尤其是說明商品或者服務(wù)的質(zhì)量、用途、地理來源、種類、價(jià)值及提供日期。該規(guī)定雖然已經(jīng)失效，但仍然具有一定的參考意義。2002年修訂的《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法實(shí)施條例》第四十九條明確規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。上述規(guī)定后被2013年修訂的《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》吸收上升到國(guó)家法律層面?，F(xiàn)行《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》亦保留了上述規(guī)定。

　　在國(guó)外，對(duì)于商標(biāo)的正當(dāng)使用也為一些判例和相關(guān)規(guī)定所確認(rèn)，如《歐共體商標(biāo)一號(hào)指令》明確規(guī)定，商標(biāo)權(quán)人無權(quán)禁止第三方在貿(mào)易中指明商品種類、質(zhì)量、數(shù)量、用途、價(jià)值、地理來源、生產(chǎn)日期或者服務(wù)的其他特征，只要這種使用不違背工商業(yè)領(lǐng)域的誠(chéng)信慣例。12005年歐共體法院判決的“吉列公司訴LA-Labo-ratories公司案”、2004年美國(guó)聯(lián)邦最高法院判決的“KP公司案”等，也都確認(rèn)了上述規(guī)則。

　　關(guān)于在先商標(biāo)的合理避讓問題。雖然我國(guó)法律中并未明確使用“合理避讓”四字，但在對(duì)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人商標(biāo)權(quán)的保護(hù)、商標(biāo)侵權(quán)行為的相關(guān)規(guī)定中，均可以看出“對(duì)在先商標(biāo)合理避讓”的基本規(guī)則。

　　三、商標(biāo)正當(dāng)使用的構(gòu)成要件分析

　　根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第五十九條的規(guī)定，構(gòu)成商標(biāo)正當(dāng)使用應(yīng)當(dāng)具備以下要件：

　　（一）前提要件

　　對(duì)于在先商標(biāo)的正當(dāng)使用，前提要件就是，注冊(cè)商標(biāo)中含有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有地名。

　　《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第十條規(guī)定，下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用：（一）同中華人民共和國(guó)的國(guó)家名稱、國(guó)旗、國(guó)徽、國(guó)歌、軍旗、軍徽、軍歌、勛章等相同或者近似的，以及同中央國(guó)家機(jī)關(guān)的名稱、標(biāo)志、所在地特定地點(diǎn)的名稱或者標(biāo)志性建筑物的名稱、圖形相同的；（二）同外國(guó)的國(guó)家名稱、國(guó)旗、國(guó)徽、軍旗等相同或者近似的，但經(jīng)該國(guó)政府同意的除外；（三）同政府間國(guó)際組織的名稱、旗幟、徽記等相同或者近似的，但經(jīng)該組織同意或者不易誤導(dǎo)公眾的除外；（四）與表明實(shí)施控制、予以保證的官方標(biāo)志、檢驗(yàn)印記相同或者近似的，但經(jīng)授權(quán)的除外；（五）同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標(biāo)志相同或者近似的；（六）帶有民族歧視性的；（七）帶有欺騙性，容易使公眾對(duì)商品的質(zhì)量等特點(diǎn)或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的；（八）有害于社會(huì)主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的?？h級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名，不得作為商標(biāo)。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外；已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。第十一條規(guī)定，下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的；（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；（三）其他缺乏顯著特征的。前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。第十二條規(guī)定，以三維標(biāo)志申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的，僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實(shí)質(zhì)性價(jià)值的形狀，不得注冊(cè)。我國(guó)商標(biāo)法和商標(biāo)保護(hù)理念有一個(gè)逐步發(fā)展完善的過程，根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，涉案“金銀花”商標(biāo)或許不能注冊(cè)，但基于其在特定歷史時(shí)期已經(jīng)注冊(cè)且仍然有效的情況，對(duì)于該商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益仍然應(yīng)當(dāng)予以保護(hù)，但應(yīng)當(dāng)允許他人正當(dāng)使用。故本案中，碧麗公司的“金銀花”商標(biāo)含有商品的主要原料，無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

　　（二）使用要件

　　對(duì)于在先商標(biāo)的正當(dāng)使用，顧名思義，顯然應(yīng)當(dāng)符合使用的“正當(dāng)性”這一要件。對(duì)于使用的正當(dāng)性如何判斷，我國(guó)法律并無明確規(guī)定。但《歐共體商標(biāo)一號(hào)指令》的規(guī)定具有一定的參考價(jià)值，即不違背工商業(yè)領(lǐng)域的誠(chéng)信慣例。結(jié)合相關(guān)司法實(shí)踐，筆者認(rèn)為，對(duì)于使用的正當(dāng)性，應(yīng)符合性質(zhì)上非商標(biāo)性使用、主觀上善意、客觀上符合誠(chéng)信慣例三者相結(jié)合。

　　1.性質(zhì)上非商標(biāo)性使用，即要求第三人在使用時(shí)并無作為區(qū)別商品或服務(wù)來源的作用，即未起到商標(biāo)的識(shí)別作用，非商標(biāo)意義的使用。當(dāng)然，某些情況下，第三人雖然是非商標(biāo)性質(zhì)使用，但部分消費(fèi)者仍然可能對(duì)商品或服務(wù)來源造成混淆誤認(rèn)。此時(shí)，不能當(dāng)然認(rèn)定第三人的使用行為不正當(dāng)。比如北京市高級(jí)人民法院2004年頒布的《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》中，曾將“使用不會(huì)造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)”作為構(gòu)成要件，后在2006年重新頒布時(shí)刪除。江蘇省高級(jí)人民法院在“百家湖案”中也未將可能導(dǎo)致消費(fèi)者混淆作為正當(dāng)使用的前提。歐盟法院在“GERRI案”中、美國(guó)聯(lián)邦最高法院在“KP公司案”中也均認(rèn)為可能造成一些消費(fèi)者的混淆并足以得出使用不正當(dāng)?shù)慕Y(jié)論。2結(jié)合本案，雖然同安堂公司主張其使用“金銀花”三字為非商標(biāo)性使用，但結(jié)合其突出、顯著的使用方式，顯然系一般商標(biāo)的通常使用方式，故其該主張缺乏事實(shí)依據(jù)。

　　2.主觀上善意，即要求第三人在使用在先商標(biāo)或其包含內(nèi)容的出發(fā)點(diǎn)是善意的。比如，為描述商品性能以便讓消費(fèi)者更清晰全面了解商品等。當(dāng)然，在具體司法案件的判斷中，鑒于善意是一種主觀要件，需要結(jié)合第三人的地位、客觀行為、實(shí)際造成的后果等來綜合判斷。結(jié)合本案，判斷同安堂公司主觀上是否善意，需要結(jié)合其同行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的地位、對(duì)于“金銀花”三字的使用方式等加以判斷。

　　3.客觀上符合誠(chéng)信慣例，即要求第三人在使用時(shí)是符合商業(yè)慣例的使用。如本案中，“金銀花”作為花露水的成分標(biāo)注在產(chǎn)品成分列表中顯然是一種符合商業(yè)慣例的使用，而在瓶貼正中最顯著位置以最大號(hào)字體單獨(dú)一行顯著標(biāo)注“金銀花”三字，難以讓人認(rèn)為是一種善意的符合商業(yè)慣例的使用，亦容易讓消費(fèi)者認(rèn)為系標(biāo)識(shí)性文字，導(dǎo)致商品來源的混淆。即使消費(fèi)者能夠注意到在商品包裝上使用的“同安堂”注冊(cè)商標(biāo)，但基于同安堂公司的使用方式，亦很可能將本案被訴的“金銀花”標(biāo)識(shí)作為“同安堂”品牌下的系列產(chǎn)品之一，從而使得“金銀花”商標(biāo)與該商標(biāo)所標(biāo)示產(chǎn)品的來源之間的聯(lián)系被削弱。

　　綜合上述分析和判斷，同安堂公司的涉案使用行為無法認(rèn)定為是對(duì)在先商標(biāo)的正當(dāng)使用，其未對(duì)在先商標(biāo)進(jìn)行合理避讓，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　注釋:

　　[1] 王遷著：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法教程》，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2011年8月第3版，第413-425頁。

　　[2] 王遷著：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法教程》，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2011年8月第3版，第424-425頁。