作者：王春北京康瑞律師事務(wù)所律師、專利代理師

　　【摘要】本文試圖厘清各個(gè)等同侵權(quán)原則的限制性規(guī)則之間的關(guān)系，從一個(gè)立體視角審視這些規(guī)則與等同侵權(quán)原則的關(guān)系及其運(yùn)用順序和運(yùn)用方式，以期為等同侵權(quán)原則的限制性規(guī)則進(jìn)行立體畫像。

　　【關(guān)鍵詞】等同侵權(quán)原則；立體性限制規(guī)則；全面覆蓋原則；技術(shù)構(gòu)思不同規(guī)則；捐獻(xiàn)原則；禁止反悔原則；可預(yù)見性規(guī)則

　　一、引言

　　我們知道，專利侵權(quán)判定引入等同侵權(quán)原則的初衷和目的是，彌補(bǔ)使用文字描述專利權(quán)利要求保護(hù)范圍導(dǎo)致的不足以準(zhǔn)確地界定專利的保護(hù)范圍和描述發(fā)明的精妙之處，防止理性的侵權(quán)者對(duì)別人的發(fā)明創(chuàng)造稍作非實(shí)質(zhì)性的改變或替換就能盜用專利的實(shí)質(zhì)技術(shù)從而逃避侵權(quán)責(zé)任。有時(shí)專利權(quán)人在申請(qǐng)專利過程中由于客觀原因而難以使其撰寫的權(quán)利要求書在字面上全面覆蓋在授權(quán)后出現(xiàn)的侵權(quán)產(chǎn)品，從制度設(shè)置的法理本源看，等同侵權(quán)原則主要是針對(duì)這種情況而給予專利權(quán)人的對(duì)其專利字面保護(hù)范圍予以適度放寬解釋的一種補(bǔ)救措施。等同侵權(quán)原則的確立主要是為了解決因不能歸咎于專利權(quán)人的外在原因所導(dǎo)致的權(quán)利要求字面保護(hù)范圍被寫窄的問題。[1]從而等同侵權(quán)原則是對(duì)權(quán)利要求字面保護(hù)范圍的擴(kuò)張，是對(duì)相同侵權(quán)的補(bǔ)充。

　　于是，最高人民法院在《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十三條正式確立了等同原則：專利法第五十九條第一款所稱的“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”，是指專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括與該技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。

　　如果將專利侵權(quán)判定比作一棵大樹，那么相同侵權(quán)或字面侵權(quán)為大樹的主干，而等同侵權(quán)則為大樹的枝葉。因此，枝葉的伸展方向和范圍要受到多重因素的制約和限制，不能無序擴(kuò)張，不合理地侵占他人或公眾利益的空間。同樣，等同侵權(quán)原則也要受到多重制度的立體性限制，以平衡專利權(quán)人與社會(huì)公眾間的利益關(guān)系。

　　二、專利等同侵權(quán)原則的立體性限制

　　等同侵權(quán)原則的限制性規(guī)則數(shù)量眾多，適用條件也紛繁蕪雜。本文試圖厘清各個(gè)限制性規(guī)則之間的關(guān)系，從一個(gè)立體的視角審視這些規(guī)則與等同侵權(quán)原則的關(guān)系及其運(yùn)用順序和運(yùn)用方式，以期為等同侵權(quán)原則的限制性規(guī)則進(jìn)行立體畫像。

　　1、全面覆蓋原則——從基礎(chǔ)上對(duì)等同侵權(quán)原則進(jìn)行限制

　　《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定：人民法院判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍；被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相比，缺少權(quán)利要求記載的一個(gè)以上的技術(shù)特征，或者有一個(gè)以上技術(shù)特征不相同也不等同的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其沒有落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

　　以上為對(duì)“全面覆蓋原則”的司法解釋規(guī)定，其作為專利侵權(quán)判定制度的基石，屬于專利侵權(quán)判定這棵大樹的根部，不單是作為大樹主干的相同侵權(quán)的根基，也是作為大樹枝葉的等同侵權(quán)的基本概念和適用前提。全面覆蓋原則將等同侵權(quán)原則限制至特征等同的范疇，不再將等同原則放任在技術(shù)方案“整體等同”的范疇內(nèi)橫行。其要求必須先通過“全面覆蓋原則”將被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求技術(shù)方案的技術(shù)特征逐個(gè)進(jìn)行對(duì)比，進(jìn)而獲得區(qū)別技術(shù)特征，然后通過“三基本相同一聯(lián)想”考察權(quán)利要求中的區(qū)別技術(shù)特征是否可以輕而易舉地替換成被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的對(duì)應(yīng)技術(shù)特征，從而判定是否等同。

　　全面覆蓋原則也從基礎(chǔ)上對(duì)等同侵權(quán)原則的另一種形態(tài)“多余指定原則”進(jìn)行了排除。所謂多余指定原則，是指在專利侵權(quán)判定中，在解釋專利獨(dú)立權(quán)利要求和確定專利權(quán)利保護(hù)范圍時(shí)，將記載在專利獨(dú)立權(quán)利要求中明顯多余的特征略去，僅以專利獨(dú)立權(quán)利要求中的必要技術(shù)特征來確定專利權(quán)利保護(hù)的范圍，判定被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）是否覆蓋專利權(quán)保護(hù)范圍的原則。多余指定原則實(shí)際上是一種不全面覆蓋原則，與“整體等同”有相通之處，使得等同原則的適用具有更多的隨意性，不當(dāng)?shù)芈匀ケ匾夹g(shù)特征，削弱了授權(quán)權(quán)利要求的公示性，從而不當(dāng)?shù)負(fù)p害公眾利益。

　　2、技術(shù)構(gòu)思不同規(guī)則——從方向上對(duì)等同侵權(quán)原則進(jìn)行限制

　　北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第55條規(guī)定：權(quán)利要求與被訴侵權(quán)技術(shù)方案存在多個(gè)等同特征，如果該多個(gè)等同特征的疊加導(dǎo)致被訴侵權(quán)技術(shù)方案形成了與權(quán)利要求技術(shù)構(gòu)思不同的技術(shù)方案，或者被訴侵權(quán)技術(shù)方案取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果的，則一般不宜認(rèn)定構(gòu)成等同侵權(quán)。

　　該規(guī)則可以說是從整體上考察被訴侵權(quán)技術(shù)方案與權(quán)利要求技術(shù)方案的技術(shù)構(gòu)思、技術(shù)路線和技術(shù)效果是否相同或?qū)嵸|(zhì)相同，如果技術(shù)構(gòu)思完全不同或者被訴侵權(quán)技術(shù)方案取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，則一般不構(gòu)成等同侵權(quán)。這相當(dāng)于從整體上反向限制了等同侵權(quán)原則的適用。因?yàn)閮蓚€(gè)技術(shù)方案整體上等同不一定構(gòu)成等同侵權(quán)，只有細(xì)化至各具體對(duì)應(yīng)特征之間等同時(shí)才構(gòu)成等同侵權(quán)；但反過來，如果兩個(gè)技術(shù)方案整體不等同，則不構(gòu)成等同侵權(quán)。因此，在進(jìn)行專利侵權(quán)判定時(shí)，可以先在技術(shù)方案整體上進(jìn)行判定是否等同，如果整體不等同，則無須再看具體的技術(shù)特征是否等同，如果整體等同，則再具體對(duì)比對(duì)應(yīng)的技術(shù)特征是否等同，如果特征等同則可判定為等同侵權(quán)。

　　可見，技術(shù)構(gòu)思不同規(guī)則從侵權(quán)判定的方向?yàn)榈韧謾?quán)原則給出了指引——先整體后局部，也相當(dāng)于為等同侵權(quán)原則這些大樹枝葉給出了生長方向。

　　3、捐獻(xiàn)原則——在專利文本范圍內(nèi)對(duì)等同侵權(quán)原則進(jìn)行限制

　　《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條規(guī)定：對(duì)于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。

　　捐獻(xiàn)原則是通過對(duì)比權(quán)利要求記載的技術(shù)方案和說明書或附圖記載的技術(shù)方案的多少來適用，只有在權(quán)利要求記載的技術(shù)方案少于說明書或附圖記載的技術(shù)方案的情況下才適用。權(quán)利人捐獻(xiàn)出去的必須是明確記載在說明書或附圖中但未記載在權(quán)利要求中的技術(shù)方案，如果沒有明確記載在說明書或附圖中，則不存在捐獻(xiàn)的可能。因此，捐獻(xiàn)原則的適用比較簡(jiǎn)單直接，僅通過專利文本的內(nèi)容（包括摘要、權(quán)利要求、說明書和附圖），比較授權(quán)權(quán)利要求與說明書的差異即可適用。

　　4、禁止反悔原則——在專利文本的延伸范圍對(duì)等同侵權(quán)原則進(jìn)行限制

　　《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定：專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對(duì)權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。

　　禁止反悔原則是民法誠實(shí)信用原則的一種體現(xiàn)，是為了合理平衡專利權(quán)人與社會(huì)公眾的利益，避免專利權(quán)人出爾反爾，兩頭得利。禁止反悔原則是用專利權(quán)人自己作出的修改或意見陳述來避免其通過等同原則過分?jǐn)U張保護(hù)范圍，故禁止反悔原則是被訴侵權(quán)人進(jìn)行防御的武器之一，其與等同原則是盾與矛的關(guān)系。[2]

　　禁止反悔原則考察的是專利權(quán)人在授權(quán)或無效程序中對(duì)權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述，更多關(guān)注的是專利權(quán)人/申請(qǐng)人的書面陳述、專利審查檔案以及生效的法律文書等從專利文本延伸出來的附屬于專利文本的文件，而非專利文本本身。因此，捐獻(xiàn)原則主內(nèi)，禁止反悔原則主外。

　　但捐獻(xiàn)原則與禁止反悔原則也有競(jìng)合的時(shí)候，例如，一件專利的權(quán)利要求在授權(quán)或無效過程經(jīng)過修改從保護(hù)說明書中的多個(gè)實(shí)施例變?yōu)橹槐Ｗo(hù)說明書中的一個(gè)實(shí)施例，那么此時(shí)被訴侵權(quán)人既可直接比較權(quán)利要求和說明書的內(nèi)容，主張其實(shí)施的技術(shù)方案屬于記載在說明書中而未保護(hù)在權(quán)利要求中的實(shí)施例，適用捐獻(xiàn)原則；也可通過調(diào)取專利審查檔案證明專利權(quán)人在授權(quán)或無效過程放棄了部分技術(shù)方案，而被訴侵權(quán)人自己實(shí)施的技術(shù)方案正好是專利權(quán)人放棄的技術(shù)方案，主張適用禁止反悔原則。此時(shí)對(duì)于捐獻(xiàn)原則和禁止反悔原則的選擇權(quán)在被訴侵權(quán)人，但多數(shù)情況由于捐獻(xiàn)原則相對(duì)成本低效率高，被訴侵權(quán)人會(huì)選擇捐獻(xiàn)原則。

　　可見，捐獻(xiàn)原則和禁止反悔原則在大樹枝葉本身的生長布局和生長范圍對(duì)等同侵權(quán)原則進(jìn)行限制。

　　5、可預(yù)見性規(guī)則——在專利文件之外對(duì)等同侵權(quán)原則進(jìn)行限制

　　北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第60條規(guī)定：對(duì)于發(fā)明權(quán)利要求中的非發(fā)明點(diǎn)技術(shù)特征、修改形成的技術(shù)特征或者實(shí)用新型權(quán)利要求中的技術(shù)特征，如果專利權(quán)人在專利申請(qǐng)或修改時(shí)明知或足以預(yù)見到存在替代性技術(shù)特征而未將其納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，在侵權(quán)判定中，權(quán)利人以構(gòu)成等同特征為由主張將該替代性技術(shù)方案納入專利權(quán)的保護(hù)范圍的，不予支持。

　　可預(yù)見性規(guī)則是為數(shù)不多的未被寫入司法解釋的對(duì)等同原則進(jìn)行限制的規(guī)則。但該規(guī)則在一些司法案例中有所體現(xiàn)和適用，例如上海市高級(jí)人民法院審理的重機(jī)株式會(huì)社訴浙江寶石縫紉機(jī)股份有限公司、上海貝一機(jī)械科技有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案，以及最高人民法院審理的再審申請(qǐng)人孫某義與被申請(qǐng)人任丘市博成水暖器材有限公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案。

　　可預(yù)見性規(guī)則要求專利申請(qǐng)人/專利權(quán)人及其代理人在撰寫或修改權(quán)利要求時(shí)要盡到較高的謹(jǐn)慎和注意義務(wù)，要將現(xiàn)有技術(shù)中已知的或者站在本領(lǐng)域普通技術(shù)人員角度足以預(yù)見到的可替代性技術(shù)手段都概括到權(quán)利要求中，不能有所遺漏，如果有遺漏則會(huì)被以可預(yù)見性規(guī)則排除在專利保護(hù)范圍之外。

　　可預(yù)見性規(guī)則與捐獻(xiàn)原則和禁止反悔原則相比，從一個(gè)更廣泛的角度去限制等同侵權(quán)原則，捐獻(xiàn)原則和禁止反悔原則從專利文本及專利文本的延伸文件去限制等同侵權(quán)原則，而可預(yù)見性規(guī)則已經(jīng)超越了專利文件范疇，在現(xiàn)有技術(shù)的范疇審視可預(yù)見的替代性技術(shù)特征，以此限制等同侵權(quán)原則被無限適用。

　　可預(yù)見性規(guī)則與捐獻(xiàn)原則也是相輔相成的，可預(yù)見性規(guī)則可以從外部堵住實(shí)踐中可能出現(xiàn)的通過縮減說明書公開內(nèi)容來規(guī)避捐獻(xiàn)規(guī)則的漏洞。二者分別從專利文件的外部和內(nèi)部對(duì)等同原則的適用空間予以合理限縮，不管相關(guān)等同性技術(shù)方案是否寫入說明書中，只要它是專利權(quán)人申請(qǐng)專利時(shí)在現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)普遍知曉或者足以預(yù)見的等同性技術(shù)方案，都將被排除在等同原則的適用范圍之外。[3]

　　可預(yù)見性規(guī)則相當(dāng)于在大樹枝葉的外圍生長空間對(duì)等同侵權(quán)原則構(gòu)成了限制。

　　三、結(jié)束語

　　綜上所述，由全面覆蓋原則、技術(shù)構(gòu)思不同規(guī)則、捐獻(xiàn)原則、禁止反悔原則和可預(yù)見性規(guī)則共同構(gòu)成的立體性限制規(guī)則，對(duì)等同侵權(quán)原則從判定基礎(chǔ)、判定方向、專利文件內(nèi)部和專利文件外部對(duì)等同侵權(quán)原則進(jìn)行了全方位的限制。從而既能通過等同侵權(quán)原則為專利權(quán)人提供符合其創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的合理保護(hù)，又不至于使得等同侵權(quán)原則野蠻生長，不當(dāng)?shù)財(cái)D占公眾利益的空間，從而平衡好專利權(quán)人與社會(huì)公眾之間的利益關(guān)系。

　　注釋：

　　1.《北京市高級(jí)人民法院<專利侵權(quán)判定指南（2017）>理解與適用》，第一章第三節(jié)。

　　2.《北京市高級(jí)人民法院<專利侵權(quán)判定指南（2017）>理解與適用》，第一章第三節(jié)。

　　3.《北京市高級(jí)人民法院<專利侵權(quán)判定指南（2017）>理解與適用》，第一章第三節(jié)。

（本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表知產(chǎn)財(cái)經(jīng)立場(chǎng)）