文 | 張書青 杭州知識產(chǎn)權(quán)法庭副庭長
申一珂 杭州知識產(chǎn)權(quán)法庭法官助理
【案情】
原告莫迪維克西普哈根牧勒股份及兩合公司(以下簡稱莫迪維克公司)是標(biāo)識為英文“MULTIVAC”及中文“莫迪維克”的多個注冊商標(biāo)專有權(quán)持有者,核定使用類別包含第7類泵、包裝機(jī)等。北京知識產(chǎn)權(quán)法院曾認(rèn)定莫迪維克公司的中英文商標(biāo)早在2009年3月18日之前就已在包裝機(jī)等行業(yè)內(nèi)具有一定知名度。2018年8月15日,莫迪維克公司向杭州市中級人民法院提起訴訟,指控被告莫迪派克包裝科技南通有限公司(以下簡稱莫迪派克公司)對其實施了商標(biāo)侵權(quán)行為,要求莫迪派克公司立即停止侵權(quán),并承擔(dān)消除影響、賠償500萬元等民事責(zé)任。經(jīng)查,莫迪派克公司在1688網(wǎng)站中開設(shè)網(wǎng)店銷售包裝機(jī)、真空泵等商品,并主辦網(wǎng)址為“multepak.com”的網(wǎng)站展示宣傳。其網(wǎng)店、網(wǎng)站均顯示商品品牌為“莫迪派克”,在商品介紹頁面中將“莫迪派克”字樣置于產(chǎn)品型號描述前;在產(chǎn)品鏈接標(biāo)題或詳情介紹頁面使用“MULTEPAK”標(biāo)識,產(chǎn)品照片顯示產(chǎn)品實物上貼附包含有“MULTEPAK”字樣的標(biāo)識;也在部分銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品的鏈接標(biāo)題/商品名稱中使用了“multivac”字樣。
杭州中院經(jīng)審理,最終認(rèn)定莫迪派克公司所使用的“MULTEPAK”與“莫迪派克”標(biāo)識構(gòu)成對第1041479號“MULTIVAC”注冊商標(biāo)和第14010193號、第9601383號、第8439223號“莫迪維克”注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵害;并結(jié)合莫迪維克公司所主張權(quán)利基礎(chǔ)的知名度、莫迪派克公司的侵權(quán)情節(jié)等因素,判令莫迪派克公司賠償經(jīng)濟(jì)損失人民幣100萬元及維權(quán)合理費(fèi)用47萬余元。莫迪派克公司不服一審判決,提起上訴。浙江省高級人民法院經(jīng)審理,于2020年11月30日判決駁回上訴,維持原判。
【評析】
本案是一起在相同商品上使用相同及近似商標(biāo)產(chǎn)生的商標(biāo)侵權(quán)案件。裁判中需要解決的重點問題為商標(biāo)侵權(quán)是否成立的問題,該判斷涉及商標(biāo)侵權(quán)要件的理解與適用。
一、商標(biāo)侵權(quán)構(gòu)成要件及其關(guān)系
商標(biāo)的核心功能與本質(zhì)特征在于識別來源。[1]商標(biāo)侵權(quán)行為本質(zhì)上是對商標(biāo)基本功能的侵害,[2]即導(dǎo)致消費(fèi)者對商品或服務(wù)來源產(chǎn)生誤認(rèn),發(fā)生混淆?!渡虡?biāo)法》第五十七條規(guī)定,未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可,在同一商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo),或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo),容易導(dǎo)致混淆的,構(gòu)成侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。據(jù)此,一般而言,構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)需要具備對被控侵權(quán)標(biāo)識進(jìn)行商標(biāo)使用、所使用被控侵權(quán)標(biāo)識與注冊商標(biāo)構(gòu)成近似、使用被控侵權(quán)標(biāo)識所區(qū)分的商品(包括服務(wù),下同)類別與注冊商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)構(gòu)成類似、該使用行為容易導(dǎo)致混淆四個要件。
需要注意的是,上述商標(biāo)侵權(quán)四要件并非居于同一層次,而是一種核心突出、相互影響、有機(jī)統(tǒng)一的關(guān)系。其中混淆可能性是核心要件,商標(biāo)性使用、商品相同或類似、商標(biāo)相同或近似均服務(wù)于混淆要件的判定。在不存在混淆可能性的前提下,即使在相同或類似商品上出現(xiàn)了相同或近似的商標(biāo),也不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。[3]商標(biāo)侵權(quán)的實質(zhì)即是存在混淆,之所以又將其作為商標(biāo)侵權(quán)判斷的一個構(gòu)成要件,是因為商標(biāo)侵權(quán)一般以此三要件為基礎(chǔ),但具備此三要件時并不必然成立商標(biāo)侵權(quán),即此三要件僅僅是商標(biāo)侵權(quán)成立的必要不充分條件。判斷是否成立商標(biāo)侵權(quán),往往需要在在個案中結(jié)合具體情況綜合判斷,難以一概而論,故將混淆可能性作為構(gòu)成要件之一,以最終控制商標(biāo)侵權(quán)的判定。
因此,商標(biāo)民事侵權(quán)案件的一般判定思路為:首先要認(rèn)定被控侵權(quán)人對被控侵權(quán)標(biāo)識的使用是否屬于商標(biāo)性使用;其次要比對商品是否相同或類似、商標(biāo)是否相同或近似;最后判斷是否具有混淆可能性。[4]
二、判定商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)以“商標(biāo)性使用”為前提
由于“使用”一詞在漢語中的含義過于廣泛,將一般用語中的“使用”情形均界定為商標(biāo)侵權(quán)顯然會打擊過寬,有違商標(biāo)法的初衷。故而在商標(biāo)侵權(quán)判定中,“使用”被限定為“商標(biāo)性使用”,其本質(zhì)含義在于具有商品來源識別意義的使用。這是由商標(biāo)權(quán)的本質(zhì)所決定——商標(biāo)權(quán)保護(hù)的并非標(biāo)識本身,而是商標(biāo)所具有的區(qū)分來源的功能,[5]防止商品來源的混淆。不具有來源識別意義的使用不可能破壞到商標(biāo)區(qū)分來源的功能,因而不可能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán),故排除在商標(biāo)侵權(quán)的討論之外(商標(biāo)的其他功能另論)。[6]
關(guān)于究竟何為“商標(biāo)性使用”,雖然我國《商標(biāo)法》第四十八條作出了規(guī)定,即“本法所稱商標(biāo)的使用,是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中,用于識別商品來源的行為。”但實踐中仍然存在較大爭議:有觀點認(rèn)為,商標(biāo)性使用的判定應(yīng)從客觀的商業(yè)貼附行為、主觀的來源識別意圖等方面判斷。[7]也有觀點認(rèn)為,商標(biāo)性使用需滿足三個要件:必須將商業(yè)標(biāo)識用于商業(yè)活動中、使用的目的是為了說明商品或服務(wù)的來源、通過使用能夠使相關(guān)公眾區(qū)分商品或服務(wù)的來源。[8]亦有觀點認(rèn)為,商標(biāo)性使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采用“行為人主體標(biāo)準(zhǔn)”,行為人使用行為的定性需要進(jìn)行主客觀的綜合考察。[9]還有觀點認(rèn)為,商標(biāo)性使用是相對于非商標(biāo)性使用而言,除敘述性使用、指示性使用、說明性使用或平行使用等合理使用之外的商標(biāo)使用行為均屬“商標(biāo)性使用”。[10]
事實上,根據(jù)我國商標(biāo)法,商標(biāo)性使用還包括商標(biāo)權(quán)維持中的使用、在先使用等多種情形。作為商標(biāo)侵權(quán)判定要件中的商標(biāo)性使用,目的是為服務(wù)于混淆可能性判斷,因此在判斷的主體與標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)當(dāng)與之保持一致。即應(yīng)從相關(guān)公眾的視角出發(fā),以相關(guān)公眾是否會以被控侵權(quán)標(biāo)識作為識別商品或服務(wù)來源的標(biāo)記為標(biāo)準(zhǔn):如果相關(guān)公眾以之作為識別標(biāo)記,即意味著該標(biāo)識在客觀上發(fā)揮了來源識別作用,便具備了與權(quán)利人商標(biāo)所識別的來源產(chǎn)生混淆的前提,進(jìn)而可以認(rèn)定為商標(biāo)性使用。這應(yīng)當(dāng)是一種客觀的標(biāo)準(zhǔn),無需考慮使用人是否具有作為商標(biāo)使用的主觀意思、主觀目的。而如果相關(guān)公眾根本不會以被控侵權(quán)標(biāo)識作為來源識別標(biāo)記,則根本不具備與權(quán)利人商標(biāo)所標(biāo)識的來源產(chǎn)生混淆的可能,顯然不宜認(rèn)定為商標(biāo)性使用。此時即使使用人主觀上具有將該標(biāo)識作為商標(biāo)使用的意圖,由于客觀上沒有在相關(guān)公眾中產(chǎn)生來源識別作用,也不屬于商標(biāo)性使用。
在個案中進(jìn)行具體判定時,可以結(jié)合以下幾個因素:(1)被控侵權(quán)標(biāo)識的樣態(tài),是文字標(biāo)識或圖形標(biāo)識,是偏裝飾性、說明性或與此無關(guān)。例如,大面積的圖案,大段的說明性文字一般偏裝飾性與描述性。(2)被控侵權(quán)標(biāo)識的使用方式,是用于顯著位置或非顯著位置,是大面積使用或小字體使用,是否易于被相關(guān)公眾觀察到。(3)該商品或服務(wù)類別上商標(biāo)的慣常使用方式,被控侵權(quán)商品或服務(wù)是否以相同方式使用。例如汽車類商品一般在前臉、方向盤等處使用商標(biāo),如果被控侵權(quán)標(biāo)識系使用在輪胎(橡膠部分)上,則一般不屬于在汽車商品上的商標(biāo)性使用。(4)相關(guān)公眾在選購過程中是否可以接觸得到被控侵權(quán)標(biāo)識。結(jié)合上述幾個因素,可以初步判斷被控侵權(quán)標(biāo)識在被控侵權(quán)商品或服務(wù)上的出現(xiàn)是發(fā)揮著來源識別作用,或其他作用,抑或兼而有之。
本案中,被告注冊使用網(wǎng)址為“multepak.com”的網(wǎng)站,并在其產(chǎn)品實物及網(wǎng)店、網(wǎng)站的產(chǎn)品鏈接標(biāo)題或詳情介紹頁面使用“MULTEPAK”“莫迪派克”標(biāo)識,相關(guān)公眾在看到上述頁面或?qū)嵨锖箫@然會以所標(biāo)注的“MULTEPAK”“莫迪派克”作為該商品的來源區(qū)分標(biāo)記。被告還直接將“MULTIVAC”字樣使用在其網(wǎng)店所展示商品的鏈接標(biāo)題中,亦具有來源區(qū)分意義,屬于商標(biāo)性使用。
三、商品相同或類似及商標(biāo)相同或近似的判定
商品服務(wù)或商標(biāo)相同是較為明確的事實問題,唯商品服務(wù)類似或商標(biāo)近似的判斷存在不確定性。商品之間在多大程度上構(gòu)成類似、商標(biāo)之間在多大程度上構(gòu)成近似,并不是非此即彼的是或非的問題,更多的是大或小的問題,其標(biāo)準(zhǔn)是彈性的,涉及度的把握,[11]需要在結(jié)合全案因素的情況下做綜合判斷。
在具體判斷上,類似商品或服務(wù)的判斷可以《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類表》《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》作為參考,但并非最終依據(jù),[12]還要考慮商品或服務(wù)在客觀上是否屬于同一范疇或存在使用上的關(guān)聯(lián)。近似商標(biāo)的判斷則以相關(guān)公眾的一般注意力為標(biāo)準(zhǔn),綜合運(yùn)用“隔離觀察法”“整體比對法”“要部觀察-特征觀察法”等方法進(jìn)行考察。對文字商標(biāo),一般需要結(jié)合字、音、形三方面來判斷。
本案中,被控侵權(quán)商品包裝機(jī)、真空泵分別與涉案注冊商標(biāo)核定使用商品構(gòu)成相同商品,并無異議。被控侵權(quán)標(biāo)識“莫迪派克”“MULTEPAK”與涉案相應(yīng)注冊商標(biāo)標(biāo)識“莫迪維克”“MULTIVAC”在字形上分別有一個漢字、三個字母的差別,在音、形上高度接近,構(gòu)成近似。
四、混淆可能性的判定
如前所述,混淆是商標(biāo)侵權(quán)的核心要件,也是商標(biāo)侵權(quán)的實質(zhì)判定標(biāo)準(zhǔn)。之所以最后判斷是否具有混淆可能性,是要結(jié)合全案情況,考察個案中是否存在足以排除混淆的情形,對是否構(gòu)成混淆進(jìn)行認(rèn)定。就本案而言,需注意以下因素:
一是原告商標(biāo)的顯著性和知名度。原告商標(biāo)的顯著性和知名度越高,越可能給消費(fèi)者留下深刻印象,進(jìn)而導(dǎo)致消費(fèi)者在看到被告商標(biāo)時更易于混淆。商標(biāo)的顯著性反映的是商標(biāo)可以區(qū)別商品來源的特性,[13]分為固有顯著性與獲得顯著性。固有顯著性須結(jié)合相關(guān)公眾的認(rèn)知、標(biāo)志與其所指代的商品或服務(wù)間的密切程度作整體判斷。[14]以文字標(biāo)志為例,按照其與指代商品或服務(wù)的密切程度,可以分為臆造詞、任意詞、暗示詞、敘述詞和通用詞,顯著性由強(qiáng)漸弱。[15]本案中,原被告均認(rèn)可“MULTIVAC”為臆造詞,本身無固有含義,“莫迪維克”一詞作為“MULTIVAC”的音譯,在中文中亦無固有含義,顯著性較強(qiáng)。且在案證據(jù)表明,原告的涉案注冊商標(biāo)經(jīng)過長期宣傳使用,已在中國境內(nèi)取得較高知名度。
二是交易渠道與市場區(qū)分度。如果這方面差異過大,以至于雙方相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)的消費(fèi)者群體幾無重合,則混淆的可能性較低。[16]本案中,原被告均為食品包裝設(shè)備的生產(chǎn)銷售商,交易渠道與市場不存在較大差異。
三是相關(guān)公眾的注意程度。商標(biāo)侵權(quán)案件中的混淆可能性判斷雖然是由法官作出,但是判斷的視角應(yīng)當(dāng)是相關(guān)公眾,判斷時需要擬制出交易時(即商標(biāo)發(fā)生來源識別作用時)的環(huán)境?;煜赡苄允欠翊嬖冢艽蟪潭壬鲜艿较嚓P(guān)公眾注意程度的影響。[17]如果相關(guān)公眾因商品或服務(wù)的的價值,自身的專業(yè)程度等而具有高于一般水平的注意程度,產(chǎn)生混淆的可能性也會較低。對相關(guān)公眾的認(rèn)知能力需要具體問題具體分析。[18]本案中,侵權(quán)產(chǎn)品為包裝機(jī)、真空泵,銷售渠道為1688網(wǎng)站等,其受眾顯然不限于專業(yè)人員,且商品價值不足以提高相關(guān)公眾注意力至相當(dāng)程度。
本案可謂是一起“教科書”式的商標(biāo)侵權(quán)案例,對于分析商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成要件具有較強(qiáng)參考意義。總之,無論是權(quán)利商標(biāo)的顯著性與知名度考量、是否構(gòu)成商標(biāo)性使用的判定、商品類別是否相同或類似及商標(biāo)標(biāo)識是否構(gòu)成近似的認(rèn)定等,均是服務(wù)于混淆可能性這一終極要件。本案中,在莫迪維克公司的涉案注冊商標(biāo)顯著性較強(qiáng),并已取得較高知名度的前提下,莫迪派克公司在相同類別的商品上使用與莫迪維克公司涉案商標(biāo)高度近似的“MULTEPAK”“莫迪派克”商標(biāo),易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn),存在混淆可能性。因此,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定莫迪派克公司構(gòu)成對“MULTIVAC”“莫迪維克”注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵害。
注釋:
[1] 王遷:《知識產(chǎn)權(quán)法教程(第六版)》,中國人民大學(xué)出版社2019年版,第200頁。
[2] 韋稼霖、朱冬:“體系化思維下混淆在商標(biāo)侵權(quán)判定中的定位”,載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2020年第10期。
[3] 張書青:“商標(biāo)侵權(quán)四要件之間的邏輯關(guān)系”,載《人民司法(案例)》2018年第17期。
[4] 華丹玫:“涉外定牌加工中的商標(biāo)權(quán)問題”,載《中國應(yīng)用法學(xué)》2020年第5期。
[5] 參見最高人民法院民事判決書(2016)最高法民再216號。
[6] 除了來源區(qū)分功能之外,商標(biāo)還具有品質(zhì)保證等功能,損害相應(yīng)功能同樣可能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán),但這不在本文討論范圍之內(nèi),故此不贅述。具體案例可見:成文娟、張書青:“破壞商標(biāo)品質(zhì)保證功能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)——‘不二家案’判前判后的思考”,載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2016年第6期。
[7] 張慧霞、杜思思:“商標(biāo)使用的類型化解讀”,載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2020年第12期。
[8] 祝建軍:“判定商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)以成立‘商標(biāo)性使用’為前提——蘋果公司商標(biāo)案引發(fā)的思考”,載《知識產(chǎn)權(quán)》2014年第1期。
[9] 呂炳斌:“商標(biāo)侵權(quán)中‘商標(biāo)性使用’的地位與認(rèn)定”,載《法學(xué)家》2020年第2期。
[10] 華丹玫:“涉外定牌加工中的商標(biāo)權(quán)問題”,載《中國應(yīng)用法學(xué)》2020年第5期。
[11] 張書青:“商標(biāo)侵權(quán)四要件之間的邏輯關(guān)系”,載《人民司法(案例)》2018年第17期。
[12] 王遷:《知識產(chǎn)權(quán)法教程(第六版)》,中國人民大學(xué)出版社2019年版,第458頁。
[13] 黃暉:《商標(biāo)法(第二版)》,法律出版社2019年版,第57頁。
[14] 王遷:《知識產(chǎn)權(quán)法教程(第六版)》,中國人民大學(xué)出版社2019年版,第421頁。
[15] 王遷:《知識產(chǎn)權(quán)法教程(第六版)》,中國人民大學(xué)出版社2019年版,第508頁。
[16] 王遷:《知識產(chǎn)權(quán)法教程(第六版)》,中國人民大學(xué)出版社2019年版,第513頁。
[17] 楊祝順:“商標(biāo)混淆可能性判定中的消費(fèi)者注意程度”,載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2020年第5期。
[18] 劉震巖、董聲洋:“商標(biāo)侵權(quán)判定中混淆可能性要件的地位及裁量因素——對沈某訴天津C公司商標(biāo)侵權(quán)案的評析”,載《天津法學(xué)》2018年第3期。