2022年2月7日，德國杜塞爾多夫高等法院（以下簡稱杜塞高等法院）裁定撤銷杜塞爾多夫地方法院（以下簡稱杜塞地方法院）的一審裁定，駁回GEVC、Mitsubishi(為論述簡便，將這兩家公司以GEVC來代稱)對小米公司（以下簡稱小米）提出的SEP預(yù)防性反禁訴令申請，一、二審程序的訴訟費由GEVC承擔(dān)【相關(guān)鏈接：杜塞爾多夫上訴法院駁回GE等針對小米的AASI申請，撤銷一審判決】，主要案情如下：

　　GEVC與小米因無法達成SEP許可協(xié)議產(chǎn)生糾紛。GEVC就小米侵害其H.265/MPEG-H高效視頻編碼（HEVC）標(biāo)準(zhǔn)的德國部分向小米提出EP2842318和EP2559245兩項專利的侵權(quán)之訴。2020年12月11日，GEVC向杜塞地方法院對小米提出預(yù)防性反禁訴令申請，請求禁止小米在德國以外的其他法院針對GEVC提起單方禁訴令以禁止GEVC在德國提起SEP侵權(quán)之訴或禁止GEVC申請執(zhí)行德國法院作出的SEP侵權(quán)之訴的判決。杜塞地方法院支持了GEVC的申請，于2020年12月14日在未通知小米的情況下頒發(fā)了預(yù)防性反禁訴令。小米提出異議，2021年7月15日，杜塞地方法院對預(yù)防性反禁訴令的范圍進行了改判，范圍限縮于德國訴訟案件所涉及的專利。

　　小米不服杜塞地方法院頒發(fā)的預(yù)防性反禁訴令裁決，提出上訴。2022年2月3日，德國杜塞高等法院舉行聽證會。2月7日，德國杜塞高等法院二審裁定撤銷一審法院的預(yù)防性反禁訴令。

　　德國杜塞高等法院在裁定中提及，慕尼黑第一法院關(guān)于首次侵害風(fēng)險的案例討論到，實施人尚未尋求頒發(fā)禁訴令，仍涉及首次侵害風(fēng)險，根據(jù)聯(lián)邦最高法院以前的判例法，假設(shè)首次侵害風(fēng)險需要有證據(jù)表明被告在不久的將來將要實施威脅性禁訴令的情況下，特別是如果這些禁訴令是在沒有權(quán)利人采取有關(guān)司法措施的情況下發(fā)生，則不能遵守上述限制。在存在實施人申請禁訴令風(fēng)險和全球禁止訴訟的背景下，必須進一步發(fā)展關(guān)于先前的首次侵害風(fēng)險的判例法。FRAND案件非常特殊，對首次侵害風(fēng)險進行不同評估是合理的，特別是對權(quán)利人有利的情況下適度提前，因此，可以要求SEP實施人在收到侵權(quán)通知后，實施人不僅需要表明愿意接受FRAND許可，而且還需聲明不會對權(quán)利人在域外法域提出禁訴令申請，如果實施人沒有在權(quán)利人規(guī)定的短時間內(nèi)以文本形式承諾不提出禁訴令申請，則存在首次侵害風(fēng)險，從而可以通過先發(fā)制人予以反制。

　　德國杜塞高等法院認為，禁訴令構(gòu)成對權(quán)利人絕對權(quán)的侵犯，違反法治原則，因此是不可接受的，反禁訴令在一定限度下符合憲法保護權(quán)利人的要求。在SEP訴訟中，德國反禁訴令針對的不是禁止實施人在域外法院提起的FRAND許可訴訟，而是實施人在該許可訴訟中所伴隨提出的禁止SEP權(quán)利人訴訟的禁訴令。不僅實施人可以選擇起訴的法院，權(quán)利人也享有同樣的權(quán)利選擇起訴的法院。對實施人發(fā)布反禁訴令必須是必要的，并且要確保專利侵權(quán)訴訟程序不受干擾地進行，但發(fā)布反禁訴令必須與保護實施人相反的利益之間保持平衡。

　　與慕尼黑第一法院的觀點相反，德國杜塞高等法院認為，沒有必要頒發(fā)預(yù)防性反禁訴令，預(yù)防性反禁訴令在德國缺乏法律依據(jù)，頒發(fā)反禁訴令需滿足權(quán)利人存在緊迫的侵害風(fēng)險這一條件，即出現(xiàn)具體情況表明權(quán)利人存在禁訴令的風(fēng)險。本案沒有證據(jù)證明小米會向中國法院申請頒發(fā)禁訴令，也沒有證據(jù)表明小米有申請頒發(fā)禁訴令的意圖，小米也沒有必要承諾不申請頒發(fā)禁訴令。根據(jù)德國法律，只有在發(fā)生緊迫的侵害風(fēng)險的情形下才能頒發(fā)反禁訴令。緊迫的侵害風(fēng)險要有嚴肅和有形的事實證據(jù)，不能僅憑揣測小米可能在中國法院申請頒發(fā)禁訴令就認為存在緊迫的侵害風(fēng)險。

　　作為對實施人的法律干涉，預(yù)防性反禁訴令不應(yīng)隨意和任意地進行，而是需要證據(jù)證明。如果實施人沒有提出禁訴令申請，或者具體暗示將要提出禁訴令申請（比如，實施人威脅將要提出禁訴令申請），就沒有必要頒發(fā)預(yù)防性的反禁訴令，也不能要求實施人在收到SEP侵權(quán)通知后，不僅表示愿意接受FRAND許可，還要向權(quán)利人聲明其不會對權(quán)利人提出禁訴令申請，不能基于實施人不做承諾，就認為存在頒發(fā)預(yù)防性反禁訴令的必要。

　　德國杜塞高等法院認為，從平衡保護權(quán)利人和實施人的利益來說，權(quán)利人正常訴訟的合法權(quán)益與實施人不能僅憑推測就要承擔(dān)預(yù)防性反禁訴令的負擔(dān)應(yīng)保持平衡，頒發(fā)預(yù)防性的反禁訴令會給實施人造成額外的不必要負擔(dān)，從而導(dǎo)致雙方利益失衡。從頒發(fā)預(yù)防性反禁訴令的效果而言，權(quán)利人獲得預(yù)防性反禁訴令也不能使其獲得實質(zhì)性保護，因為域外法院亦有可能采取反制措施頒發(fā)反反禁訴令，可以合理地預(yù)期權(quán)利人會面臨同樣的不利因素（制裁）。

　　從德國法院之前頒發(fā)反禁訴令的判例來看，有三種情形德國法院頒發(fā)了反禁訴令。第一種情形，當(dāng)實施人在外國法院針對權(quán)利人在德國法院提起的SEP專利侵權(quán)之訴申請頒發(fā)禁訴令時，比如諾基亞與戴姆勒、大陸公司之間的糾紛，德國慕尼黑地方法院在未聽取大陸公司意見的情況下緊急處理，對大陸公司頒發(fā)反禁訴令。第二種情形，當(dāng)外國法院根據(jù)實施人的申請頒發(fā)針對德國專利侵權(quán)之訴的禁訴令時，比如，小米與美國IDC公司之間的糾紛，德國法院在沒有事先對小米進行聽證的情況下，對小米頒發(fā)了反禁訴令。第三種情形，實施人此前曾在域外法院申請過針對德國專利侵權(quán)之訴的禁訴令，德國慕尼黑法院和杜塞地方法院對實施人頒發(fā)預(yù)防性反禁訴令。比如，杜塞地方法院在一審中根據(jù)GEVC的申請在未通知小米的情況下對其頒發(fā)了預(yù)防性反禁訴令。

　　杜塞高等法院在小米二審上訴程序中，撤銷了上述杜塞地方法院的預(yù)防性反禁訴令，這有利于減少權(quán)利人和實施人之間的對抗，有利于促成雙方通過和解達成SEP全球許可協(xié)議，也有利于減少SEP平行訴訟不同國家法院之間的司法管轄沖突，該理性回歸值得稱贊。