作者：何瓊 浙江省高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭 副庭長

　　1月10日，由中國法學(xué)會審判理論研究會知識產(chǎn)權(quán)審判理論專業(yè)委員會、中國法學(xué)會知識產(chǎn)權(quán)法學(xué)研究會知識產(chǎn)權(quán)司法專業(yè)委員會、中國法學(xué)會案例法學(xué)研究會知識產(chǎn)權(quán)案例專業(yè)委員會共同主辦，重慶市高級人民法院承辦，重慶市第一中級人民法院協(xié)辦的中國法學(xué)會審判理論研究會知識產(chǎn)權(quán)審判理論專業(yè)委員會2022年年會暨“加強(qiáng)商標(biāo)司法保護(hù)服務(wù)品牌強(qiáng)國建設(shè)”研討會在重慶召開。本次會議采取“線下＋線上”相結(jié)合方式進(jìn)行，邀請來自全國各地高等院校、法院系統(tǒng)、檢察系統(tǒng)、行政機(jī)關(guān)、行業(yè)協(xié)會等40余位知識產(chǎn)權(quán)專家和學(xué)者、法官、檢察官發(fā)言或與談，并通過微博、抖音等平臺向公眾直播，吸引近37萬網(wǎng)友在線觀看?！鞠嚓P(guān)鏈接：視頻回放┃知識產(chǎn)權(quán)審判理論專業(yè)委員會年會暨“加強(qiáng)商標(biāo)司法保護(hù) 服務(wù)品牌強(qiáng)國建設(shè)”研討會】

　　會上，浙江省高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭何瓊副庭長就“誠實(shí)信用原則在涉外定牌加工案件中的適用”主題發(fā)表演講，知產(chǎn)財(cái)經(jīng)對其內(nèi)容進(jìn)行了整理，以饗讀者。以下是其演講實(shí)錄。

　　一、最高院：從“亞環(huán)案”到“本田案”

　　最高院的司法裁判規(guī)則從原先2015年的“亞環(huán)案”到2019年的“本田案”發(fā)生了一些調(diào)整。“亞環(huán)案”一、二審在浙江，最高院再審改判認(rèn)為涉外定牌加工方使用被訴標(biāo)識的行為屬于非商標(biāo)性使用，不構(gòu)成侵權(quán)。當(dāng)時(shí)我們確實(shí)也比較疑惑，如果商品全部出口不在境內(nèi)流通就是非商標(biāo)性使用，那么在非涉外定牌加工案件中也會有商品全部出口的情況，那不也屬于非商標(biāo)性使用了？還有在商標(biāo)行政撤三案件中的涉外定牌使用行為，是不是也不構(gòu)成商標(biāo)性使用了？所以總體感覺，如果以非商標(biāo)性使用為由認(rèn)定涉外定牌加工不侵權(quán)，在整個(gè)商標(biāo)法體系中很難達(dá)到邏輯自洽。此外，更重要的是，涉外定牌加工案件的類型和場景很多，從注冊和使用先后進(jìn)行簡單區(qū)分，可以分為國內(nèi)權(quán)利人涉嫌搶注的情況，國外權(quán)利人涉嫌搶注情況，還有不存在搶注的偶發(fā)的標(biāo)識相同相似情況。（當(dāng)然“搶注”不是一個(gè)法定概念，這里只是為了表述的方便）如果以非商標(biāo)性使用為由認(rèn)定涉外定牌加工不侵權(quán)，容易導(dǎo)致法律適用上的僵化，變成“一刀切”都不構(gòu)成侵權(quán)的后果。也正是為了解決這個(gè)問題，之前有從商標(biāo)侵權(quán)的混淆誤認(rèn)要件和加工方合理注意義務(wù)的角度認(rèn)定是否構(gòu)成侵權(quán)，以區(qū)分個(gè)案的不同情況。

　　最高院在“本田案”里對非商標(biāo)性使用的態(tài)度發(fā)生了變化，尤其認(rèn)為不能因系涉外定牌加工就認(rèn)定不屬于商標(biāo)性使用，不能把某種貿(mào)易方式簡單地固化為不侵權(quán)的例外。這也為我們后續(xù)針對個(gè)案具體情況進(jìn)行認(rèn)定處理留下了空間。此外，最高院在“本田案”中還明確論述了混淆可能性的問題，認(rèn)為商品運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的經(jīng)營者存在接觸的可能性，被訴侵權(quán)商品存在回流國內(nèi)市場的可能性，中國消費(fèi)者出國旅游和消費(fèi)對也存在接觸商品的可能性，因此，被訴侵權(quán)行為亦具有造成相關(guān)公眾混淆和誤認(rèn)的可能性。

　　二、浙江法院：從“容大案”到“勞士頓案”

　　浙江外貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，浙江法院在長期審理涉外定牌加工案件過程中也形成了一些自己的思考和經(jīng)驗(yàn)?！叭荽蟀浮卑l(fā)生在“亞環(huán)案”被改判不侵權(quán)之后，但我們審理中經(jīng)過慎重考慮仍然認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)，主要原因是“榮大案”存在國外權(quán)利人搶注的情況，與“亞環(huán)案”情況并不相同。在該案中，國外商標(biāo)權(quán)人是墨西哥DAVASA公司，該公司在注冊其國外商標(biāo)之前就與國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人有過交易往來，加工方使用的被訴標(biāo)識與DAVASA公司在墨西哥注冊的權(quán)利商標(biāo)有細(xì)微區(qū)別，但與原告在國內(nèi)在先注冊并使用的商標(biāo)形態(tài)一模一樣。審理這個(gè)案子，是在司法主流意見認(rèn)為涉外定牌加工不構(gòu)成侵權(quán)的大環(huán)境下，但我們最終仍以屬于商標(biāo)性使用，且商品銷往同一個(gè)國外市場，客觀上會導(dǎo)致國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人利益受到“實(shí)質(zhì)損害”為由認(rèn)定侵權(quán)。

　　這里的“實(shí)質(zhì)損害”也是一個(gè)非常有爭議的問題。首先涉及混淆要件如何理解，尤其是商標(biāo)侵權(quán)里的混淆是否必須發(fā)生在境內(nèi)或者說必須導(dǎo)致境內(nèi)公眾混淆？有觀點(diǎn)認(rèn)為混淆要件的地域范圍應(yīng)與商標(biāo)權(quán)地域性保持一致，但我個(gè)人認(rèn)為，這與商標(biāo)權(quán)的地域性是兩個(gè)問題，兩者并不等同。

　　第二，涉及到國內(nèi)法的域外適用問題。有觀點(diǎn)認(rèn)為，判斷境內(nèi)某行為是否會在境外導(dǎo)致消費(fèi)者混淆誤認(rèn)，會涉及到國內(nèi)法的域外適用，我個(gè)人并不這樣認(rèn)為。我注意到美國有一個(gè)案子，與我們處理的涉外定牌加工案件情形基本一致，在這個(gè)案子里，美國的被告受沙特商標(biāo)權(quán)人委托加工大米并全部出口到沙特，被告辯稱美國商標(biāo)法不能在這種情況下適用于本案的情況，但美國法院認(rèn)為，“被告在沙特的銷售行為對于美國商業(yè)的影響并非是微不足道的，因?yàn)楸桓婷恳粋€(gè)行為，從大米加工包裝到運(yùn)輸配送都屬于商業(yè)行為，被告銷售行為必然影響到原告，這些行為會受到美國國會頒布法律的規(guī)制。僅僅因?yàn)榉欠ㄐ袨樽罱K完成在國外國土上，并不足以支持被告的主張?！?br>
　　“本田案”之后，涉外定牌加工貿(mào)易方式不再成為免責(zé)情形，因此在相同類似商品上使用相同近似商標(biāo)的行為原則上構(gòu)成侵權(quán)，但也存在不侵權(quán)的例外。比如2021年初浙江高院審理的“勞士頓案”，涉及國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人不正當(dāng)搶注的情況，法院從違反誠信原則和權(quán)利濫用的角度在個(gè)案中對原告的商標(biāo)權(quán)不予保護(hù)。在該案中，國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人時(shí)代威科公司的法定代表人，其獨(dú)資的百聯(lián)公司曾在2010年左右就與德國stahlwerk公司之間有過業(yè)務(wù)往來，為“STAHLWERK”牌電焊機(jī)設(shè)計(jì)外觀、加工產(chǎn)品。時(shí)代威科公司明知道國外交易對象的字號、商標(biāo)，在國內(nèi)注冊相同商標(biāo)并對經(jīng)stahlwerk公司授權(quán)的被告勞士頓公司在中國境內(nèi)的貼牌加工行為提起侵權(quán)之訴，我們認(rèn)為這種行為具有不正當(dāng)性，因此沒有支持原告的訴訟請求。

　　三、誠實(shí)信用原則的具體適用

　　在目前的大背景下，我們認(rèn)為可以通過探索誠實(shí)信用原則在個(gè)案中的具體適用，對貼牌加工案件中原被告雙方的利益關(guān)系進(jìn)行相對靈活的處理和調(diào)整，以達(dá)到更好的利益平衡。就像《涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)的法律適用》一文中講到的：“‘本田案’的裁判僅認(rèn)為不能將涉外貼牌加工作為商標(biāo)侵權(quán)的例外情形，至于是否構(gòu)成侵權(quán)，要遵循個(gè)案原則，具體案件具體判斷。”此類案件審理的核心問題之一就是妥善平衡國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人與國內(nèi)貼牌加工企業(yè)的利益，“一刀切”地保護(hù)定牌加工方，會導(dǎo)致誠信經(jīng)營的國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的利益無法得到有效保護(hù)；“一刀切”地保護(hù)國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人，也將導(dǎo)致?lián)屪⑿袨槭⑿?，影響正常的定牌加工貿(mào)易的開展。顯然這兩種后果都不能實(shí)現(xiàn)我們平衡利益的目標(biāo)。

　　在《商標(biāo)法》中可以找到一些與誠實(shí)信用相關(guān)的具體適用條款。比如《商標(biāo)法》第15條第1、2款和第32條。這幾個(gè)條款的適用條件有所不同，在代理人、代表人搶注情況下，不需要被搶注商標(biāo)在境內(nèi)在先使用和具有一定知名度；在非代理人、代表人，但有特定合同業(yè)務(wù)往來或者其他關(guān)系明知他人商標(biāo)存在的情況下，需要被搶注商標(biāo)在境內(nèi)進(jìn)行了在先使用；在第32條沒有特定關(guān)系的情況下，被搶注商標(biāo)需要在先使用并且有一定影響。

　　我剛才提到的“勞士頓案”，在審理時(shí)也參照了第15條第2款的條件，并最終落腳于違反誠信和權(quán)利濫用，在個(gè)案中對原告商標(biāo)權(quán)不予保護(hù)。當(dāng)然，由于誠實(shí)信用條款具有開放性，在個(gè)案中可以繼續(xù)審慎探索考量因素并進(jìn)行類型化總結(jié)，提供更為可預(yù)期的行為規(guī)則。

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