? ? ? ?作者：

? ? ? ?葉菊芬? 上海知識產(chǎn)權法院法官

? ? ? ?陳? ?研? 同濟大學上海國際知識產(chǎn)權學院碩士研究生

一、前言

　　未經(jīng)權利人同意使用商業(yè)秘密，是我國《反不正當競爭法》第九條規(guī)定的侵害商業(yè)秘密行為方式之一，也是審判實踐中最常見的侵害商業(yè)秘密行為方式?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯商業(yè)秘密民事案件適用法律若干問題的規(guī)定》（以下簡稱“《商業(yè)秘密規(guī)定》”）第九條規(guī)定了三種形式的商業(yè)秘密使用，即“被訴侵權人在生產(chǎn)經(jīng)營活動中直接使用商業(yè)秘密，或者對商業(yè)秘密進行修改、改進后使用，或者根據(jù)商業(yè)秘密調(diào)整、優(yōu)化、改進有關生產(chǎn)經(jīng)營活動”。實踐中，一般將該三種商業(yè)秘密使用形式稱為直接使用、改進型使用和消極使用，后兩種也可稱為非直接使用。

　　直接使用是最典型、最常見的商業(yè)秘密使用形式，司法實踐對其已積累成熟的認定經(jīng)驗，并形成了“接觸+實質(zhì)相同-合法來源”的認定規(guī)則?！渡虡I(yè)秘密規(guī)定》又對接觸、實質(zhì)相同、合法來源的具體認定做了規(guī)定。關于改進型使用、消極使用，在《商業(yè)秘密規(guī)定》出臺前，司法實踐中較為少見，現(xiàn)行法律、司法解釋對于該兩種商業(yè)秘密使用形式的認定規(guī)則及判斷標準亦未作出具體規(guī)定。近年來，最高人民法院審理了一批涉及非直接使用商業(yè)秘密的案件。本文旨在通過梳理、分析最高人民法院有關商業(yè)秘密非直接使用的案例，并參考美國的相關判例實踐，從而歸納、總結出商業(yè)秘密非直接使用的認定思路及裁判規(guī)則。

二、最高人民法院關于商業(yè)秘密非直接使用認定的司法實踐

　　最高人民法院審理的“香蘭素”技術秘密侵權案，系較早在裁判文書中提及非直接使用商業(yè)秘密的案件。該案中，被訴侵權人非法獲取了權利人主張的185張設備圖和15張工藝流程圖，但經(jīng)比對，其使用的圖紙中僅有少部分與權利人主張的對應信息相同或實質(zhì)相同。一審法院根據(jù)“接觸+實質(zhì)相同-合法來源”規(guī)則，認定被訴侵權人僅使用了其中構成相同或實質(zhì)相同的圖紙。最高人民法院綜合考慮香蘭素生產(chǎn)設備和工藝流程通常具有配套性、被訴侵權人在非法獲取圖紙后的極短時間內(nèi)上馬香蘭素項目生產(chǎn)線并實際投產(chǎn)、被訴侵權人使用的圖紙有部分與權利人對應圖紙相同或實質(zhì)相同、被訴侵權人未能提供自行研發(fā)證據(jù)等事實，認定被訴侵權人實際使用了其獲取的全部圖紙。最高人民法院還指出，雖然被訴侵權人的生產(chǎn)工藝流程、相應設備與涉案技術秘密在個別地方略有不同，但基于前述事實，其完全可能在獲得涉案技術秘密后對照該技術秘密作規(guī)避性或者適應性修改，這種修改本身也是實際使用技術秘密的方式之一。[1]此處的“規(guī)避性或者適應性修改”，并不屬于對商業(yè)秘密的直接使用，可能構成改進型使用或者消極使用。

　　在江蘇某甲新能源科技有限公司訴江蘇某乙新能源科技有限公司、柳某、金某等不正當競爭糾紛案中，涉案技術秘密系鋰電池產(chǎn)品相關技術信息。被告柳某以案外人名義將涉案技術秘密技術出資而創(chuàng)辦原告某甲公司以經(jīng)營鋰電池產(chǎn)品，但很快離職且未履行全部技術出資義務，并在離職后入職某乙公司擔任首席技術官，某乙公司實際生產(chǎn)出鋰電池產(chǎn)品。某甲公司據(jù)此主張某乙公司使用了涉案商業(yè)秘密。一審法院認為，在缺乏直接證據(jù)的情況下，無法僅憑某乙公司與某甲公司的經(jīng)營內(nèi)容或生產(chǎn)產(chǎn)品類別相同便推定某乙公司使用了某甲公司的商業(yè)秘密，據(jù)此判決駁回某甲公司的訴訟請求。最高人民法院認為，金某知悉了柳某向某甲公司技術出資的相關事實，此后不到3個月即出資設立某乙公司并經(jīng)營相同產(chǎn)品；柳某明知其應繼續(xù)向某甲公司履行技術出資義務并保守秘密，卻從某甲公司離職且不再繼續(xù)履行出資義務，并在某乙公司成立當日擔任該公司首席技術官；某乙公司在柳某入職后3個月即快速建成生產(chǎn)線并生產(chǎn)出同類型產(chǎn)品，明顯超出了正常自行研發(fā)所能達到的程度。據(jù)此，最高人民法院認定，金某、柳某、某乙公司在決定成立某乙公司過程中以及某乙公司實際投產(chǎn)經(jīng)營過程中，不可避免地會使用柳某向某甲公司提供的部分商業(yè)秘密，且還有較大的可能性受該商業(yè)秘密的啟示并在此基礎上改進、調(diào)整某乙公司的生產(chǎn)經(jīng)營，構成對某甲公司商業(yè)秘密的非法使用。[2]此處的在涉案商業(yè)秘密“基礎上改進、調(diào)整”生產(chǎn)經(jīng)營，系《商業(yè)秘密規(guī)定》規(guī)定的消極使用方式。

　　在某模具公司訴昆山某電子材料公司等侵害商業(yè)秘密糾紛案中，被訴侵權人招聘了大量權利人原員工，在生產(chǎn)場所內(nèi)存放的圖紙及相關資料內(nèi)容與涉案技術秘密實質(zhì)相同；監(jiān)管機構調(diào)查時，其相關人員在陳述中亦認可其產(chǎn)品參考了上述圖紙和資料；被訴侵權人還獲取權利人客戶信息、產(chǎn)品報價后以低價對外宣傳?；谝陨鲜聦?，一、二審法院均認定被訴侵權人實際使用了涉案技術秘密。最高人民法院還在裁判文書中強調(diào)，被訴侵權人在最后生產(chǎn)環(huán)節(jié)實際使用的信息與涉案商業(yè)秘密會存在一定差異甚至完全不同，但其在產(chǎn)品設計、改進或研究分析等環(huán)節(jié)中依然使用了商業(yè)秘密，因此可能節(jié)約了研發(fā)成本或者采取了針對性策略，并據(jù)此獲取不正當競爭優(yōu)勢，應當依法認定構成使用商業(yè)秘密。[3]

　　在深圳市某科技有限公司訴湖北納某新能源科技有限公司、尤某某侵害技術秘密糾紛案中，被告尤某某的專業(yè)背景及此前從事工作均與涉案技術秘密無關，其在權利人工作期間接觸了涉案技術秘密，離職后設立納某公司并在4個月內(nèi)生產(chǎn)出與涉案技術秘密相同種類產(chǎn)品。一、二審法院均適用舉證責任轉移，并認定尤某某、納某公司構成侵害商業(yè)秘密。最高人民法院還指出，由于尤某某、納某公司未能反證證明其未實施被訴侵權行為，故無需就涉案技術秘密與被訴侵權產(chǎn)品配方是否構成實質(zhì)相同進行比對；即便二者存在區(qū)別，納某公司仍存在使用涉案技術秘密的高度蓋然性，即在已有配方基礎上，通過對原配方進行修改、改進，開發(fā)出組分、配比不同的同類型產(chǎn)品，從而減少研發(fā)時間及成本，短期內(nèi)獲得相關市場上的競爭優(yōu)勢。[4]

　　除以上案件外，最高人民法院還在若干其他案件中有類似認定或者論述。根據(jù)以上案例可知，最高人民法院在認定非直接使用商業(yè)秘密時，并未如直接使用的認定中那樣過于強調(diào)或者依賴信息比對。部分案件中僅有少量信息構成相同或者實質(zhì)相同，部分案件甚至未進行信息比對，但最高人民法院仍通過適用《反不正當競爭法》第三十二條關于舉證責任轉移的規(guī)定，根據(jù)被訴侵權人接觸權利人商業(yè)秘密、商業(yè)秘密對產(chǎn)品生產(chǎn)的不可或缺性、被訴侵權人在極短時間內(nèi)生產(chǎn)出與商業(yè)秘密相同種類產(chǎn)品又無法證明合法來源等事實，認定被訴侵權人使用了涉案商業(yè)秘密，并根據(jù)未進行信息比對或信息比對結果無法成立直接使用的情形明確指出，即便被訴侵權人實際使用的信息與涉案商業(yè)秘密不同，但可基于在案證據(jù)，認定被訴侵權人可能改進型使用或者消極使用了權利人商業(yè)秘密。

三、美國商業(yè)秘密保護中關于商業(yè)秘密使用的認定

　　在美國，任何可能導致商業(yè)秘密權利人受到損害或者使被告獲利的對商業(yè)秘密的利用都屬于商業(yè)秘密使用，如營銷包含商業(yè)秘密的商品、在產(chǎn)品制造中使用商業(yè)秘密、依賴商業(yè)秘密來協(xié)助或加速研發(fā)、通過使用商業(yè)秘密信息來招攬客戶等。[5]根據(jù)不同的行為表現(xiàn)，又將商業(yè)秘密的使用分為直接使用和間接使用兩種情形，其中直接使用是指完整地、原封不動地使用原告商業(yè)秘密；間接使用是指盡管沒有原封不動地、完整地使用原告商業(yè)秘密，被告也因使用原告商業(yè)秘密而獲得了競爭優(yōu)勢或造成了原告損害。

　　根據(jù)美國判例法，認定間接使用的核心標準被稱為實質(zhì)派生（或實質(zhì)來源）規(guī)則，即只要產(chǎn)品所使用的技術實質(zhì)來源于商業(yè)秘密，就構成間接使用。針對是否存在實質(zhì)來源關系，美國判例法形成了以下判斷規(guī)則。

　　第一，所屬技術領域的“擁擠”程度影響實質(zhì)派生的認定。在Litton Systems Inc. v. Sundstrand Corp.案中，法院認為，因涉案行業(yè)技術的通用性高，故被訴侵權信息與權利信息的少量相似不構成侵權。[6]

　　第二，商業(yè)秘密在被告產(chǎn)品中的貢獻大小影響實質(zhì)派生的認定。在Wisk Aero LLC訴Archer Aviation Inc案中，法院指出，商業(yè)秘密間接使用的判定，要求商業(yè)秘密在被訴侵權產(chǎn)品中具備實質(zhì)性、不可替代的作用。該案中，由于Archer的設計缺失Wisk商業(yè)秘密的關鍵特征，商業(yè)秘密的貢獻度不足以支撐實質(zhì)來源認定，法院據(jù)此而駁回禁令申請。[7]

　　第三，以商業(yè)秘密為研究起點可以認定為實質(zhì)派生。

　　第四，消極使用商業(yè)秘密構成侵權。Mangren Research and Development Corp. v. National Chemical Co.案中，法院指出，倘若商業(yè)秘密法只因規(guī)避后產(chǎn)出的產(chǎn)品全新就不能規(guī)制該使用行為，法律對商業(yè)秘密所提供的保護將會事實上落空。[8]在Glaxo Inc. v. Novopharm Ltd案中，法院認為，商業(yè)秘密不一定由積極的信息組成，還可以包括負面的、不確定的或足夠暗示性的研究數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)會給本領域技術人員帶來競爭優(yōu)勢，即便商業(yè)秘密被用來了解“避免怎樣的陷阱”，同樣構成侵權。[9]在Revere Transducers, Inc. v. Deere & Company案中，法院綜合考慮被告投入研發(fā)的時間、精力和金錢，認為被告使用商業(yè)秘密中有關“哪些技術屬于多余和不起作用的”信息構成消極使用。[10]

四、非直接使用商業(yè)秘密的認定規(guī)則

　　經(jīng)分析中美兩國有關商業(yè)秘密非直接使用的案例可見，我國商業(yè)秘密保護中的改進型使用、消極使用與美國法域下的間接使用大致相同，相關認定規(guī)則也存在許多共通之處。

　?。ㄒ唬└倪M型使用的認定規(guī)則

　　如前所述，改進型使用是指在商業(yè)秘密的基礎上進一步修改、改進后再進行使用。修改、改進的結果可能導致被訴信息與權利信息部分不同甚至完全不同，但在關鍵特征上仍應具備相同或者相似之處，例如二者仍應屬于同一研發(fā)方向，實現(xiàn)的技術功能、效果一般也應相同、相近或者存在關聯(lián)，否則難以認定被訴侵權信息是在權利信息的基礎上修改、改進而來，還是全新的創(chuàng)造。因此，在改進型使用的認定中，仍有將被訴侵權信息與涉案商業(yè)秘密進行“比對”的空間，只是在比對時不再如直接使用那般強調(diào)具體信息的相同或實質(zhì)相同，而是在承認被訴信息與權利信息存在區(qū)別的基礎上，通過對二者研發(fā)方向、功能、效果等的“比對”，并結合“接觸”及“合法來源”的認定結果，作出是否存在修改、改進關系的認定。

　　根據(jù)司法解釋的規(guī)定及現(xiàn)有案例，改進型使用的判定模式可歸納為“接觸+實質(zhì)貢獻-合法來源”的綜合判斷框架，具體規(guī)則如下。

　　1.接觸：此為前提要件，即被訴侵權人實際接觸了涉案商業(yè)秘密或存在接觸可能性，與直接使用中“接觸”的認定并無不同。

　　2.實質(zhì)貢獻：此為改進型使用的基本特征，即被訴侵權信息雖與權利信息不同，但權利信息對被訴侵權信息存在實質(zhì)性貢獻，即被訴侵權信息系在權利信息基礎上修改、改進而來。如前所述，實質(zhì)貢獻的比對對象及認定標準，均有別于直接使用中“相同及實質(zhì)相同”的比對和認定。

　　3.技術領域“擁擠”程度的審查：若技術領域現(xiàn)有技術密集，則技術相似性的意義降低，還需結合商業(yè)秘密的獨特性、被訴侵權產(chǎn)品對涉案商業(yè)秘密的依賴程度等其他事實，綜合判斷是否存在實質(zhì)貢獻。

　　4.合法來源豁免：被訴侵權人提交有效證據(jù)證明被訴侵權信息的合法來源，與直接使用認定中“合法來源”的認定亦無差異。

　　5.其他考慮因素：主要是能夠證明可能存在商業(yè)秘密使用行為的其他事實，如被訴侵權人系以不正當手段獲取權利人商業(yè)秘密、接觸或掌握商業(yè)秘密的人員出現(xiàn)有組織的集體跳槽、被訴侵權人在極短時間內(nèi)生產(chǎn)出與商業(yè)秘密相同類別產(chǎn)品而無法提供相反證據(jù)、被訴侵權人承認系以權利人信息為起點進行研發(fā)等。

　　（二）消極使用的認定規(guī)則

　　商業(yè)秘密的消極使用是指被訴侵權人在消化、吸收權利人商業(yè)秘密的基礎上，對自身技術或者經(jīng)營活動進行調(diào)整、優(yōu)化、改進，例如根據(jù)權利人研發(fā)失敗所形成的數(shù)據(jù)或研發(fā)過程中形成的階段性成果等，相應優(yōu)化、調(diào)整自身研發(fā)方向等。商業(yè)秘密的消極使用與商業(yè)秘密價值性中的消極價值相對應，當權利信息屬于具備消極價值的信息（如錯誤研發(fā)路線等），被訴侵權人基于權利信息而規(guī)避錯誤的研發(fā)路線從而節(jié)省研發(fā)成本，進而獲得一定的競爭優(yōu)勢，屬于消極使用商業(yè)秘密的行為。

　　在消極使用中，被訴侵權信息的最終呈現(xiàn)形式與權利信息不相同也不實質(zhì)相同，甚至可能指向南轅北轍的研發(fā)方向，故對消極使用的認定應跳脫出信息相似性的比對。同時，由于消極使用中對商業(yè)秘密的消化、吸收多存在于思想活動范圍，不一定有外在實體表現(xiàn)，故權利人往往難以舉證。因此，除被訴侵權人自認實施了符合消極使用法律特征的行為外，很難根據(jù)在案證據(jù)認定消極使用的存在。例如，在杭州啟某醫(yī)療器械股份有限公司訴吳某某、上海御某醫(yī)療科技有限公司等侵害技術秘密糾紛案中，被告吳某某及御某公司人員在監(jiān)管機構調(diào)查時均承認吳某某將此前在啟某公司工作時獲取的涉案技術秘密提供給御某公司研發(fā)人員“參考”，以節(jié)省調(diào)研時間，但御某公司最終申請專利的技術方案與啟某公司的技術秘密不僅不構成相同或實質(zhì)相同，在技術路線、功能、效果等方面更是差異明顯，也并無證據(jù)顯示已實際生產(chǎn)出產(chǎn)品。法院據(jù)此認定御某公司對涉案技術秘密進行了消極使用，但尚未構成直接使用和改進型使用[11]。

　　在那些被訴侵權人否認實施了消極使用行為的案件中，法院只能根據(jù)案件具體情況以及民事證據(jù)高度可能性規(guī)則進行認定：首先，與直接使用、改進型使用一樣，消極使用行為的認定應以接觸為前提；其次，綜合考慮各因素判斷消極使用的可能性，相關因素與改進型使用的考量因素類似；最后，由被訴侵權人舉證證明合法來源。根據(jù)以上方式認定的結果如果是存在使用商業(yè)秘密的可能性，通常難以精確認定是直接使用、改進型使用、消極使用還是同時存在數(shù)種使用方式，此時無需也無法再作出精細區(qū)分。

五、小結

　　商業(yè)秘密非直接使用的認定有別于直接使用，除被訴侵權人自認或者經(jīng)全面信息比對而認定改進型使用外，往往需要在綜合審查在案證據(jù)、考慮各方面因素的基礎上適用舉證責任轉移制度，進而作出認定。即便被訴侵權信息與權利人商業(yè)秘密不同，甚至缺乏信息比對的對象，法院也可能基于證據(jù)規(guī)則推定被訴侵權人存在直接使用、改進型使用或者消極使用商業(yè)秘密的高度可能性。最高人民法院一系列關于商業(yè)秘密非直接使用的案例提供了裁判思路，但具體案情千變?nèi)f化，個案中認定難度仍較高。且《商業(yè)秘密規(guī)定》第九條將商業(yè)秘密非直接使用細分為改進型使用和消極使用兩種類型，二者亦確實有著不同的行為和法律特征，仍有賴于司法實踐進一步探索具體認定規(guī)則并明晰二者的界限。

注釋：

　　[1]參見中華人民共和國最高人民法院（2020）最高法知民終1667號民事判決書。

　　[2]參見中華人民共和國最高人民法院（2021）最高法知民終814號民事判決書。

　　[3]參見中華人民共和國最高人民法院（2022）最高法知民終26號民事判決書。

　　[4]參見中華人民共和國最高人民法院（2022）最高法知民終275號民事判決書。

　　[5]843 F. Supp. 776， 778 （D. Mass. 1994）

　　Gen. Universal Sys.， Inc. v. HAL， Inc.， 500 F.3d 444， 450-51 （5th Cir. 2007）

　　Learning Curve Toys， Inc. v. PlayWood Toys， Inc.， 342 F.3d 714， 728 （7th Cir. 2003）

　　Peaceable Planet， Inc. v. TY， Inc.，?362 F.3d 986， 989 （7th Cir. 2004）

　　Hytera Commc'ns Corp. v. Motorola Sols., Inc., No. 22-1132 (7th Cir. argued Sept. 20, 2022)

　　[6]750 F?2d 952 957(Fed?C ir?1984).

　　[7]Wisk Aero LLC v. Archer Aviation Inc., No. 3:21-cv-02450 (N.D. Cal. filed Apr. 6, 2021)，還可參見CommScope, Inc. v. Rosenberger Tech. (Kunshan) Co., No. 5:21-cv-00164 (W.D.N.C. filed Aug. 18, 2021).

　　[8]87 F.3d 937 (1996) United States Court of Appeals for the Seventh Circuit.

　　[9]931 F. Supp. 1280 (E.D.N.C. 1996)? U.S. District Court for the Eastern District of North Carolina.

　　[10]595 N.W.2d 751 (1999) Iowa Supreme Court.

　　[11]參見上海知識產(chǎn)權法院（2023）滬73知民初16號民事判決書。