文/葉菊芬 付凡 上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院

　　我國(guó)《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定了商標(biāo)侵權(quán)訴訟中的商標(biāo)在先使用抗辯制度，也稱商標(biāo)先用權(quán)抗辯。根據(jù)該規(guī)定，當(dāng)被訴商標(biāo)系被訴侵權(quán)人先于商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)之日使用且有一定影響的商標(biāo)的，其有權(quán)在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)。法律規(guī)定商標(biāo)在先使用抗辯制度意在彌補(bǔ)商標(biāo)注冊(cè)制的缺陷、保護(hù)在先使用人的在先權(quán)益，但關(guān)于如何認(rèn)定“原使用范圍”，以合理劃定商標(biāo)在先使用抗辯制度的邊界，實(shí)務(wù)中仍存在諸多分歧。本文圍繞商標(biāo)在先使用抗辯制度的立法目的，結(jié)合典型案例，從原使用主體、原使用商標(biāo)、原使用商品或者服務(wù)、原使用地域和原使用方式等方面，進(jìn)一步厘清“原使用范圍”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　一、商標(biāo)在先使用抗辯制度的立法目的

　　商標(biāo)的生命在于使用，使用行為使得商標(biāo)產(chǎn)生指示商品來源的作用，將商標(biāo)從不具有財(cái)產(chǎn)性價(jià)值的商業(yè)符號(hào)轉(zhuǎn)變成為能夠帶來財(cái)產(chǎn)性利益的財(cái)富鑰匙。商標(biāo)法相關(guān)制度的核心，即在于保護(hù)此種承載著商譽(yù)價(jià)值的財(cái)富鑰匙。我國(guó)的商標(biāo)保護(hù)制度采取商標(biāo)注冊(cè)制，即注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)因申請(qǐng)注冊(cè)而取得，且商標(biāo)的申請(qǐng)與獲準(zhǔn)注冊(cè)也并不以商標(biāo)是否實(shí)際使用為考量依據(jù)。但如前所述，商標(biāo)的價(jià)值源于使用人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的實(shí)際使用行為。即便商標(biāo)未經(jīng)注冊(cè)，只要經(jīng)過一定的使用、宣傳等行為，便可能因此而產(chǎn)生商譽(yù)和財(cái)產(chǎn)性利益。這就導(dǎo)致在商標(biāo)注冊(cè)制的背景下，實(shí)踐中部分行為人通過搶注他人在先使用并具有一定影響的商標(biāo)謀取不正當(dāng)利益。此時(shí)若對(duì)在先使用人不加以特殊保護(hù)，將剝奪在先使用人已形成的在先利益，妨礙消費(fèi)者基于商標(biāo)商譽(yù)形成的信賴?yán)孢x購(gòu)商品或服務(wù)，還可能放縱商標(biāo)惡意搶注行為，擾亂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，與商標(biāo)法旨在維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序、降低消費(fèi)者選擇成本的理念背道而馳。因此，我國(guó)商標(biāo)法在2013年修訂時(shí)新增了商標(biāo)在先使用抗辯制度。

　　商標(biāo)在先使用抗辯制度通過限制商標(biāo)權(quán)人部分專用權(quán)、賦予在先使用人在先利益的方式，彌補(bǔ)了商標(biāo)注冊(cè)主義模式不關(guān)注實(shí)際使用行為的缺陷，使得商標(biāo)權(quán)人不因非自身使用行為而獲利、在先使用人的投入不因未申請(qǐng)注冊(cè)而消滅，實(shí)現(xiàn)商標(biāo)權(quán)人與在先使用人之間的利益平衡，契合了商標(biāo)法以商標(biāo)使用為靈魂的制度宗旨。但需要強(qiáng)調(diào)的是，雖然有必要給予在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)一定的保護(hù)，但保護(hù)水準(zhǔn)不宜過高，應(yīng)避免對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人的利益產(chǎn)生不合理影響，以免沖擊到商標(biāo)注冊(cè)制這一商標(biāo)管理基本制度。商標(biāo)法通過規(guī)定“原使用范圍”，合理限定了在先使用人權(quán)益的保護(hù)范圍。從法律規(guī)定商標(biāo)在先使用抗辯的立法目的出發(fā)，

　　原使用范圍的確定應(yīng)以商標(biāo)在先使用行為實(shí)際創(chuàng)造的在先商譽(yù)為核心，通過判斷該在先商譽(yù)的覆蓋范圍來確定在先使用人可繼續(xù)使用商標(biāo)的范圍。司法實(shí)踐中，對(duì)于原使用范圍的認(rèn)定，主要涉及原使用主體、原使用商標(biāo)、原使用商品或者服務(wù)、原使用地域和原使用方式等維度的認(rèn)定。

　　二、原使用主體的認(rèn)定

　　商標(biāo)在先使用抗辯制度中，在先使用人自身在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用商標(biāo)當(dāng)然屬于原使用主體。但在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之后，在先商標(biāo)的被許可人、受讓人等其他主體是否有權(quán)基于在先使用人的使用行為主張先用權(quán)抗辯？我們以為，從商標(biāo)在先使用抗辯制度的立法目的來看，認(rèn)定某一主體是否為可主張商標(biāo)在先使用抗辯的原使用主體，應(yīng)以在先商標(biāo)在注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日前的既存商譽(yù)是否由該主體的使用行為產(chǎn)生為標(biāo)準(zhǔn)。

　　（一）在先商標(biāo)的被許可人

　　《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定的商標(biāo)在先使用抗辯僅是一種限制注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的抗辯事由，并非一種法定的、可以許可或者轉(zhuǎn)讓的、積極意義上的“使用權(quán)”。[1]當(dāng)在先使用人將該未注冊(cè)商標(biāo)許可給他人使用時(shí)，在先使用人創(chuàng)造的既存商譽(yù)雖然在一定程度上能夠輻射至被許可主體所使用的被許可商標(biāo)，但商譽(yù)系因商標(biāo)使用行為而產(chǎn)生，若被許可人尚未實(shí)際使用該商標(biāo)，不會(huì)僅僅因許可行為而使得商譽(yù)轉(zhuǎn)嫁至被許可主體。因此，被許可人能否構(gòu)成主張先用權(quán)抗辯的適格主體，取決于其在注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日之前是否實(shí)際使用了被訴商標(biāo)。

　　鑒于我國(guó)采取商標(biāo)注冊(cè)主義，在認(rèn)定可主張先用權(quán)抗辯的主體范圍時(shí)，應(yīng)在維護(hù)商標(biāo)注冊(cè)制度穩(wěn)定的框架下，對(duì)商標(biāo)在先使用人和注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人的利益進(jìn)行平衡。通常情況下，商標(biāo)在先使用人通過自身經(jīng)營(yíng)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，一般需要一定的時(shí)間、人力及資金投入，較難在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到較大規(guī)模，但通過許可他人使用商標(biāo)的方式擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模則相對(duì)較為容易。同時(shí)，由于被許可人的整體數(shù)量難以控制，若無條件地允許在先使用人通過發(fā)放許可的方式進(jìn)行擴(kuò)張，將對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人的利益造成難以預(yù)料的影響。為合理平衡商標(biāo)注冊(cè)人及在先使用人的利益，也應(yīng)對(duì)被許可人的使用加以限制，不應(yīng)允許在注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日之后才開始實(shí)際使用被訴商標(biāo)的被許可人主張先用權(quán)抗辯。例如，在天安數(shù)碼城（集團(tuán)）有限公司與御河硅谷（上海）建設(shè)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“御河公司”）等侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案中，御河公司以在先使用被訴商標(biāo)的案外人默示許可其使用被訴商標(biāo)為由主張商標(biāo)在先使用抗辯。法院認(rèn)為，如果允許在先使用人的被許可人主張?jiān)谙仁褂每罐q，一方面將使得享有抗辯權(quán)的主體范圍無限擴(kuò)大，導(dǎo)致商標(biāo)注冊(cè)人市場(chǎng)上的對(duì)抗力量增大，并在一定程度上喪失將商標(biāo)許可他人的可能。另一方面，無條件允許在先使用人進(jìn)行許可，可能使其經(jīng)營(yíng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，實(shí)質(zhì)上規(guī)避了商標(biāo)法要求其僅能在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用商標(biāo)的規(guī)定，對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人的利益造成嚴(yán)重影響。據(jù)此，法院認(rèn)定御河公司的商標(biāo)在先使用抗辯不成立。[2]

　　（二）在先商標(biāo)的受讓人

　　如前所述，在先使用人并不僅因其商標(biāo)使用行為而享有法定的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓權(quán)，故在先商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓同樣無法帶來既存商譽(yù)一并轉(zhuǎn)讓的法律后果。受讓人是否構(gòu)成先用權(quán)抗辯的適格主體，取決于其自身的使用行為是否屬于在注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日前先于商標(biāo)注冊(cè)人使用并有一定影響。但也存在例外，若受讓人受讓的并非僅僅是在先商標(biāo)，而是包括該商標(biāo)所涉業(yè)務(wù)整體經(jīng)營(yíng)權(quán)的轉(zhuǎn)讓，例如企業(yè)合并、分立或因企業(yè)改制而重新設(shè)立新的企業(yè)等，則在先使用人因在先使用商標(biāo)而產(chǎn)生的既存商譽(yù)將整體轉(zhuǎn)移至受讓人。此種情況下，允許繼受者在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用商標(biāo)，并不會(huì)擴(kuò)大市場(chǎng)中現(xiàn)存的商標(biāo)使用主體數(shù)量，也通常不會(huì)損害商標(biāo)權(quán)人的利益。因此，此種基于主體承繼關(guān)系的繼受者可以構(gòu)成先用權(quán)抗辯的適格主體，得以援引在先使用人的使用行為提出先用權(quán)抗辯。例如，在華聯(lián)超市股份有限公司與肥城市華聯(lián)商貿(mào)有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案中，最高人民法院在論述商標(biāo)權(quán)人華聯(lián)超市股份有限公司最早使用“華聯(lián)”商標(biāo)的時(shí)間時(shí)明確指出，華聯(lián)超市股份有限公司系經(jīng)多次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、變遷主體而形成，與其前身各主體之間存在緊密的承繼關(guān)系，其使用“華聯(lián)”字號(hào)的時(shí)間應(yīng)追溯至其前身成立之時(shí)。[3]雖然這不是關(guān)于商標(biāo)在先使用抗辯原使用主體的認(rèn)定，但對(duì)于承繼關(guān)系情形下原使用主體的認(rèn)定具有參考意義。

　?。ㄈ┰谙仁褂萌说年P(guān)聯(lián)主體

　　關(guān)聯(lián)主體指的是一方控制、共同控制另一方，或?qū)α硪环绞┘又卮笥绊懀约皟煞交騼煞揭陨鲜芡豢刂?、共同控制的主體。商標(biāo)在先使用人將其在先商標(biāo)許可關(guān)聯(lián)主體使用時(shí)，關(guān)聯(lián)主體可否基于在先使用人的使用事實(shí)提出商標(biāo)在先使用抗辯？我們認(rèn)為，由于商標(biāo)在先使用抗辯保護(hù)的是既存商譽(yù)，即便兩個(gè)主體系關(guān)聯(lián)主體，但由于彼此獨(dú)立，并不存在商譽(yù)共享，在先使用人因使用商標(biāo)而形成的既存商譽(yù)與其關(guān)聯(lián)主體無關(guān)，故關(guān)聯(lián)主體不得僅因關(guān)聯(lián)關(guān)系而援引在先使用人的使用行為提出抗辯。例如，在內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司與深圳市周一品小肥羊餐飲連鎖管理有限公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案中，法院認(rèn)為，深圳市周一品小肥羊餐飲連鎖管理有限公司與其法定代表人周易平作為業(yè)主經(jīng)營(yíng)的“周一品小肥羊店”是兩個(gè)獨(dú)立的民事主體，兩者之間不存在任何權(quán)利義務(wù)上的轉(zhuǎn)讓和繼受關(guān)系。因此，深圳市周一品小肥羊餐飲連鎖管理有限公司不能援引“周一品小肥羊店”對(duì)涉案商標(biāo)的在先使用行為提出抗辯。[4]另如，在陳某與華潤(rùn)置地（廈門）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司安達(dá)仕酒店等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中，安達(dá)仕酒店以案外人深圳君悅酒店的在先使用行為提出在先使用抗辯。但經(jīng)查，二者系華潤(rùn)置地集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)獨(dú)立法人華潤(rùn)置地（廈門）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和華潤(rùn)（深圳）有限公司分別設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，并不存在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等方面的承繼關(guān)系；且安達(dá)仕酒店與君悅酒店系華潤(rùn)置地集團(tuán)旗下兩個(gè)不同的酒店品牌，二者并不存在商譽(yù)共享。據(jù)此，法院認(rèn)為安達(dá)仕酒店無權(quán)以深圳君悅酒店的在先使用行為主張?jiān)谙仁褂每罐q。[5]

　　需要注意的是，就不具備獨(dú)立法人資格的法人分支機(jī)構(gòu)而言，雖然其系以自己的名義對(duì)外從事民事活動(dòng)，但該種民事活動(dòng)以隸屬企業(yè)法人的授權(quán)為限，財(cái)務(wù)核算需并入隸屬企業(yè)法人，民事責(zé)任也由隸屬企業(yè)法人承擔(dān)。因此，分支機(jī)構(gòu)的使用行為事實(shí)上等同于其隸屬企業(yè)法人自身的使用行為，分支機(jī)構(gòu)有權(quán)以其隸屬企業(yè)法人的在先使用行為為由提出先用權(quán)抗辯。當(dāng)然，若在先使用人到其原使用地域范圍之外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，該分支機(jī)構(gòu)主張的先用權(quán)抗辯是否成立，還需對(duì)分支機(jī)構(gòu)是否在原地域范圍內(nèi)進(jìn)行認(rèn)定。

　　三、原使用商標(biāo)的認(rèn)定

　　根據(jù)我國(guó)《商標(biāo)法》第四十九條的規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人不得擅自改變注冊(cè)商標(biāo)。根據(jù)舉重以明輕的類比推理規(guī)則，在先使用人可在原使用范圍繼續(xù)使用的商標(biāo)應(yīng)為與原使用商標(biāo)相同的商標(biāo)。同時(shí)，我國(guó)《商標(biāo)法》第五十九條第三款還規(guī)定，商標(biāo)權(quán)人可以要求在先使用人在原使用商標(biāo)上附加適當(dāng)區(qū)分標(biāo)識(shí)。因此，若在先使用人是為了與注冊(cè)商標(biāo)相區(qū)別而做出部分改動(dòng)的，應(yīng)予準(zhǔn)許。例如，在深圳市悅跑運(yùn)動(dòng)文化有限公司與廣州悅跑信息科技有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中，法院認(rèn)為，廣州悅跑公司不得改變?cè)褂蒙虡?biāo)的文字、圖形、結(jié)構(gòu)、色彩、書寫方法等，但如果是為了與涉案商標(biāo)相區(qū)別而添加的標(biāo)記，只要不構(gòu)成原使用商標(biāo)的一部分，且確實(shí)能發(fā)揮區(qū)分作用的，仍然屬于在原有范圍內(nèi)使用。[6]

　　也有觀點(diǎn)認(rèn)為，應(yīng)允許在先使用人改變?cè)褂蒙虡?biāo)的文字、圖形、結(jié)構(gòu)、色彩、書寫方法等，否則“可能會(huì)剝奪在先使用人契合時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)特別是相關(guān)公眾情趣變化需要而改變商標(biāo)圖案、文字、色彩、結(jié)構(gòu)、書寫方法的利益，從而過分淡化商標(biāo)在先使用抗辯的實(shí)際意義”。[7]此種觀點(diǎn)有一定道理。市場(chǎng)主體在經(jīng)營(yíng)過程中，出于迎合消費(fèi)者審美需要等目的，可能對(duì)其原使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)的字體、顏色等做出一定的改動(dòng)。在商標(biāo)在先使用抗辯的適用中，原使用范圍的時(shí)間節(jié)點(diǎn)為權(quán)利商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)日，但權(quán)利人對(duì)在先使用人提起商標(biāo)侵權(quán)之訴的時(shí)間一般遠(yuǎn)晚于該時(shí)間，此時(shí)在先使用人使用的商標(biāo)標(biāo)識(shí)可能已經(jīng)過了一定的流變。若不區(qū)分在先使用人先后使用的多個(gè)商標(biāo)的實(shí)際情況，而簡(jiǎn)單對(duì)其予以分割認(rèn)定，則在先使用人在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)日前使用的多個(gè)無實(shí)質(zhì)性差異的商標(biāo)無法共享商譽(yù)，需對(duì)每個(gè)商標(biāo)是否具備一定影響進(jìn)行分別認(rèn)定；同時(shí)，在先使用人在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)日后已實(shí)際使用的與原商標(biāo)無實(shí)質(zhì)性差異的其他商標(biāo)也將因不屬于原使用商標(biāo)而不能繼續(xù)使用，且在先使用人還需就該部分行為承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。但從消費(fèi)者的一般認(rèn)知來看，其可能將在先使用人已實(shí)際使用的多個(gè)無實(shí)質(zhì)性差異的商標(biāo)認(rèn)知為同一個(gè)商標(biāo)，并認(rèn)為這些商標(biāo)共同指向相同的商品或者服務(wù)。因此，商標(biāo)法應(yīng)允許商標(biāo)在先使用人繼續(xù)使用與原使用商標(biāo)雖有改動(dòng)但并無顯著差異的商標(biāo)，否則可能與相關(guān)公眾所認(rèn)知的原使用商標(biāo)的既存商譽(yù)范圍不符，與已形成的市場(chǎng)秩序相悖，無法對(duì)商標(biāo)在先使用人的在先合法利益進(jìn)行實(shí)質(zhì)性保護(hù)。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（三）》第一條的規(guī)定，若僅改變商標(biāo)的字體、間距、橫豎排列、顏色等特征，與注冊(cè)商標(biāo)無實(shí)質(zhì)性差異或不影響商標(biāo)顯著特征的，構(gòu)成相同商標(biāo)。同理，若在先使用人繼續(xù)使用的商標(biāo)與原使用商標(biāo)無實(shí)質(zhì)性差異或未改變商標(biāo)顯著特征的，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)為改變后的商標(biāo)仍屬于原使用商標(biāo)。例如，在常州丹那帕工業(yè)品進(jìn)出口有限公司與福迪威西特傳感工業(yè)控制（天津）有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中，法院就認(rèn)為，福迪威西特公司在先使用“Dynapar”字樣，其在后使用的“DYNAPAR”與“Dynapar”基本相同，“丹納帕”一般連接在“Dynapar”之后作為其中文音譯使用，故在后使用的商標(biāo)與在先使用的商標(biāo)基本相同，被訴使用行為并沒有超出原使用范圍。[8]但在先使用人也并非可任意改變其原使用商標(biāo)，尤其是不能做出與權(quán)利人注冊(cè)商標(biāo)更為近似的改動(dòng)?！渡虡?biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》第二十二條、第二十四條就對(duì)“自行改變注冊(cè)商標(biāo)或者將多件注冊(cè)商標(biāo)組合使用”“以攀附為目的附著顏色”的商標(biāo)侵權(quán)行為作出了規(guī)定。因此，若在先使用人對(duì)其原使用商標(biāo)的改動(dòng)過大，導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者無法將改變后的商標(biāo)與原使用人提供的商品或者服務(wù)直接關(guān)聯(lián)，甚至產(chǎn)生新的聯(lián)系，則顯然不應(yīng)認(rèn)定為原使用商標(biāo)。例如，在湯美·希爾弗格許可有限公司與上海頎翔商貿(mào)有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中，希爾弗格公司享有“”“”“TOMMY HILFIGER”等注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，頎翔公司經(jīng)“”“Tommycrown”注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人的許可使用該商標(biāo)，但實(shí)際使用的是“”“”等商標(biāo)。法院認(rèn)為，頎翔公司在實(shí)際使用過程中，通過附著顏色、改變圖形構(gòu)成、字母大小寫及字體等手段，改變了其被許可使用的注冊(cè)商標(biāo)的顯著特征，系對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的不規(guī)范使用，構(gòu)成對(duì)希爾弗格公司的商標(biāo)侵權(quán)。[9]該案主要涉及“變形”使用注冊(cè)商標(biāo)是否構(gòu)成合法使用注冊(cè)商標(biāo)的認(rèn)定，對(duì)于商標(biāo)在先使用人對(duì)原使用商標(biāo)的變形使用可否認(rèn)定為原使用商標(biāo)，具有良好的借鑒意義。

　　四、原使用商品或者服務(wù)的認(rèn)定

　　商標(biāo)所承載的商譽(yù)價(jià)值來源于商標(biāo)標(biāo)識(shí)所具有的指示商品或者服務(wù)來源的作用，其背后的邏輯在于消費(fèi)者選購(gòu)商品或者服務(wù)時(shí)，能夠根據(jù)其上標(biāo)注的商標(biāo)標(biāo)識(shí)，將商品或者服務(wù)與商標(biāo)使用人相聯(lián)系。鑒于商標(biāo)在先使用抗辯制度旨在保護(hù)在先使用人的既存商譽(yù)，并不保護(hù)在先使用人未來可能通過業(yè)務(wù)拓展獲得的延伸商譽(yù)，故原使用范圍應(yīng)嚴(yán)格限定在原使用的商品或者服務(wù)上。但從普通消費(fèi)者的認(rèn)知角度而言，其在認(rèn)知某一商標(biāo)背后的商譽(yù)覆蓋范圍時(shí)，通常不會(huì)局限于某一個(gè)或幾個(gè)具體商品，故原使用商品或者服務(wù)的認(rèn)定應(yīng)根據(jù)消費(fèi)者的一般理解，認(rèn)定為某一小類商品或者服務(wù)中的部分商品與服務(wù)。例如某商標(biāo)在先使用在月餅、桃酥上，從消費(fèi)者的一般認(rèn)知角度，該商標(biāo)的商譽(yù)并不僅限于現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)的具體商品種類，還會(huì)輻射至通常與月餅、桃酥共同經(jīng)營(yíng)的其他糕點(diǎn)類商品上。但這并不代表可擴(kuò)張至這些具體商品在《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類表》《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中所屬的全部大類商品。例如，前述具體商品在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中分別歸屬于第三十大類的第3006小類“糕點(diǎn)”，不能認(rèn)為在該等商品上在先使用商標(biāo)且有一定影響，便可在他人申請(qǐng)注冊(cè)該商標(biāo)后在該大類所屬的其余小類，如第3001小類的咖啡、可可等商品上使用。

　　五、原使用地域的認(rèn)定

　　實(shí)務(wù)中，關(guān)于原使用地域的認(rèn)定存在兩種觀點(diǎn)。一種觀點(diǎn)認(rèn)為，應(yīng)嚴(yán)格限制為具體地址，即原使用地址僅指在先使用商標(biāo)的具體地址。例如，在蔣某與南京夫子廟飲食有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中，法院認(rèn)為，在先使用人的先用權(quán)范圍僅限于在南京市貢院西街12號(hào)“蔣友記”餐館使用，在先使用人在后于南京市省州路30號(hào)“奇芳閣”餐館使用構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。[10]另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為，不應(yīng)限定具體地址，而應(yīng)僅限制為商標(biāo)知名度的輻射區(qū)域。例如在蘇州采芳齋食品有限公司與杭州采芳齋食品有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中，法院認(rèn)為，在先使用人在其原有知名度所輻射的地域范圍內(nèi)，只要未實(shí)際增加相關(guān)消費(fèi)者的混淆可能性，對(duì)使用該商標(biāo)的商品或者服務(wù)的門店數(shù)量并不加以限制。[11]我們以為，根據(jù)商標(biāo)在先使用抗辯制度旨在保護(hù)既存商譽(yù)的立法本意，既存商譽(yù)所及范圍即為原使用地域，其判斷依賴于附著商標(biāo)的商品或者服務(wù)影響力所涉及的地域范圍。

　　就服務(wù)商標(biāo)而言，由于服務(wù)往往只能向某一地域范圍內(nèi)的消費(fèi)者提供，固有流動(dòng)性較弱，導(dǎo)致服務(wù)商標(biāo)能夠影響的地域范圍較為有限，通常為在先使用人所在省市范圍內(nèi)。例如僅在某一城市經(jīng)營(yíng)的美容店，即便已具備較高的知名度，但外地消費(fèi)者通常不會(huì)因其知名而前往，故一般難以認(rèn)定其有一定影響的地域范圍擴(kuò)展至未曾開展經(jīng)營(yíng)的其他城市。但無論是通過消費(fèi)者間的口耳相傳，抑或是各類點(diǎn)評(píng)類軟件，其影響力也并不會(huì)局限于所在的具體店址或街鎮(zhèn)，至少足以覆蓋所在的市級(jí)區(qū)域。因此，盡管服務(wù)商標(biāo)所輻射商譽(yù)的地域范圍相對(duì)有限，但將其嚴(yán)格限定在某一具體地址亦不具有合理性。在先使用人擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，在所在城市的其他地址開設(shè)同一品牌分店的，消費(fèi)者仍會(huì)將該品牌與其相關(guān)聯(lián)，該行為主觀上不會(huì)造成相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)，客觀上也不會(huì)對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人的市場(chǎng)造成實(shí)質(zhì)性沖擊，應(yīng)認(rèn)定仍系在原使用地域范圍內(nèi)使用原商標(biāo)。

　　就商品商標(biāo)而言，由于商品可通過物流運(yùn)輸?shù)确绞戒N往全國(guó)各省市，其固有流動(dòng)性較強(qiáng)，故商品商標(biāo)既存商譽(yù)輻射的地域范圍在理論上沒有限制。但也不能因此認(rèn)為商品商標(biāo)的先用權(quán)抗辯可及于全國(guó)范圍，仍應(yīng)根據(jù)其實(shí)際既存商譽(yù)范圍來確定原使用地域的范圍，主要以該商品在各地域的知名度高低為認(rèn)定依據(jù)。例如，農(nóng)夫山泉牌礦泉水在全國(guó)各地均有售賣，而潤(rùn)田牌礦泉水主要集中于江西省范圍內(nèi)售賣，二者的商譽(yù)輻射地域范圍顯然不同。

　　在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，經(jīng)營(yíng)者通常會(huì)在互聯(lián)網(wǎng)上使用其商標(biāo)。此種使用行為理論上能夠突破物理地理范圍的限制，但不能據(jù)此認(rèn)為，在先使用人在互聯(lián)網(wǎng)上使用商標(biāo)的，其先用權(quán)抗辯的原使用范圍可擴(kuò)展至全國(guó)范圍。原因在于：第一，此種理解違背了商標(biāo)在先使用抗辯制度的立法本意。在商標(biāo)注冊(cè)主義模式下，面對(duì)商標(biāo)權(quán)人與在先使用人之間的沖突，具有更高權(quán)利位階的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)應(yīng)當(dāng)獲得優(yōu)先保護(hù)，沒有理由僅因在互聯(lián)網(wǎng)使用商標(biāo)而給予在先使用人全國(guó)范圍的保護(hù)，從而毀滅商標(biāo)權(quán)人開拓市場(chǎng)的可能。第二，原使用范圍應(yīng)以在先使用商標(biāo)的既存商譽(yù)所及范圍為限。盡管互聯(lián)網(wǎng)使得消費(fèi)者的認(rèn)知具有突破地域限制的可能，但在具體情境下，只有消費(fèi)者的實(shí)際認(rèn)知已經(jīng)或有較大可能突破地域限制時(shí)，才能據(jù)此確定在先商標(biāo)的既存商譽(yù)范圍。例如，潤(rùn)田牌礦泉水在互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)銷售，但在沒有證據(jù)證明的情況下，江西省以外的消費(fèi)者通常不會(huì)知曉該品牌甚至選購(gòu)該商品。綜上，互聯(lián)網(wǎng)固然能拓寬商標(biāo)流通范圍，但不能僅因此而將原地域范圍擴(kuò)大至全國(guó)，仍應(yīng)根據(jù)在先商標(biāo)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性商譽(yù)影響的地域范圍進(jìn)行認(rèn)定。

　　與原使用地域范圍相關(guān)的概念是原使用規(guī)模。關(guān)于是否應(yīng)限定商標(biāo)在先使用人的原使用規(guī)模，我國(guó)商標(biāo)法未作出明確規(guī)定。但在專利法相關(guān)司法解釋中明確，專利先用權(quán)抗辯的原有范圍應(yīng)限定為原生產(chǎn)規(guī)模。因此，過去曾有觀點(diǎn)認(rèn)為，商標(biāo)在先使用抗辯中的原使用范圍也應(yīng)限定為原使用規(guī)模。對(duì)此，我們認(rèn)為，以上規(guī)定是因?yàn)閷＠ê蜕虡?biāo)法規(guī)定的專有權(quán)范圍不同。專利權(quán)的專有權(quán)范圍系使用專利設(shè)計(jì)或技術(shù)制造、銷售產(chǎn)品等，可見是以專利產(chǎn)品的生產(chǎn)為核心，故有必要將在先使用人的權(quán)利邊界控制在原生產(chǎn)規(guī)模內(nèi)，從而保證專利權(quán)人的預(yù)期市場(chǎng)利益不遭受嚴(yán)重?fù)p害。而商標(biāo)法對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)目的在于禁止市場(chǎng)混淆，可見是以市場(chǎng)流通領(lǐng)域的商標(biāo)使用為核心，故商標(biāo)在先使用人的權(quán)利邊界在于其在流通領(lǐng)域在先使用商標(biāo)行為所形成的商譽(yù)范圍。當(dāng)然，使用規(guī)模也是影響商譽(yù)范圍的諸多因素之一，但更為關(guān)鍵的影響因素是商品或者服務(wù)進(jìn)入流通領(lǐng)域后的相關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、宣傳推廣等。且因使用規(guī)模的改變而導(dǎo)致商譽(yù)范圍發(fā)生變化，也是通過使用地域、使用主體等的改變而導(dǎo)致，完全可以通過限定原使用地域、使用主體等方式予以規(guī)制。例如，在北京中創(chuàng)東方教育科技有限公司與北京市海淀區(qū)啟航考試培訓(xùn)學(xué)校等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中，法院明確指出，原有范圍不受在先使用規(guī)模的限制，無論被訴侵權(quán)行為人在后的使用行為是否超出在先使用時(shí)的規(guī)模，均屬于在原使用范圍內(nèi)使用。[12]

　　六、原使用方式的認(rèn)定

　　商標(biāo)在市場(chǎng)流通領(lǐng)域才可能起到識(shí)別商品來源作用，并進(jìn)而創(chuàng)造商譽(yù)價(jià)值。因此，在先使用人可繼續(xù)使用商標(biāo)的原使用范圍大小與其在先使用方式密不可分。如果在先使用人只是在廣告宣傳或者交易文書上使用商標(biāo)，由于商標(biāo)沒有與商品或者服務(wù)實(shí)際結(jié)合，無法指示商品來源，自然不存在既存商譽(yù)。此種情況下，若在先使用人在他人申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)后將商標(biāo)用于商品或者服務(wù)上，應(yīng)當(dāng)視為使用方式的擴(kuò)張，不屬于在原使用范圍內(nèi)使用。例如，在佛山市旺格電器有限公司與約克創(chuàng)新（中山）智能科技有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中，法院認(rèn)為，如果在先使用人舉證證明的在先使用范圍僅限于微信公眾號(hào)、新聞媒體或購(gòu)物網(wǎng)站，并未舉證證明在產(chǎn)品包裝上使用過涉案商標(biāo)，其之后在被訴侵權(quán)產(chǎn)品包裝上使用涉案商標(biāo)，已超出原有的使用范圍，其先用權(quán)抗辯不成立。[13]

　　相反，若在先使用人在商品或者服務(wù)上使用了商標(biāo)，但未曾在廣告宣傳中使用商標(biāo)，其在他人申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)后對(duì)商品或者服務(wù)進(jìn)行廣告宣傳時(shí)使用商標(biāo)的，不應(yīng)認(rèn)為超出原使用方式使用。這是因?yàn)?，廣告宣傳擴(kuò)大的實(shí)際是既存商譽(yù)的輻射范圍，且擴(kuò)大的商譽(yù)本身來源于商品或者服務(wù)的在先使用，而非僅僅因?yàn)樯虡?biāo)使用方式的改變而產(chǎn)生商譽(yù)。當(dāng)然，商品或者服務(wù)的銷售地域通過廣告宣傳可能擴(kuò)張至其他省市范圍，但這可以從是否超出原使用地域范圍的角度進(jìn)行評(píng)判，無需認(rèn)定為超出原使用方式。此外，即便經(jīng)營(yíng)者在先使用商標(biāo)銷售商品或者提供服務(wù)時(shí)未曾主動(dòng)進(jìn)行廣告宣傳，但消費(fèi)者常常會(huì)通過各種線上或線下的方式進(jìn)行點(diǎn)評(píng)、分享，此種點(diǎn)評(píng)、分享的后果與廣告宣傳無異。從這個(gè)意義上看，也不應(yīng)將在先使用人后續(xù)在廣告宣傳中使用商標(biāo)的行為認(rèn)定為超出原使用方式。

　　七、結(jié)語(yǔ)

　　法官不可以改變法律織物的編制材料，但也應(yīng)該將褶皺熨平。雖然法律未對(duì)商標(biāo)在先使用抗辯制度中的“原使用范圍”作出明確、具體的規(guī)定，但法院在該制度的實(shí)際適用中，應(yīng)從立法目的出發(fā)，以既存商譽(yù)價(jià)值為核心，合理確定在先使用人的原使用范圍，在保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的同時(shí)亦充分保障在先使用人的合法利益，實(shí)現(xiàn)不同主體之間的利益平衡，從而推動(dòng)我國(guó)商標(biāo)注冊(cè)主義模式有序健康發(fā)展。

　　注釋：

　　1.李揚(yáng)：《商標(biāo)在先使用抗辯研究》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2016年第10期。

　　2.參見上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2017）滬73民終293號(hào)民事判決書。

　　3.參見中華人民共和國(guó)最高人民法院（2021）最高法民再3號(hào)民事判決書。

　　4.參見廣東省高級(jí)人民法院（2014）粵高法民三終字第27號(hào)民事判決書。

　　5.參見上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2022）滬73民終129號(hào)民事判決書。

　　6.參見廣東省深圳市中級(jí)人民法院（2017）粵03民初977號(hào)民事判決書。

　　7.李揚(yáng)：《商標(biāo)在先使用抗辯研究》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2016年第10期。

　　8.參見江蘇省常州市中級(jí)人民法院（2016）蘇04民終3528號(hào)民事判決書。

　　9.參見廣東省高級(jí)人民法院（2021）粵民終2215號(hào)民事判決書。

　　10.參見江蘇省高級(jí)人民法院（2013）蘇知民終字第0037號(hào)民事判決書。

　　11.參見浙江省杭州市中級(jí)人民法院（2019）浙01民終5000號(hào)民事判決書。

　　12.參見北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知民終字第588號(hào)民事判決書。

　　13.參見廣東省中山市第二人民法院（2021）粵2072民初20143號(hào)民事判決書。