作者：杜穎? 中央財經(jīng)大學(xué)法學(xué)院教授 博士生導(dǎo)師

　　2013年8月，《中華人民共和國商標(biāo)法》（以下簡稱“《商標(biāo)法》”）進(jìn)行了第三次修正，新增了《商標(biāo)法》第59條第3款關(guān)于在先使用人繼續(xù)使用商標(biāo)不侵權(quán)的規(guī)定，即商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。新增該款規(guī)定既體現(xiàn)了商標(biāo)法從制度層面消解注冊制弊端的意圖，又彰顯了它對誠實守信經(jīng)營者利益的維護。[1]但是，對于這款的規(guī)定如何理解？司法實踐應(yīng)如何加以適用？學(xué)術(shù)研究和司法實踐中存在著諸多分歧，本文試就該款適用的具體要件做一分析。

　　梳理目前我國司法實踐關(guān)于在先使用抗辯條款適用的案例，我們會發(fā)現(xiàn)，不同的司法判決所采用的適用要件不同，有“三要件”說、“四要件”說和“五要件”說?！叭闭f認(rèn)為，在先使用抗辯條款的適用需要滿足以下三個要件：（1）在先使用行為應(yīng)早于注冊商標(biāo)的申請日；（2）在先使用的標(biāo)識經(jīng)過使用產(chǎn)生了一定影響；（3）在原有范圍內(nèi)使用相關(guān)標(biāo)識?！叭闭f的另一個版本認(rèn)為，適用要件應(yīng)該為以下三個：（1）在先使用人應(yīng)當(dāng)出于善意；（2）對特定標(biāo)志的使用時間一般應(yīng)早于涉案商標(biāo)的申請注冊日，同時早于商標(biāo)注冊人使用，且應(yīng)為商標(biāo)性的使用；（3）所使用的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有“一定影響”?！八囊闭f認(rèn)為，在先使用抗辯條款的適用需要滿足以下四個要件：（1）在注冊商標(biāo)申請日之前存在在先使用商標(biāo)的行為；（2）使用行為原則上應(yīng)早于商標(biāo)注冊人對商標(biāo)的使用行為；（3）使用的商標(biāo)應(yīng)具有一定影響；（4）在原有范圍內(nèi)的使用行為?！八囊闭f的另一個版本認(rèn)為，適用要件應(yīng)為以下四個：（1）在注冊商標(biāo)申請日之前已經(jīng)在同一種或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)；（2）商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有一定影響度；（3）在原有范圍內(nèi)的使用行為；（4）使用主體應(yīng)限于“在先使用人”本人?！拔逡闭f認(rèn)為在先使用抗辯條款的適用需要滿足以下五個要件：（1）“在先使用”發(fā)生在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊之前；（2）在先使用的商標(biāo)必須在他人申請注冊商標(biāo)前已經(jīng)產(chǎn)生了一定的影響；（3）使用不能超過原來的范圍；（4）使用的商標(biāo)與注冊商標(biāo)構(gòu)成相同或者近似；（5）注冊商標(biāo)核定使用的商品與他人在先商標(biāo)所使用的商品是相同或者類似的。[2]從行政執(zhí)法的適用標(biāo)準(zhǔn)來看，2021年5月21日，國家知識產(chǎn)權(quán)局在《關(guān)于<商標(biāo)法>第五十九條第三款法律適用問題的批復(fù)》（以下簡稱《批復(fù)》）中指出：我局認(rèn)為適用該款規(guī)定，在先使用人須同時滿足以下五個要件：一是在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前已經(jīng)使用；二是先于商標(biāo)注冊人使用；三是在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前的使用達(dá)到“有一定影響”的程度；四是不得超出原經(jīng)營商品或服務(wù)、原經(jīng)營區(qū)域等原使用范圍；五是商標(biāo)注冊人要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識的，在先使用人應(yīng)當(dāng)附加區(qū)別標(biāo)識。[3]學(xué)理分析也從不同側(cè)重視角出發(fā)歸納出了各種版本的多要件說，甚至還有以下“七要件”說：（1）涉案注冊商標(biāo)具有顯著性；（2）對涉案標(biāo)識的使用構(gòu)成商標(biāo)使用；（3）涉案未注冊商標(biāo)的使用系在涉案注冊商標(biāo)申請之前和商標(biāo)注冊人使用之前；（4）涉案雙方商標(biāo)相同或者近似且使用于同一種或者類似商品或者服務(wù)上；（5）對涉案未注冊商標(biāo)的使用已具有一定影響；（6）在先使用系出于善意或者非以不正當(dāng)競爭為目的；（7）在先使用構(gòu)成連續(xù)使用。[4]

　　筆者結(jié)合我國《商標(biāo)法》第59條第3款的條文具體表述以及各個適用要件之間的體系性聯(lián)系，認(rèn)為以下幾個適用要件為核心要件：1、商標(biāo)使用的時間在先；2、商標(biāo)在先使用產(chǎn)生了一定的影響；3、繼續(xù)使用保持在原使用范圍或者原有的范圍。當(dāng)然，在具體適用中，并非不需要考慮善意和持續(xù)使用。在權(quán)威立法解釋中，也提到“在先善意地在同一種或類似商品或服務(wù)上使用與他人注冊商標(biāo)相同或相近似并有一定影響的商標(biāo)，在先使用人有權(quán)在原有的范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，而不應(yīng)被認(rèn)定為侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)”，[5]這里也明確提到了“善意”的要求。不過，善意和持續(xù)使用這兩個要件可以和時間在先以及產(chǎn)生了一定的影響結(jié)合考慮，或者可以放入這些要件中進(jìn)行考察。一般來說，在先商標(biāo)使用人的使用先于商標(biāo)注冊人的使用基本上可以證明其主觀上是善意的。當(dāng)然，如果著眼于現(xiàn)實情況，善意和在先之間的關(guān)系可能非常復(fù)雜，相關(guān)爭議在下文時間在先要件中進(jìn)一步分析。另外，附加適當(dāng)?shù)膮^(qū)別標(biāo)識更多地應(yīng)該是在先使用抗辯適用的法律后果，筆者也不在適用要件中將其單獨列出加以討論。

　　一、商標(biāo)使用的時間在先

　　關(guān)于商標(biāo)在先使用人的使用必須先于商標(biāo)注冊申請日這個要件，雖然存在著究竟是以商標(biāo)注冊申請日[6]、商標(biāo)初步審定公告日[7]、商標(biāo)注冊公告日中[8]的哪一個日期更為科學(xué)的分歧，但總體上關(guān)于這個在先時間點的爭議不大。但是從第59條第3款的表述來看，還有“先于商標(biāo)注冊人使用”的要求，因此，無論是國家知識產(chǎn)權(quán)局的《批復(fù)》，還是司法實踐中的諸多典型判決，都強調(diào)商標(biāo)在先使用在時間上要滿足“雙在先”，即一方面在先商標(biāo)使用要先于商標(biāo)注冊人的申請日，另一方面在先商標(biāo)使用也要先于商標(biāo)注冊人的使用日。當(dāng)然，要求先于商標(biāo)注冊人的使用日應(yīng)該是指商標(biāo)注冊人也已經(jīng)在商業(yè)經(jīng)營中使用了商標(biāo)的情況。雙在先的要求并非沒有先例，例如英國《商標(biāo)法》第11條就規(guī)定，先使用人使用商標(biāo)，必須在商標(biāo)注冊人注冊日或使用商標(biāo)日兩個時間點中更早的時間點之前。

　　前文已述，在適用雙在先要件時往往會和善意要件的考量發(fā)生交叉，一般來說，在先使用發(fā)生在商標(biāo)注冊人的注冊申請日和商標(biāo)使用日之前能夠充分證明在先使用人的善意。但是，現(xiàn)實生活中也可能確實存在商標(biāo)在先使用人在商標(biāo)注冊人之后使用且是善意不知曉的情況。因此，有人提出，在適用雙在先要件時應(yīng)將在先使用人的善意作為重要考量因素。如商標(biāo)注冊人雖存在在先使用行為，但在先使用人對此并不知曉，且亦無其他證據(jù)證明在先使用人存在惡意情形的，則不能僅因商標(biāo)注冊人具有在先使用行為而否認(rèn)先用抗辯的成立。[9]也有人從對照在后注冊人主觀上是否善意的角度出發(fā)，認(rèn)為在先商標(biāo)使用人在商標(biāo)注冊人之后使用，但在商標(biāo)申請日之前已經(jīng)達(dá)到一定影響，且雙方均為善意的，允許在先商標(biāo)使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用，但應(yīng)當(dāng)附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。[10]筆者以為，在實踐中出現(xiàn)特殊的情況做一些特別考慮和處理不無道理，但是遵照商標(biāo)法條文的文義規(guī)定以及立足于實踐中的普遍情形，一般情況下要求商標(biāo)在先使用人的使用符合雙在先的時間要求并無問題，這也為我國司法判決所肯認(rèn)。[11]

　　二、商標(biāo)在先使用產(chǎn)生了一定的影響

　　國家知識產(chǎn)權(quán)局《商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》第33條規(guī)定：商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定的“有一定影響的商標(biāo)”是指在國內(nèi)在先使用并為一定范圍內(nèi)相關(guān)公眾所知曉的未注冊商標(biāo)。有一定影響的商標(biāo)的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)考慮該商標(biāo)的持續(xù)使用時間、銷售量、經(jīng)營額、廣告宣傳等因素進(jìn)行綜合判斷。筆者以為，為了和未注冊馳名商標(biāo)的保護相區(qū)別，“一定的影響”的地域范圍應(yīng)該是特定的地域，而不要求全國范圍內(nèi)。英國《商標(biāo)法》第11條在規(guī)定商標(biāo)先使用權(quán)時采用了特定地域（particular locality）的表述。[12]日本學(xué)者在解釋商標(biāo)先使用權(quán)規(guī)定的第32條第1款中的“需要者の間に広く認(rèn)識されている”時認(rèn)為，廣為認(rèn)識的地域范圍不必到日本全國那么廣，一個地區(qū)即可。[13]

　　三、繼續(xù)使用保持在原使用范圍或者原有的范圍

　　關(guān)于原有范圍究竟從哪些指標(biāo)進(jìn)行限定，理論分析和實踐的分歧點在于是否限制在先使用人的生產(chǎn)規(guī)模或者服務(wù)規(guī)模。有的認(rèn)為要進(jìn)行限定，提出“原使用范圍”宜解釋為在先商標(biāo)使用人在在后商標(biāo)申請日時已經(jīng)使用的商品或服務(wù)所達(dá)到的商品生產(chǎn)規(guī)?；蚍?wù)提供規(guī)模。有的則認(rèn)為不宜從生產(chǎn)規(guī)模和服務(wù)規(guī)模的視角進(jìn)行限定。但是，關(guān)于從商標(biāo)標(biāo)志、商品和服務(wù)的類別、地域范圍以及主體的角度對原使用范圍進(jìn)行限制基本上沒有太大的爭議。

　　首先，先使用權(quán)所允許繼續(xù)使用的商標(biāo)，就是注冊商標(biāo)申請前先使用人使用的標(biāo)識或具有同一性的標(biāo)識，不允許擴展到類似標(biāo)識。[14]相同的標(biāo)識很好判斷，同一性標(biāo)識主要指進(jìn)行了不影響商標(biāo)顯著特征的改變而相關(guān)公眾的認(rèn)知中認(rèn)為變化前后的標(biāo)識屬于同一標(biāo)識的情況。

　　其次，原有使用必須是在在先使用商標(biāo)已經(jīng)實際使用的商品或者服務(wù)范圍內(nèi)。如果允許在先使用人擴大在先使用商標(biāo)所使用的商品或服務(wù)的類別，勢必會影響商標(biāo)注冊人的利益。在有些國家，關(guān)于商品類別的限定特別嚴(yán)格，甚至?xí)拗圃谙仁褂萌烁鼡Q商品的包裝類型。例如，在日本“梅”事件中，先使用人用于干海苔和調(diào)味海苔的標(biāo)識，換成罐裝海苔后，法院就不再認(rèn)可先使用人的先使用抗辯權(quán)。[15]

　　再次，原有的使用范圍應(yīng)該保持在原有的地域范圍。前文已述，我們在判斷在先使用是否產(chǎn)生了“一定影響”時通常只考慮在特定地域范圍的影響即可，而不要求及于全國。相應(yīng)地，商標(biāo)先使用人的商標(biāo)經(jīng)過使用而在相關(guān)消費者中間產(chǎn)生“一定影響”，既然這種影響具有一定的地域性限制，那么，商標(biāo)先使用人有權(quán)繼續(xù)使用的范圍也應(yīng)該限定在該地域范圍內(nèi)。英國學(xué)者認(rèn)為，先使用人的商譽限于特定地域，先使用權(quán)也僅存在于“有限的地域范圍內(nèi)（a limited geographical area）”[16]；或者稱其為“純粹的區(qū)域性使用（purely local use）”。

　　最后，原有的使用范圍還應(yīng)該限定在原有的使用者主體范圍內(nèi)。在先使用抗辯權(quán)專屬于在先商標(biāo)使用人，雖然可以承繼，但是不得轉(zhuǎn)讓或許可。原有范圍內(nèi)的使用主體僅限于“在先使用人”本人及在先已經(jīng)獲得授權(quán)許可的“被許可使用人”。之所以限定在先使用抗辯權(quán)的行使主體，根本上是由在先使用的抗辯權(quán)的性質(zhì)決定的，它是一種消極的抗辯權(quán)，不具有積極的權(quán)能。從商標(biāo)在先使用抗辯條款的條文排布上來看，第59條第3款被安排在關(guān)于商標(biāo)權(quán)利范圍規(guī)定（第56條）和商標(biāo)侵權(quán)類型規(guī)定（第57條）之后，而第59條第１款是關(guān)于敘述性商標(biāo)合理使用的規(guī)定，第２款是關(guān)于功能性商標(biāo)的合理使用的規(guī)定。[17]按照體系解釋的方法，立法者將先用權(quán)問題設(shè)置在侵權(quán)行為認(rèn)定條款之后、正當(dāng)使用抗辯條款之中的目的，顯然是將其作為不侵害商標(biāo)權(quán)的抗辯事由之一，而并非授予先用者援引該條款獲得排他性保護的權(quán)利。[18]從制度功能來看，我國商標(biāo)法采用的是注冊主義，只有經(jīng)過核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，才能在核定使用的商品上擁有專用權(quán)和排他權(quán)。如果賦予未經(jīng)核準(zhǔn)注冊的在先使用商標(biāo)請求權(quán)，意味著商標(biāo)在先使用人可以許可、轉(zhuǎn)讓其商標(biāo)，可以針對第三人行使停止侵害和損害賠償請求權(quán)，其結(jié)果相當(dāng)于賦予了其專用權(quán)和排他權(quán)，并且很可能蠶食注冊商標(biāo)權(quán)人的市場，形成與其直接競爭的局面，結(jié)果必然損害申請商標(biāo)注冊的激勵，根本上沖擊商標(biāo)權(quán)注冊主義制度。[19]

　　2013年，《商標(biāo)法》在第三次修正時新增在先使用抗辯條款，目的是為了平衡商標(biāo)在先使用人和注冊商標(biāo)專用權(quán)人之間的利益，保護已經(jīng)在市場上產(chǎn)生了一定的影響但未注冊的商標(biāo)使用人的權(quán)益。司法實踐應(yīng)該科學(xué)適用在先使用抗辯條款、合理界定商標(biāo)在先使用人的權(quán)益范圍，在堅持給予在先使用的未注冊商標(biāo)一定保護的同時，保護水準(zhǔn)不宜過高，否則會沖擊注冊制這一基本制度。

　　注釋：

　　1.杜穎：《商標(biāo)先使用權(quán)解讀——<商標(biāo)法>第59條第3款的理解與適用》，載《中外法學(xué)》2014年第5期。

　　2.關(guān)于司法實踐判例的梳理，參見張鵬：《<商標(biāo)法>第59條第3款“在先商標(biāo)的繼續(xù)使用抗辯”評注》 ，載《知識產(chǎn)權(quán)》2019年第9期，第13-14頁。

　　3.國知發(fā)保函字〔2021〕77號。

　　4.汪澤：《中國商標(biāo)法律現(xiàn)代化——理念、制度與實踐》，中國工商出版社2017年版，第230頁。

　　5.郎勝（主編）：《中華人民共和國商標(biāo)法釋義》，法律出版社2013年版，第113頁。

　　6.我國商標(biāo)法商標(biāo)在先使用抗辯條款規(guī)定中的關(guān)鍵時間點。

　　7.參見商標(biāo)初步審定公告日比注冊申請日更為科學(xué)的討論，參見羅莉：《信息時代的商標(biāo)共存規(guī)則》，載《現(xiàn)代法學(xué)》2019年第4期，第85頁。

　　8.英國商標(biāo)法是以商標(biāo)注冊時間為節(jié)點的，見下文英國《商標(biāo)法》第11條的規(guī)定。

　　9.芮松艷、陳錦川：《<商標(biāo)法>第59條第3款的理解與適用——以啟航案為視角》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2016年第6期，第28頁-33頁。

　　10.蔣利瑋：《論商標(biāo)在先使用抗辯——對新商標(biāo)法第59條第3款的理解和適用》，載《中華商標(biāo)》2013年第11期，第33頁-38頁。

　　11.北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知民終字第588號民事判決書。

　　12.【英】W. R. Cornish, Intellectual Property (3rd ed.), Sweet & Maxwell, 1996, p.630.

　　13.【日】森林稔：《商標(biāo)法與反不正當(dāng)競爭法中的先使用權(quán)》，載日本工業(yè)所有權(quán)法學(xué)會（編）：《知識產(chǎn)權(quán)與先使用權(quán)》，有斐閣2003年5月，第110頁。

　　14.【日】網(wǎng)野誠：《商標(biāo)》，有斐閣2002年第6版，第782頁；【日】小野昌延：《商標(biāo)法概說》，有斐閣1999年第2版，第251頁。

　　15.東京地方法院昭和39年（1964年）10月31日判決，載《下級裁判所民事裁判例集》15卷10號，第2626頁。

　　16.【英】Peter J Groves, Source Book on Intellectual Property Law, Cavendish Publishing Limited, 1997, p.607.

　　17.杜穎：《商標(biāo)先使用權(quán)解讀 <商標(biāo)法>第59條第3款的理解與適用》，載《中外法學(xué)》2014年第5期，第1358-1373頁。

　　18.佟姝：《商標(biāo)先用權(quán)抗辯制度若干問題研究——以最高人民法院公布的部分典型案例為研究范本》，載《法律適用》2016年第9期，第64頁。

　　19.李揚：《商標(biāo)在先使用抗辯研究》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2016年第10期，第3頁。

（本文僅代表作者個人觀點，不代表知產(chǎn)財經(jīng)立場）