作者：王紅艷? 北京康信知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司專利代理師

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　　一、引言

　　《專利法實(shí)施細(xì)則》第51條第1款和第3款規(guī)定：“發(fā)明專利申請人在提出實(shí)質(zhì)審查請求時以及在收到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的發(fā)明專利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書之日起3個月內(nèi)，可以對發(fā)明專利申請?zhí)岢鲂薷摹暾埲嗽谑盏絿鴦?wù)院專利行政部門發(fā)出的審查意見通知書后對專利申請文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對通知書指出的缺陷進(jìn)行修改?！?/span>

　　類似于《專利法實(shí)施細(xì)則》第51條第3款，《專利法實(shí)施細(xì)則》第61條第1款對復(fù)審程序中專利申請文件的修改方式做了規(guī)定。

　　即，專利法實(shí)施細(xì)則中規(guī)定了在發(fā)明專利授權(quán)之前，申請人可以對專利申請文件進(jìn)行各種主動或被動修改。然而，當(dāng)一件發(fā)明專利授權(quán)之后，申請人是否還可以對授權(quán)文本進(jìn)行修改呢？

　　這一點(diǎn)在專利法及其實(shí)施細(xì)則中均沒有明確規(guī)定，并且在《授予發(fā)明專利權(quán)通知書》正文的最后載有“注：在本通知書發(fā)出后收到的申請人主動修改的申請文件，不予考慮”的說明——這是否意味著在中國發(fā)明專利授權(quán)之后，申請人就完全不能對授權(quán)文本進(jìn)行修改呢？如果能修改，需要滿足什么條件？如果不能修改，又該怎么辦？

　　針對上述問題，筆者通過分析兩個具體案例，進(jìn)而總結(jié)出問題出現(xiàn)的原因，并嘗試提出相應(yīng)的應(yīng)對措施。

　　二、案例分析

　　案例1：該案涉及內(nèi)存信號相位差校正電路與方法，在經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由之后，專利局于2021年6月3日下發(fā)了《授予發(fā)明專利權(quán)通知書》。

　　在《授予發(fā)明專利權(quán)通知書》第5欄記載了“審查員依職權(quán)對申請文件修改如下：權(quán)利要求8中的‘該第一頻率與該第二頻率’修改為‘第一頻率與第二頻率’”。

　　該案審查員依職權(quán)修改之前的權(quán)利要求8如下：

　　“8. 一種內(nèi)存信號相位差校正方法，用來于一校正模式下校正一第一信號與一第二信號之間的一相位差，該內(nèi)存信號相位差校正方法包含：

　　提供多個頻率給一雙倍數(shù)據(jù)率同步動態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存物理層電路，以使該雙倍數(shù)據(jù)率同步動態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存物理層電路能夠依據(jù)該多個頻率產(chǎn)生該第一信號與該第二信號，其中該第一頻率與該第二頻率是用來訪問一儲存電路；

　　依據(jù)一相位差調(diào)整范圍輸出一相位控制信號以調(diào)整一目標(biāo)信號的相位，以及輸出一校正控制信號，其中該目標(biāo)信號是該第一信號與該第二信號的其中之一；

　　依據(jù)該校正控制信號，令默認(rèn)數(shù)據(jù)被寫入該儲存電路以及令代表該默認(rèn)數(shù)據(jù)的儲存數(shù)據(jù)從該儲存電路被讀出；

　　比較該默認(rèn)數(shù)據(jù)與該儲存數(shù)據(jù)以輸出一比較結(jié)果，從而于該比較結(jié)果指出該儲存數(shù)據(jù)不同于該默認(rèn)數(shù)據(jù)時，依據(jù)該比較結(jié)果縮小該相位差調(diào)整范圍，以及再次輸出該相位控制信號與該校正控制信號；以及

　　依據(jù)該相位控制信號輸出一頻率控制信號，以借由該頻率控制信號設(shè)定該多個頻率的一目標(biāo)頻率的相位，其中該目標(biāo)頻率是供給該雙倍數(shù)據(jù)率同步動態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存物理層電路產(chǎn)生該目標(biāo)信號?！?/span>

　　審查員依職權(quán)將擬授權(quán)權(quán)利要求8中的表述“該第一頻率與該第二頻率”修改為“第一頻率和第二頻率”，這顯然是為了在形式上克服“該第一頻率與該第二頻率”缺乏引用基礎(chǔ)的問題，然而，根據(jù)說明書的記載，應(yīng)該是第一信號和第二信號用來訪問一儲存電路，并不是第一頻率與第二頻率用來訪問一儲存電路。

　　因此申請人并不認(rèn)可審查員上述依職權(quán)修改的內(nèi)容，于是在辦理登記手續(xù)的絕限日之前向?qū)＠诌f交了補(bǔ)正書，同時將擬授權(quán)權(quán)利要求8中的表述“該第一頻率與該第二頻率”根據(jù)說明書公開內(nèi)容修改為“該第一信號與該第二信號”。

　　大概在申請人提交上述補(bǔ)正材料的兩個月后，專利局下發(fā)了《授予發(fā)明專利權(quán)通知書更正通知書》，該通知書中確認(rèn)了授予發(fā)明專利的權(quán)利要求書是申請人進(jìn)行上述補(bǔ)正時提交的更正后的權(quán)利要求書。即，在該專利申請下發(fā)《授予發(fā)明專利權(quán)通知書》之后但未進(jìn)行授權(quán)公告之前，專利局接受了申請人對授權(quán)文本的進(jìn)一步修改，并以此修改文本進(jìn)行后續(xù)的專利授權(quán)公告。

　　案例2：該案涉及用于與對應(yīng)通信裝置通信的通信裝置和方法，在經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由之后，專利局下發(fā)了《授予發(fā)明專利權(quán)通知書》。

　　擬授權(quán)的權(quán)利要求1如下：

　　“1.一種用于與對應(yīng)通信裝置通信的通信裝置，所述通信裝置包括：

　　-天線單元，包括一個或多個天線；

　　-傳輸電路，被配置為傳輸一個或多個傳輸流，所述傳輸電路包括

　　-映射電路，被配置為通過利用多個傳輸星座中的一個傳輸星座通過將傳輸數(shù)據(jù)的預(yù)定數(shù)量的傳輸位映射到傳輸符號上以將傳輸數(shù)據(jù)映射在傳輸符號上；以及

　　-轉(zhuǎn)換電路，被配置為將所述傳輸符號轉(zhuǎn)換為要被傳輸?shù)囊粋€或多個傳輸流；以及

　　-接收電路，被配置為接收一個或多個接收流，所述接收電路包括

　　-再轉(zhuǎn)換電路，被配置為將所接收的一個或多個接收流再轉(zhuǎn)換為接收符號；以及

　　-解映射電路，被配置為通過利用接收星座通過將接收符號解映射到接收數(shù)據(jù)的預(yù)定數(shù)量的接收位上將所述接收符號解映射到接收數(shù)據(jù)上，

　　其中，所述傳輸電路被配置為傳輸指示非均勻傳輸星座是否由所述映射電路支持和非均勻接收星座是否由所述解映射電路支持的能力信息，其中，所述非均勻傳輸星座和所述非均勻接收星座僅應(yīng)用于調(diào)制編碼方案索引的子集，并且

　　其中，所述能力信息包括指示達(dá)到由所述映射電路支持的非均勻傳輸星座的調(diào)制編碼方案索引的非均勻星座的最大傳輸調(diào)制編碼方案索引和/或指示達(dá)到由所述解映射電路支持的非均勻傳輸星座的調(diào)制編碼方案索引的非均勻星座的最大接收調(diào)制編碼方案索引。”

　　申請人在核實(shí)擬授權(quán)權(quán)利要求書時，發(fā)現(xiàn)權(quán)利要求1中的上述特征“非均勻傳輸星座”應(yīng)該為“非均勻接收星座”，這從權(quán)利要求1中記載的“所述傳輸電路被配置為傳輸指示非均勻傳輸星座是否由所述映射電路支持和非均勻接收星座是否由所述解映射電路支持的能力信息”以及“所述能力信息包括指示達(dá)到由所述映射電路支持的非均勻傳輸星座的調(diào)制編碼方案索引的非均勻星座的最大傳輸調(diào)制編碼方案索引和/或指示達(dá)到由所述解映射電路支持的非均勻傳輸星座的調(diào)制編碼方案索引的非均勻星座的最大接收調(diào)制編碼方案索引”是容易明確推知的，即，上述表述“非均勻傳輸星座”是“非均勻接收星座”的明顯錯寫，屬于明顯錯誤。

　　申請人在辦理登記手續(xù)的絕限日當(dāng)天，向?qū)＠诌f交了補(bǔ)正書，同時將權(quán)利要求1中的上述表述“非均勻傳輸星座”修改為“非均勻接收星座”。

　　大概在提交上述補(bǔ)正的四個月之后，專利局下發(fā)了《審查業(yè)務(wù)專用函》，指出“經(jīng)本案審查員核實(shí)，該專利申請已授權(quán)，且授權(quán)文本無誤，所述問題不需要修改”。即，在該專利申請下發(fā)《授予發(fā)明專利權(quán)通知書》之后但未進(jìn)行授權(quán)公告之前，專利局拒絕了申請人對授權(quán)文本的更正性修改。

　　三、原因分析

　　同樣是專利申請下發(fā)《授予發(fā)明專利權(quán)通知書》之后但未進(jìn)行授權(quán)公告之前的修改，為什么專利局接受了案例1的修改而拒絕了案例2的修改呢？

　　在《專利法實(shí)施細(xì)則》第51條第4款以及《專利審查指南》第二部分第八章第6.2.2中對允許審查員依職權(quán)進(jìn)行修改的范圍進(jìn)行了規(guī)定，其中規(guī)定了審查員可以自行修改專利申請文件中文字和符號的明顯錯誤，在權(quán)利要求書方面，審查員可以依職權(quán)改正錯別字、錯誤的標(biāo)點(diǎn)符號、錯誤的附圖標(biāo)記、附圖標(biāo)記增加括號，但是，可能引起保護(hù)范圍變化的修改，不屬于依職權(quán)修改的范圍。

　　在案例1中，首先，盡管審查員將擬授權(quán)權(quán)利要求8中的表述“該第一頻率與該第二頻率”修改為“第一頻率與第二頻率”并沒有引起權(quán)利要求8保護(hù)范圍的變化，但刪除權(quán)利要求8中的“該”字并不是審查員可以依職權(quán)進(jìn)行修改的范圍；其次，此時案例1中已經(jīng)存在擬授權(quán)權(quán)利要求8因保護(hù)的方案與說明書中記載的方案不一致而得不到說明書支持的缺陷，但審查員并沒有意識到該缺陷，審查員依職權(quán)進(jìn)行這樣的修改，本身也說明審查員對該案的審查不到位和考慮不周；再次，審查員發(fā)現(xiàn)了申請文件中存在缺乏引用基礎(chǔ)的問題，但進(jìn)行依職權(quán)修改而并未下發(fā)通知書的行為導(dǎo)致申請人無法及時發(fā)現(xiàn)申請文件中的錯誤，使得申請人喪失了修改申請文件的機(jī)會，這一審查過程是存在過失的。

　　更重要的是，在《專利法實(shí)施細(xì)則》第51條第4款以及《專利審查指南》第二部分第八章第6.2.1節(jié)中還規(guī)定，授權(quán)的文本，必須是經(jīng)申請人以書面形式最后確認(rèn)的文本。

　　在案例1中，盡管審查員僅僅刪除了“該”字，但由此獲得的授權(quán)文本和申請人最后一次提交到專利局的文本是不一致的，即，該授權(quán)文本并不是經(jīng)過申請人以書面形式最后確認(rèn)的文本，當(dāng)申請人對審查員的依職權(quán)修改不認(rèn)可時，審查員的授權(quán)行為便違反了《專利法實(shí)施細(xì)則》第51條第4款以及《專利審查指南》第二部分第八章第6.2.1節(jié)的上述規(guī)定。

　　可見，在案例1中，審查員在審查過程和授權(quán)過程中都是存在過失的，導(dǎo)致在專利申請授權(quán)后需要修改授權(quán)文本的主要原因在于審查員的過失，所以，在專利申請下發(fā)《授予發(fā)明專利權(quán)通知書》之后但未進(jìn)行授權(quán)公告之前，專利局接受了申請人對授權(quán)文本的修改。

　　在案例2中，并不存在審查員依職權(quán)修改的行為，擬授權(quán)的文本也是經(jīng)申請人以書面形式確認(rèn)的，從這方面來看，審查員在授權(quán)過程中是不存在過失的。盡管在審查的過程中，審查員存在未審查出權(quán)利要求1中的特征“非均勻傳輸星座”應(yīng)該為“非均勻接收星座”的審查缺陷，但案例2中的錯誤是申請文件中原本存在的，審查員審查過程中存在的缺陷并不是錯誤存在的根本原因。另外，案例2中擬授權(quán)權(quán)利要求1中的錯誤屬于明顯錯誤，對于明顯錯誤，在后續(xù)可能的無效宣告程序中，可以通過修改明顯錯誤的方式進(jìn)行修改或者通過澄清/解釋權(quán)利要求范圍來解決，不會實(shí)質(zhì)影響授權(quán)權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，這種修改并不是現(xiàn)階段必須要進(jìn)行的。

　　可見，在案例2中，盡管審查員在審查過程中存在一定的過失，但導(dǎo)致在專利申請授權(quán)后需要修改授權(quán)文本的主要原因在于申請文件本身而不是審查員的過失，另外，這種修改也不是必需的，因此專利局并沒有接受申請人對擬授權(quán)文本的修改，并在《審查業(yè)務(wù)專用函》中指出“所述問題不需要修改”。

　　從以上兩個案例可以看出，專利申請?jiān)谙掳l(fā)《授予發(fā)明專利權(quán)通知書》之后但未進(jìn)行授權(quán)公告之前，申請人對授權(quán)文本的修改能否被專利局接受取決于這種修改是否主要是因?yàn)閷彶閱T的過失造成的，如果主要是因?yàn)閷彶閱T的過失造成的，專利局則可能會接受申請人對擬授權(quán)文本的修改，否則，專利局一般是不會接受申請人對擬授權(quán)文本的修改的。

　　四、對策

　　在專利代理實(shí)操中，很多情況下授權(quán)文本中存在的問題是因?yàn)樯暾埼募旧泶嬖阱e誤造成的，盡管審查員在審查過程中沒有審查出這些問題，但主要過失并不在審查員，此時一般不能通過在辦理登記手續(xù)的絕限日前提交補(bǔ)正的方式修改擬授權(quán)文本中的錯誤，對此申請人該如何處理？筆者提出以下幾點(diǎn)建議：

　　1. 如果擬授權(quán)文本中的錯誤屬于明顯錯誤，由于這樣的錯誤在后續(xù)可能的無效程序中是可以通過修改明顯錯誤的方式進(jìn)行修改或者通過澄清/解釋權(quán)利要求范圍來解決，不會實(shí)質(zhì)影響權(quán)利要求的保護(hù)范圍，申請人無需在下發(fā)《授予發(fā)明專利權(quán)通知書》這個階段對擬授權(quán)文本進(jìn)行修改；

　　2. 如果擬授權(quán)文本中的錯誤涉及實(shí)質(zhì)性錯誤，影響權(quán)利要求的保護(hù)范圍，則申請人可以在辦理登記手續(xù)的絕限日前針對該案及時提交分案申請，以分案的形式修改授權(quán)文本中的錯誤。

　　以上僅僅是筆者對中國專利在授權(quán)后申請修改中所遇問題的一點(diǎn)拙見和思考，不妥之處請各位同行批評指正。

　　參考文獻(xiàn)：

　　[1]參見《專利法實(shí)施細(xì)則》第51條。

　　[2]國家知識產(chǎn)權(quán)局：《專利審查指南（2010）》，北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010年，第二部分第八章6.2.1-6.2.2，第256頁。