作者：

　　白海戎 天津自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)人民法院法官

　　李明偉 天津自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)人民法院法官助理

　　根據(jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定，原告以他人使用在核定商品上的注冊(cè)商標(biāo)與其在先的注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，法院告知原告向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決。但是，如果有充分證據(jù)證明被告使用的商標(biāo)系模仿原告在先商標(biāo)等手段惡意取得注冊(cè)，并借此不具有實(shí)質(zhì)合法性的權(quán)利外觀故意實(shí)施仿冒混淆侵權(quán)行為，則存在違反誠(chéng)實(shí)信用原則，構(gòu)成權(quán)利濫用的可能。為了避免侵權(quán)損害結(jié)果擴(kuò)大，防止被告利用行政案件周期拖延時(shí)間，逃避責(zé)任，故在商標(biāo)侵權(quán)糾紛民事案件中，判令被告承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

　　基本案情：

　　原告北京某公司，于2003年在北京成立，前身是1996年開(kāi)辦的成都市新津縣某公司，主營(yíng)豆瓣醬生產(chǎn)銷售。2000年，成都市新津縣某公司根據(jù)其法定代表人岳某的家族姓氏，創(chuàng)作并注冊(cè)了第1384609號(hào)“岳軒及圖”商標(biāo)，核定使用商品包括調(diào)味品（辣）、豆豉等，后成都市新津縣某公司將“岳軒”商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給本案原告。原告使用該商標(biāo)生產(chǎn)一款黃桶包裝的“岳軒紅油豆瓣”商品，銷售地包括河北保定等地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)。

　　被告天津某食品廠，經(jīng)其“合作商”甲（化名）的授權(quán)，使用了甲申請(qǐng)注冊(cè)的“黃岳軒”商標(biāo)，生產(chǎn)一款與原告商品包裝裝潢近似的“黃岳軒紅油豆瓣”，銷售地同樣包括河北保定等地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)。在案證據(jù)顯示，被訴侵權(quán)商品于2021年5月開(kāi)始生產(chǎn)，2022年10月甲向被告出具了使用訴爭(zhēng)“黃岳軒”商標(biāo)的書(shū)面授權(quán)。

　　另查，案外人甲于2020年9月申請(qǐng)第43100309號(hào)“黃岳軒”商標(biāo)，并被核準(zhǔn)注冊(cè)，此后原告提出無(wú)效宣告申請(qǐng)，2021年10月國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局以“黃岳軒”商標(biāo)與原告“岳軒”商標(biāo)在相同類似商品上構(gòu)成近似商標(biāo)為由，予以無(wú)效宣告。甲不服該裁定，提起行政訴訟，2023年10月北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審判決維持無(wú)效宣告。此后，甲又提出上訴，至本案判決作出時(shí)，行政上訴案件尚未審結(jié)。此外，2021年前后，甲還申請(qǐng)注冊(cè)了多件包含“岳軒”文字或與“岳軒”近似的商標(biāo)，這些商標(biāo)均因?yàn)樵嫣岢霎愖h，被商標(biāo)局決定在與原告“岳軒”商標(biāo)核定使用的“調(diào)味品”等類似商品上不予注冊(cè)。

　　原告主張，被告法定代表人乙（化名）曾是其前身成都市新津縣某公司的員工，甲曾是原告產(chǎn)品的銷售商。被告明知甲在后非善意取得“黃岳軒”商標(biāo)，通過(guò)“打擦邊球”方式攀附原告“岳軒”商標(biāo)商譽(yù)，違反誠(chéng)實(shí)信用原則，侵害其商標(biāo)專用權(quán)。

　　裁判內(nèi)容：

　　法院生效裁判認(rèn)為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第七條的規(guī)定，民事主體申請(qǐng)注冊(cè)和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)意圖誠(chéng)實(shí)、善意、講信用，行使權(quán)利時(shí)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。通常在商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件中，被控侵權(quán)人援引已獲準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)專用權(quán)作為合法權(quán)利抗辯的情況下，爭(zhēng)議雙方應(yīng)當(dāng)先行通過(guò)相應(yīng)的行政程序解決兩注冊(cè)商標(biāo)之間的沖突。但是如果存在權(quán)利濫用的可能，則應(yīng)當(dāng)對(duì)被訴侵權(quán)人據(jù)以抗辯的權(quán)利基礎(chǔ)進(jìn)行必要性審查，綜合考慮在先商標(biāo)與被訴商標(biāo)的實(shí)際使用情況，被訴侵權(quán)人使用該商標(biāo)的主觀意圖，被訴行為造成的損害后果，在個(gè)案中合理判定被訴使用行為是否構(gòu)成權(quán)利濫用。本案中，被告明知原告就“岳軒”注冊(cè)商標(biāo)享有在先權(quán)利，而“黃岳軒”商標(biāo)存在爭(zhēng)議的情況下，仍通過(guò)合作商甲的授權(quán)，以極易造成混淆的方式使用該商標(biāo)，損害了原告在先注冊(cè)商標(biāo)的識(shí)別功能。被告的行為，違反誠(chéng)實(shí)信用原則，有悖于商標(biāo)法律制度防止混淆和保護(hù)商譽(yù)的價(jià)值取向，構(gòu)成權(quán)利濫用，故判令被告停止侵害原告注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，并賠償損失。

　　案例評(píng)析：

　　一、商標(biāo)惡意注冊(cè)與權(quán)利沖突

　　商標(biāo)注冊(cè)制，是指取得注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)法定的注冊(cè)程序，經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)為注冊(cè)商標(biāo)，注冊(cè)人享有的商標(biāo)專用權(quán)受法律保護(hù)。依據(jù)該制度，即使尚未投入使用的商標(biāo)，也可以獲得注冊(cè)，優(yōu)勢(shì)在于可以使商標(biāo)權(quán)人安心進(jìn)行商標(biāo)商譽(yù)凝結(jié)上的投資，實(shí)現(xiàn)法律保護(hù)商業(yè)標(biāo)識(shí)的功能?！?】

　　但是，因?yàn)樽?cè)制不需要提供使用證據(jù)，因此也帶來(lái)囤積商標(biāo)、搶注商標(biāo)等問(wèn)題?！渡虡?biāo)法修訂草案（征求意見(jiàn)稿）》第二十二條將惡意申請(qǐng)商標(biāo)的行為進(jìn)行了類型化歸納，即包括損害公共利益的商標(biāo)注冊(cè)行為，如不以使用為目的，大量申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，占用公共資源；也包括侵犯私益的惡意注冊(cè)行為，如違反保護(hù)在先權(quán)利規(guī)定，故意損害他人合法權(quán)利或者權(quán)益，或者謀取不正當(dāng)利益?！?】對(duì)申請(qǐng)人惡意申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的主觀狀態(tài)，有學(xué)者總結(jié)為“認(rèn)識(shí)因素”和“意志因素”兩個(gè)方面，其中認(rèn)識(shí)因素應(yīng)當(dāng)包括“明知在先權(quán)利”或者“明知侵害注冊(cè)秩序”，意志因素包括“仍然追求或放任侵害后果發(fā)生”（直接故意和間接故意）。【3】

　　因此，明知他人就同一對(duì)象享有在先權(quán)利，自己的注冊(cè)使用行為，可能造成混淆或其他損害后果，仍然追求或放任損害后果發(fā)生，屬于侵害私益的商標(biāo)惡意注冊(cè)行為。被告若使用該惡意注冊(cè)商標(biāo)開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，侵害原告在先權(quán)利，在商標(biāo)民事侵權(quán)案件中，常導(dǎo)致注冊(cè)商標(biāo)與他人在先權(quán)利的沖突問(wèn)題。

　　二、注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利沖突的解決路徑

　　商標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件中的權(quán)利沖突，按照權(quán)利類型劃分，可區(qū)分為不同種類的權(quán)利沖突，如注冊(cè)商標(biāo)與著作權(quán)、外觀專利、企業(yè)名稱，也可分為同種類的權(quán)利沖突，指注冊(cè)商標(biāo)同在先已注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利沖突。

　　按照權(quán)利產(chǎn)生依據(jù)，因外觀專利、企業(yè)名稱和注冊(cè)商標(biāo)專用的產(chǎn)生，都要經(jīng)過(guò)行政授權(quán)程序，因此又可區(qū)分為經(jīng)行政授權(quán)產(chǎn)生權(quán)利的沖突，與非經(jīng)授權(quán)產(chǎn)生權(quán)利的沖突。因?yàn)榻?jīng)過(guò)了行政授權(quán)程序，所以相互沖突的兩個(gè)權(quán)利至少都具有形式合法的權(quán)利外觀，只是由于一方缺乏實(shí)質(zhì)的合法性，存在被撤銷或者無(wú)效的可能。那么，在該權(quán)利被撤銷或者無(wú)效之前，能否通過(guò)民事訴訟程序，判令一方行使權(quán)利構(gòu)成侵權(quán)，徑行要求承擔(dān)民事責(zé)任？對(duì)此問(wèn)題，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判的認(rèn)識(shí)和發(fā)展過(guò)程中，經(jīng)歷了形式主義階段、折衷主義階段、和實(shí)質(zhì)主義階段的認(rèn)知變化。【4】主要體現(xiàn)在注冊(cè)商標(biāo)與企業(yè)名稱等不同種類權(quán)利沖突糾紛的處理方式中，形式主義認(rèn)為只要被訴知識(shí)產(chǎn)權(quán)具有行政程序取得的合法外觀，則應(yīng)由行政程序解決此類爭(zhēng)議。折衷主義認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)采取行政程序前置，在不能獲得行政救濟(jì)時(shí)再由民事處理。如《最高人民法院關(guān)于全國(guó)部分法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作座談會(huì)紀(jì)要》（1998年），“凡涉及權(quán)利沖突的，一般應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人按照有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的撤銷或者無(wú)效程序，請(qǐng)求有關(guān)授權(quán)部門(mén)先解決權(quán)利沖突問(wèn)題后，再處理知識(shí)產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)糾紛或者其他民事糾紛案件。經(jīng)過(guò)撤銷或者無(wú)效程序未能解決權(quán)利沖突的，……人民法院應(yīng)當(dāng)按照民法通則規(guī)定的誠(chéng)實(shí)信用原則和保護(hù)公民、法人的合法的民事權(quán)益原則，依法保護(hù)在先授予的權(quán)利人或在先使用人享有繼續(xù)使用的合法的民事權(quán)益?！睂?shí)質(zhì)主義則認(rèn)為，可以不經(jīng)過(guò)行政程序前置，直接提起民事訴訟。如《最高人民法院關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》（2008年），規(guī)定原告以他人注冊(cè)商標(biāo)使用的文字、圖形等侵犯其著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先權(quán)利為由提起訴訟，符合《民事訴訟法》第一百一十九條規(guī)定的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。

　　但是對(duì)于兩注冊(cè)商標(biāo)之間的權(quán)利沖突，目前司法政策一直堅(jiān)持應(yīng)當(dāng)采取形式主義。《最高人民法院關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》規(guī)定，“原告以他人使用在核定商品上的注冊(cè)商標(biāo)與其在先的注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)《民事訴訟法》第一百二十四條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，告知原告向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決?！薄蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（2009年）也指出，“除注冊(cè)商標(biāo)之間的權(quán)利沖突民事糾紛外，對(duì)于涉及注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛，包括被告實(shí)際使用中改變了注冊(cè)商標(biāo)或者超出核定使用的商品范圍使用注冊(cè)商標(biāo)的糾紛，只要屬于民事權(quán)益爭(zhēng)議并符合民事訴訟法規(guī)定的受理?xiàng)l件，人民法院應(yīng)予受理。”不過(guò)有所突破的是，在該意見(jiàn)中，又強(qiáng)調(diào)對(duì)馳名商標(biāo)加大保護(hù)力度，“被訴侵權(quán)商標(biāo)雖為注冊(cè)商標(biāo)，但被訴侵權(quán)行為是復(fù)制、摹仿、翻譯在先馳名商標(biāo)的案件，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理”。

　　但是，根據(jù)權(quán)利性質(zhì)，不論知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否經(jīng)過(guò)行政授權(quán)程序，都不改變知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利的私權(quán)屬性，即便是同類型的兩種知識(shí)產(chǎn)權(quán)沖突，本質(zhì)上仍為民事權(quán)利的沖突，在法理上不存在不能適用民事訴訟程序的障礙。司法解釋中關(guān)于行政程序前置的要求，更多是出于對(duì)歷史背景的考量。有專家學(xué)者介紹：我國(guó)注冊(cè)商標(biāo)數(shù)量多，注冊(cè)商標(biāo)之間是否沖突的判斷標(biāo)準(zhǔn)有一定彈性，若將注冊(cè)商標(biāo)之間的權(quán)利沖突作為侵權(quán)案件而納入民事訴訟受理范圍，在目前的情況下是否會(huì)引起注冊(cè)和使用秩序的混亂，至少?zèng)]有太大把握?！?】

　　其實(shí)，并非所有同類型、經(jīng)過(guò)行政授權(quán)程序的知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利沖突糾紛都需要行政程序前置。在兩專利權(quán)的沖突中，就可以進(jìn)行是否侵權(quán)的民事責(zé)任判定?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）》規(guī)定，被訴侵權(quán)技術(shù)方案或者外觀設(shè)計(jì)落入在先的涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，被訴侵權(quán)人以其技術(shù)方案或者外觀設(shè)計(jì)被授予專利權(quán)為由抗辯不侵犯涉案專利權(quán)的，人民法院不予支持。

　　因此，兩注冊(cè)商標(biāo)之間權(quán)利沖突的處理方式，采取形式主義，即要求經(jīng)過(guò)行政程序先行解決商標(biāo)效力問(wèn)題，更多是基于歷史背景和維護(hù)商標(biāo)集中授權(quán)制度穩(wěn)定性的考量，在司法政策上采取的更穩(wěn)妥的措施。但是，基于民事權(quán)利保護(hù)的特別需要，也可以適當(dāng)進(jìn)行政策的動(dòng)態(tài)的調(diào)整，比如出于馳名商標(biāo)強(qiáng)保護(hù)的需要，司法政策已經(jīng)允許對(duì)復(fù)制、摹仿、翻譯在先馳名商標(biāo)的注冊(cè)商標(biāo)，可以提起民事侵權(quán)訴訟。

　　三、通過(guò)惡意注冊(cè)取得商標(biāo)權(quán)利外觀，并故意實(shí)施侵權(quán)行為，構(gòu)成權(quán)利濫用

　　商標(biāo)權(quán)濫用是針對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人獲得商標(biāo)專用權(quán)后行使商標(biāo)權(quán)的方式而言，通常指商標(biāo)注冊(cè)人違反法律保護(hù)商標(biāo)的目的和精神，違反誠(chéng)實(shí)信用原則，以損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益或他人合法權(quán)益為主要目的行使商標(biāo)權(quán)的行為?！?】商標(biāo)權(quán)濫用的常見(jiàn)行為表現(xiàn)有：惡意注冊(cè)商標(biāo)后，再通過(guò)向?qū)嶋H使用人出售搶注標(biāo)識(shí)，投訴、訴訟索賠等方式謀取不正當(dāng)利益；或故意妨礙他人正當(dāng)使用商標(biāo)；或故意實(shí)施仿冒混淆等各類搭便車行為。

　　在本案中，被告即是在明知其獲得授權(quán)的商標(biāo)系通過(guò)惡意注冊(cè)，權(quán)利基礎(chǔ)存在重大瑕疵的情況下，仍以極易造成混淆的方式故意實(shí)施侵權(quán)行為，違反誠(chéng)實(shí)信用原則，構(gòu)成權(quán)利濫用，其行為損害了商標(biāo)法律制度防止混淆和保護(hù)商譽(yù)的價(jià)值功能，應(yīng)當(dāng)受到規(guī)制。本案的裁判，考慮到雖然《商標(biāo)法》賦予在先權(quán)利人提出無(wú)效宣告的行政救濟(jì)渠道，但行政救濟(jì)結(jié)果的生效，可能歷經(jīng)行政裁定、行政訴訟的多個(gè)程序，耗費(fèi)時(shí)間成本和經(jīng)濟(jì)成本，無(wú)法立即阻斷侵權(quán)行為。本案的商標(biāo)惡意申請(qǐng)人在訴爭(zhēng)商標(biāo)經(jīng)過(guò)行政裁定宣告無(wú)效后，又提出行政訴訟一審、二審，被告則與商標(biāo)申請(qǐng)人合作，在無(wú)效宣告裁定尚未生效期間，實(shí)施了侵權(quán)行為，給原告造成損害。如果不在民事訴訟中判令停止侵權(quán)，則被訴行為存在持續(xù)的可能，對(duì)原告的商品市場(chǎng)甚至存在不可逆的損害風(fēng)險(xiǎn)。因此，本案裁判側(cè)重救濟(jì)手段效率價(jià)值的考量，在有充分證據(jù)證明訴爭(zhēng)商標(biāo)系惡意注冊(cè)，被告行為構(gòu)成權(quán)利濫用的情況下，在民事訴訟程序中判令被告停止侵權(quán)。

　　近年來(lái)的司法實(shí)踐中，也有法院探索在民事訴訟程序中，依據(jù)誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利濫用行為給予否定性評(píng)價(jià)。如在沈陽(yáng)久圣公司與重慶盛百利公司商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案件中，二審法院認(rèn)為，自愿合法申請(qǐng)注冊(cè)并使用商標(biāo)，同樣建立在誠(chéng)實(shí)信用原則前提之上。原審被告在后注冊(cè)使用的商標(biāo)，在具體商品可能存在種類歸屬不清之時(shí)，理應(yīng)對(duì)同種或類似商品上的在先商標(biāo)進(jìn)行合理避讓，以保護(hù)在先的合法權(quán)利或利益，避免對(duì)他人已有合法權(quán)益的入侵或掠奪。行為人不能依據(jù)其在后非善意取得使用的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)對(duì)他人的正當(dāng)使用行為主動(dòng)提起侵權(quán)之訴，同理，亦不能成為其作防御性抗辯時(shí)的保護(hù)傘?！?】

　　筆者認(rèn)為，雖然已有民事訴訟案例以誠(chéng)實(shí)信用原則、禁止權(quán)利濫用原則為指導(dǎo)，對(duì)注冊(cè)人惡意取得商標(biāo)注冊(cè)后濫用商標(biāo)權(quán)利的行為進(jìn)行了否定性評(píng)判，但鑒于司法解釋明確規(guī)定對(duì)兩注冊(cè)商標(biāo)發(fā)生沖突的情況，應(yīng)當(dāng)先行經(jīng)過(guò)行政程序解決商標(biāo)效力問(wèn)題。因此在民事訴訟案件中，應(yīng)當(dāng)遵循司法政策的要求，維護(hù)商標(biāo)集中授權(quán)制度的穩(wěn)定性。除非基于個(gè)案情況的特殊考量，不得不作出適度突破，如本案為避免侵權(quán)損害結(jié)果進(jìn)一步擴(kuò)大，防止被告逃避責(zé)任的特殊情況，從而判令停止侵權(quán)，但也應(yīng)當(dāng)建立在能夠確定惡意注冊(cè)和權(quán)利濫用的基礎(chǔ)之上，避免誠(chéng)實(shí)信用原則性條款的擴(kuò)大適用。

　　注釋：

　　【1】張鵬 ：《規(guī)制商標(biāo)惡意搶注規(guī)范的體系化解讀》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2018年第7期。

　　【2】《商標(biāo)法修訂草案（征求意見(jiàn)稿）》第二十二條：申請(qǐng)人不得惡意申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，包括：（一）不以使用為目的，大量申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的；（二）以欺騙或者其他不正當(dāng)手段申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的； （三）申請(qǐng)注冊(cè)有損國(guó)家利益、社會(huì)公共利益或者有其他重大不良影響的商標(biāo)的；（四）違反本法第十八條、第十九條、第二十三條規(guī)定， 故意損害他人合法權(quán)利或者權(quán)益，或者謀取不正當(dāng)利益的；（五）有其他惡意申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)行為的。其中違反第二十三條，即指違反保護(hù)在先權(quán)利的規(guī)定。

　　【3】劉維：《〈商標(biāo)法修訂草案（征求意見(jiàn)稿）〉新增惡意搶注商標(biāo)條文的主要問(wèn)題和相關(guān)建議》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)家》2024年2月17日。?

　　【4】孔祥?。骸度魏稳瞬荒芡ㄟ^(guò)形式合法而獲利——知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判中民事處理與行政程序的關(guān)系》，載《法律適用》2009年第5期。

　　【5】同四。

　　【6】劉義軍 ：《惡意注冊(cè)后濫用商標(biāo)權(quán)的司法規(guī)制》 ，載《電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2022年第7期。

　　【7】重慶市高級(jí)人民法院民事判決書(shū)（2021）渝民終96號(hào)。