▲上海高院二審宣判現(xiàn)場(chǎng)

　　簽訂調(diào)解協(xié)議后，對(duì)方“金蟬脫殼”再次侵權(quán)怎么辦？4月8日下午，上海市高級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱上海高院）對(duì)這樣一起侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案作出終審宣判，判決駁回上訴，維持原判。根據(jù)一審原判，上訴人寧波賽冠車業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱賽冠公司）、寧波優(yōu)升車業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱優(yōu)升公司）侵害了被上訴人禧瑪諾（新）私人有限公司（以下簡(jiǎn)稱禧瑪諾公司）的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，應(yīng)連帶賠償其經(jīng)濟(jì)損失以及合理開(kāi)支共計(jì)100萬(wàn)元。

　　“握手言和”后再遭侵權(quán)

　　禧瑪諾公司是外觀設(shè)計(jì)專利“自行車后變速器”（專利號(hào)：ZL201230022870.0）的專利權(quán)人，該專利權(quán)目前有效。

涉案專利設(shè)計(jì)1、設(shè)計(jì)2立體圖

　　2015年1月，禧瑪諾公司向法院提起訴訟，認(rèn)為賽冠公司制造、銷售、許諾銷售的HG-21A自行車部件，侵犯了上述外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。案件審理期間，兩公司達(dá)成調(diào)解協(xié)議，賽冠公司承認(rèn)侵權(quán)行為，并承諾停止制造、銷售、許諾銷售任何落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍的產(chǎn)品，刪除所有登載侵權(quán)產(chǎn)品的宣傳資料，否則支付禧瑪諾公司違約金100萬(wàn)元。

　　在此期間，賽冠公司將部分生產(chǎn)設(shè)備、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給了優(yōu)升公司，賽冠公司的高級(jí)管理人員徐某、凌某等人也前往優(yōu)升公司就職。工商登記信息顯示，兩公司住所地均為浙江省慈溪市某村。

　　2016年5月、2017年5月

　　禧瑪諾公司委托代理人分別前往某自行車展覽會(huì)，對(duì)展會(huì)會(huì)刊、展臺(tái)布置、宣傳冊(cè)、展位工作人員名片等進(jìn)行公證證據(jù)保全。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，上述物品均同時(shí)對(duì)外公示了優(yōu)升公司與賽冠公司名稱，宣傳冊(cè)中均包含了HG-21、HG-21A、HG-24、HG-24A、HG-24B產(chǎn)品，2017年宣傳冊(cè)用不干膠對(duì)HG-21A型號(hào)產(chǎn)品進(jìn)行了遮擋。

2016年宣傳冊(cè)內(nèi)部圖片

　　2017年11月

　　禧瑪諾公司的母公司向賽冠公司發(fā)送律師函，表明后者在展會(huì)上的上述行為，侵犯了涉案外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，要求其依調(diào)解協(xié)議賠償100萬(wàn)元。同年12月，該公司收到發(fā)件人為“Eric.Yang”的復(fù)函郵件，稱已經(jīng)按照調(diào)解協(xié)議履行義務(wù)，對(duì)產(chǎn)品型錄中的有關(guān)圖片進(jìn)行了遮擋，郵件末尾標(biāo)注“NINBO YOUSHENG BICYCLE CO.,LTD”等字樣。

　　2018年5月

　　相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)在扣押優(yōu)升公司生產(chǎn)的侵犯禧瑪諾公司商標(biāo)權(quán)商品時(shí)，發(fā)現(xiàn)了后撥器半成品、配件以及生產(chǎn)車間，處罰過(guò)程中查獲了優(yōu)升公司生產(chǎn)計(jì)劃表，該表中記載有型號(hào)為HG-21A ED、HG-21A CP的產(chǎn)品。

　　禧瑪諾公司認(rèn)為，賽冠公司制造、許諾銷售的HG-21、HG-21A，HG-24、HG-24A、HG-24B分別與涉案專利設(shè)計(jì)1、設(shè)計(jì)2相同，落入涉案外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)范圍，其行為違反了調(diào)解協(xié)議約定，應(yīng)當(dāng)依約賠償100萬(wàn)元；優(yōu)升公司與賽冠公司人格混同，共同實(shí)施侵權(quán)行為，應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。禧瑪諾公司于2019年向上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起了外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)訴訟。

　　兩公司提出現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯

　　案件一審中，賽冠公司、優(yōu)升公司辯稱，經(jīng)比對(duì)，HG-21、HG-21A與涉案專利設(shè)計(jì)1在基座部件是否貼有商標(biāo)、螺栓旋緊狀態(tài)、接片固定方式等方面存在區(qū)別，在連桿組件和基座部件正面的兩條弧線設(shè)計(jì)、基座部件中央安裝的固定螺母設(shè)計(jì)、基座部件下方的固定螺栓設(shè)計(jì)以及連桿組件下方的螺母形狀等處也有明顯差異。HG-24、HG-24A、HG-24B與涉案專利設(shè)計(jì)2的比對(duì)，與上述情況基本相同，因此，被控侵權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)與涉案專利既不相同也不近似。

涉案專利設(shè)計(jì)1與被控侵權(quán)產(chǎn)品HG-21

　　兩公司還以專利號(hào)為ZL201130183923.2的外觀設(shè)計(jì)專利、專利號(hào)為ZL201130183967.5的外觀設(shè)計(jì)專利、專利號(hào)為00117930.6的發(fā)明專利，提出抵觸申請(qǐng)抗辯和現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯。兩公司認(rèn)為，被控侵權(quán)產(chǎn)品圖片與上述專利的區(qū)別點(diǎn)，也是被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利的區(qū)別點(diǎn)，判斷是否構(gòu)成近似的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)一致，如果認(rèn)定被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利構(gòu)成近似，那么，被控侵權(quán)產(chǎn)品與抵觸申請(qǐng)、現(xiàn)有設(shè)計(jì)亦無(wú)實(shí)質(zhì)性差異，即不構(gòu)成侵權(quán)。

　　除此以外，賽冠公司向法庭提交了財(cái)務(wù)報(bào)表等證據(jù)，聲稱公司已于2016年全部停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，未實(shí)施任何侵權(quán)行為，也未與優(yōu)升公司混同經(jīng)營(yíng)，因此無(wú)需承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。即使構(gòu)成侵權(quán)，也不能直接依據(jù)另案調(diào)解協(xié)議確定賠償金額，而應(yīng)結(jié)合涉案侵權(quán)產(chǎn)品銷售數(shù)量、賽冠公司未實(shí)施侵權(quán)行為等情況進(jìn)行綜合判斷。

　　優(yōu)升公司表示，該公司與賽冠公司人格獨(dú)立，既沒(méi)有混同也沒(méi)有共同實(shí)施侵權(quán)行為。公司沒(méi)有從事制造被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為。如果構(gòu)成侵權(quán)，原告主張的100萬(wàn)元賠償款也明顯過(guò)高，況且之前的調(diào)解協(xié)議具有相對(duì)性，對(duì)優(yōu)升公司沒(méi)有約束力，不能作為認(rèn)定本案賠償款的依據(jù)。

　　一審期間，優(yōu)升公司向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出申請(qǐng)，請(qǐng)求宣告涉案外觀設(shè)計(jì)專利無(wú)效。2019年9月，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出審查決定，維持涉案專利權(quán)有效。

　　同年12月，禧瑪諾公司委托代理人對(duì)“寧波優(yōu)升賽冠”相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行公證證據(jù)保全，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站中以“寧波優(yōu)升（賽冠）車業(yè)有限公司”的名義進(jìn)行宣傳，并稱“公司專業(yè)從事自行車零部件的研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)”。該網(wǎng)站由優(yōu)升公司簽約制作，并提供內(nèi)容信息。

　　一審法院審理后認(rèn)為，HG-21、HG-21A，HG-24、HG-24A、HG-24B分別落入涉案專利設(shè)計(jì)1、設(shè)計(jì)2的保護(hù)范圍，侵犯了原告的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，優(yōu)升公司、賽冠公司提出的抵觸申請(qǐng)抗辯、現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯均不能成立。現(xiàn)有證據(jù)尚不足以證明兩公司財(cái)務(wù)狀況高度混同，故兩被告不構(gòu)成人格混同，但結(jié)合展會(huì)、網(wǎng)站、行政機(jī)關(guān)查處等情況，足見(jiàn)兩公司共同實(shí)施了制造、許諾銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為，應(yīng)當(dāng)共同承擔(dān)賠償責(zé)任。2020年5月，一審法院依調(diào)解協(xié)議約定金額，判決兩公司連帶賠償經(jīng)濟(jì)損失以及合理開(kāi)支共計(jì)100萬(wàn)元。

　　賽冠公司、優(yōu)升公司不服，向上海高院提起了上訴。期間，優(yōu)升公司明確以專利號(hào)為ZL201130183923.2的外觀設(shè)計(jì)專利主張現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯。

　　上海高院受理案件后另查明，在www.1688.com網(wǎng)站上點(diǎn)擊相關(guān)商品鏈接進(jìn)入案外人店鋪，其中展示的兩款產(chǎn)品與被控侵權(quán)產(chǎn)品HG-21和HG-21A外觀一致，產(chǎn)品品牌為“賽冠”，購(gòu)買評(píng)價(jià)的日期在2018年7月至2020年10月。

　　嚴(yán)懲重復(fù)惡意侵權(quán)判賠100萬(wàn)元

　　2020年12月3日，上海高院開(kāi)庭審理此案，雙方當(dāng)事人圍繞“被控侵權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)是否落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍”“優(yōu)升公司上訴主張的現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯是否成立”“賽冠公司和優(yōu)升公司是否共同實(shí)施了侵權(quán)行為”“一審法院依據(jù)另案調(diào)解協(xié)議確定本案的損害賠償金額是否有誤”等展開(kāi)了辯論。

　　賽冠公司堅(jiān)持其在一審中的觀點(diǎn)，同時(shí)提出，涉案展會(huì)由優(yōu)升公司參展，網(wǎng)站由優(yōu)升公司維護(hù)使用，均與賽冠公司無(wú)關(guān)。經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所里僅有優(yōu)升公司進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，一審法院依據(jù)優(yōu)升公司實(shí)施的行為，推定賽冠公司共同侵權(quán)，屬于事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤。

　　優(yōu)升公司補(bǔ)充，賽冠公司是名存實(shí)亡的僵尸企業(yè)，主觀上沒(méi)有授權(quán)代表與優(yōu)升公司進(jìn)行意思聯(lián)絡(luò)，客觀上沒(méi)有共同實(shí)施被訴侵權(quán)行為的人員和物質(zhì)條件。調(diào)解協(xié)議約定的違約金系違約責(zé)任計(jì)算方式，而非侵權(quán)損害賠償?shù)挠?jì)算方式。一審法院以共同侵權(quán)為由，判決兩公司共同賠償100萬(wàn)元，屬于法律適用錯(cuò)誤和事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤，且違反了侵權(quán)責(zé)任的因果關(guān)系原則和比例原則，造成嚴(yán)重的不公平和利益失衡。

　　上海高院審理后認(rèn)為，經(jīng)比對(duì)，HG-21、HG-21A與涉案專利設(shè)計(jì)1的部件外形相同，整體形狀亦相同。HG-21、HG-21A上印有的商業(yè)標(biāo)識(shí)，在外觀設(shè)計(jì)比對(duì)時(shí)不應(yīng)予以考慮。HG-21的支架軸組件形狀與涉案專利不同，但該部件屬于該產(chǎn)品慣常設(shè)計(jì)，對(duì)整體視覺(jué)效果不產(chǎn)生影響。兩公司提出的連桿組件和基座部件正面的兩條弧線設(shè)計(jì)不同、基座部件中央安裝的固定螺母設(shè)計(jì)不同等區(qū)別，屬于局部細(xì)微差異，對(duì)整體視覺(jué)效果不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。故HG-21、HG-21A與涉案專利設(shè)計(jì)1基本相同，落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍。HG-24、HG-24A、HG-24B與涉案專利設(shè)計(jì)2的比對(duì)，與上述情況基本相同，也落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍。

　　關(guān)于“現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯是否成立”

　　上海高院認(rèn)為，專利號(hào)為ZL201130183923.2的外觀設(shè)計(jì)專利，申請(qǐng)日在涉案專利優(yōu)先權(quán)日之前，其授權(quán)公告日在涉案專利優(yōu)先權(quán)日之后，屬于涉案專利的在先申請(qǐng)，可以參照適用現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯的規(guī)定。但是，經(jīng)比對(duì)，上述外觀設(shè)計(jì)專利與被控侵權(quán)產(chǎn)品的基座部件和連桿組件外形設(shè)計(jì)區(qū)別較大，外側(cè)板的形狀設(shè)計(jì)亦明顯不同，且上述部件容易被一般消費(fèi)者關(guān)注到，對(duì)整體視覺(jué)效果影響較大。因此，優(yōu)升公司上訴主張的現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯不能成立。

涉案專利設(shè)計(jì)1、被控侵權(quán)產(chǎn)品HG-21、抵觸申請(qǐng)ZL201130183923.2

　　那么，賽冠公司和優(yōu)升公司是否構(gòu)成共同侵權(quán)？上海高院認(rèn)為，根據(jù)展會(huì)、網(wǎng)站以及行政機(jī)關(guān)查處中的證據(jù)，足以證明兩公司在被控侵權(quán)產(chǎn)品的制造和許諾銷售中存在業(yè)務(wù)混同。賽冠公司雖主張?jiān)缫淹Ｖ菇?jīng)營(yíng)活動(dòng)，但該辯稱明顯與其上述對(duì)外表示行為不符。優(yōu)升公司否認(rèn)制造被控侵權(quán)產(chǎn)品，卻未就生產(chǎn)計(jì)劃表中載有被控侵權(quán)產(chǎn)品的近似型號(hào)作出合理解釋，并提供反駁證據(jù)，故兩公司共同實(shí)施侵權(quán)行為，依法應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　至于本案損害賠償金額的確定，上海高院認(rèn)為，調(diào)解協(xié)議中約定的100萬(wàn)元違約金，是對(duì)后續(xù)發(fā)生的侵權(quán)行為如何承擔(dān)侵權(quán)賠償責(zé)任的約定，符合相關(guān)司法解釋規(guī)定，可以作為確定本案賠償金額的依據(jù)。賽冠公司簽訂調(diào)解協(xié)議后，就將生產(chǎn)設(shè)備、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給優(yōu)升公司，其高級(jí)管理人員也轉(zhuǎn)至優(yōu)升公司任職，繼續(xù)實(shí)施上述侵權(quán)行為，顯然具有逃避調(diào)解協(xié)議約定的賠償責(zé)任的目的。優(yōu)升公司雖不是調(diào)解協(xié)議簽訂主體，但與賽冠公司有共同侵權(quán)的意思聯(lián)絡(luò)，以及逃避調(diào)解協(xié)議約定責(zé)任的共同目的，應(yīng)連帶承擔(dān)賠償責(zé)任。況且，根據(jù)二審查明的事實(shí)，2018年至2020年期間，市場(chǎng)上仍有部分被控侵權(quán)產(chǎn)品在銷售，禧瑪諾公司確因侵權(quán)行為遭受了實(shí)際損失。

　　今年1月1日起實(shí)施的《民法典》規(guī)定，故意侵害他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的，被侵權(quán)人有權(quán)請(qǐng)求相應(yīng)的懲罰性賠償。上海高院認(rèn)為，本案中，賽冠公司、優(yōu)升公司系故意侵權(quán)、多次侵權(quán)，并存在故意逃避侵權(quán)責(zé)任的情節(jié)。一審法院依據(jù)前案調(diào)解協(xié)議，判決本案的損害賠償金額為100萬(wàn)元，有利于保護(hù)民事主體合法權(quán)益、維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序，也有利于弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，且未超出本案各方當(dāng)事人的合理預(yù)期，故優(yōu)升公司提出的上訴理由——“一審判賠金額違反侵權(quán)責(zé)任比例原則，造成嚴(yán)重不公平和利益失衡”不能成立。

　　據(jù)此，4月8日下午，上海高院作出上述終審判決。