文 | 王淑賢 杭州市余杭區(qū)人民法院民事審判四庭 副庭長

　　【裁判要旨】

　　經(jīng)由他人反復(fù)、持續(xù)使用的標(biāo)識(shí)具備識(shí)別商品來源的功能，他人對該標(biāo)識(shí)享有商標(biāo)法意義上的在先權(quán)益。將他人上述標(biāo)識(shí)的圖形部分或文字搶注成商標(biāo)并定向投訴在先權(quán)利人，投訴未果且經(jīng)催告亦不提起訴訟又反復(fù)投訴的，違反誠信原則和商業(yè)道德，屬于權(quán)利濫用，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

　　【案情】

　　原告：晴景公司

　　被告：王某、天貓公司

　　晴景公司自2014年12月6日經(jīng)營天貓店鋪“淘氣郎旗艦店”，銷售識(shí)字卡片、識(shí)字圖畫、兒童成語書籍等。店鋪經(jīng)營至今，晴景公司一直將“”與“”結(jié)合作為商標(biāo)使用。

　　王某系新浦區(qū)新中社區(qū)品洵書店的經(jīng)營者，該書店注冊于2013年10月11日，主要經(jīng)營圖書、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)圖書銷售、服裝、玩具批發(fā)零售等。

　　2017年11月28日，王某經(jīng)核準(zhǔn)注冊取得在第16類書籍等商品上的第21506345號(hào)“淘氣郎”文字商標(biāo)；2018年6月21日，王某經(jīng)核準(zhǔn)注冊取得在第9類學(xué)習(xí)機(jī)、帶有圖書的電子發(fā)聲裝置等商品及第16類卡片、書籍等商品上的第23224251號(hào)“”圖形商標(biāo)。

　　王某分別于2018年9月17日、18日針對晴景公司的“淘氣郎旗艦店”中的29個(gè)商品鏈接分三次發(fā)起投訴，投訴權(quán)利依據(jù)是第23224251號(hào)圖形商標(biāo)。第一次投訴因晴景公司申訴成功，王某主動(dòng)撤訴；第二次投訴申訴成功，第三次投訴發(fā)起后王某主動(dòng)撤回。2018年10月8日，晴景公司對王某該項(xiàng)商標(biāo)提出無效宣告異議申請，同年11月9日該申請被受理；2018年9月30日，晴景公司向王某發(fā)起投訴時(shí)預(yù)留的郵箱發(fā)送催告函一份，闡明其濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)投訴進(jìn)行騷擾的行為對晴景公司的正常經(jīng)營活動(dòng)及商譽(yù)造成了影響，并要求王某積極行使訴權(quán)，否則將提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴以證清白。2018年12月21日-27日，王某無視晴景公司的催告函既不及時(shí)提起侵權(quán)之訴又未停止投訴行為，在晴景公司對其圖形商標(biāo)提出無效宣告異議申請的情形下，又以晴景公司所售商品侵犯其第21506345號(hào)文字商標(biāo)為由分四次針對22個(gè)商品發(fā)起投訴，除第一次投訴中因晴景公司第一次申訴未成功導(dǎo)致本次涉及的一個(gè)商品鏈接被天貓平臺(tái)刪除2天，后因晴景公司第二次申訴成功后予以恢復(fù)，其他三次投訴中王某兩次主動(dòng)撤回投訴，最后一次投訴晴景公司申訴成功。

　　2019年1月25日，晴景公司再次向王某投訴時(shí)預(yù)留的郵箱發(fā)送催告函一份，但王某一直未提起訴訟。2019年2月26日，晴景公司對王某的第21506345號(hào)商標(biāo)向國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出無效宣告異議申請，同年3月28日該申請被受理。2019年9月5日，該兩項(xiàng)商標(biāo)被宣告無效。

　　晴景公司訴至法院，要求確認(rèn)晴景公司不侵害王某涉案二項(xiàng)商標(biāo)權(quán)（該項(xiàng)訴請庭審中晴景公司自行撤回）并指控王某前述行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭，要求其停止侵權(quán)并承擔(dān)10萬元賠償責(zé)任。

　　【審判】

　　余杭法院經(jīng)審理認(rèn)為，晴景公司與王某均系銷售文教類商品的經(jīng)營者。晴景公司在案證據(jù)顯示，在王某涉案二項(xiàng)商標(biāo)申請注冊前，涉案兩項(xiàng)標(biāo)識(shí)經(jīng)由晴景公司的反復(fù)、持續(xù)宣傳與使用，獲得較強(qiáng)顯著性并具備識(shí)別商品來源的功能，產(chǎn)生商標(biāo)法保護(hù)的必要，晴景公司對該兩項(xiàng)標(biāo)識(shí)享有在先權(quán)益。經(jīng)比對，晴景公司享有在先權(quán)益的“”標(biāo)識(shí)與王某第23224251號(hào)“”在整體構(gòu)圖及帽子、眼鏡、發(fā)型、五官、表情、背景圖形等細(xì)節(jié)方面幾乎無差異；而晴景公司的“”標(biāo)識(shí)與王某第21506345號(hào)“淘氣郎”僅是字體設(shè)計(jì)的不同，讀音、文字均相同。鑒于晴景公司享有在先權(quán)益的涉案二項(xiàng)標(biāo)識(shí)所具有的固有顯著性及在使用過程中積累的知名度，王某因巧合設(shè)計(jì)同一標(biāo)識(shí)并注冊的可能性較小，且經(jīng)仔細(xì)辨別，王某注冊的“”左下角的三個(gè)花瓣圖形與晴景公司在先使用的“”文字標(biāo)識(shí)上方的三個(gè)花瓣圖形不謀而合，可見王某搶注商標(biāo)的主觀惡意明顯。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局已對王某涉案二項(xiàng)商標(biāo)予以宣告無效，亦印證該事實(shí)。王某明知他人在先使用商標(biāo)，利用他人未及時(shí)注冊商標(biāo)的漏洞，以不正當(dāng)手段搶注他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)，并據(jù)此多次投訴導(dǎo)致晴景公司一款商品被下架，主觀惡意明顯，客觀上亦不顧晴景公司發(fā)送的催告函，反復(fù)多次發(fā)起投訴干擾了晴景公司的正常經(jīng)營，使晴景公司遭受利益損失。王某的行為違反誠實(shí)信用原則和商業(yè)道德，擾亂市場競爭秩序，損害了其他經(jīng)營者的合法權(quán)益，構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。余杭法院根據(jù)王某的投訴次數(shù)、被投訴商品的下架情況、晴景公司的合理開支等因素判令王某承擔(dān)10萬元賠償責(zé)任。

　　【評(píng)析】

　　一、惡意搶注商標(biāo)行為的認(rèn)定

　?。ㄒ唬┥虡?biāo)與注冊商標(biāo)的區(qū)別

　　商標(biāo)，是商業(yè)主體在其提供的商品或者服務(wù)上使用的，能夠?qū)⑵渖唐坊蚍?wù)與其他市場主體提供的商品或服務(wù)區(qū)別開來的標(biāo)志，系商業(yè)標(biāo)識(shí)之一，屬客觀事實(shí)。商事主體在商業(yè)活動(dòng)中使用某標(biāo)識(shí)，主觀上具有使該標(biāo)識(shí)具備使得相關(guān)公眾將其與該商事主體提供的商品或服務(wù)建立起穩(wěn)定對應(yīng)關(guān)系的使用意圖；客觀上，經(jīng)由商事主體的使用方式、使用行為，該標(biāo)識(shí)已具備識(shí)別功能。據(jù)此，該標(biāo)識(shí)產(chǎn)生商標(biāo)法意義上保護(hù)的必要。注冊商標(biāo)是經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，受法律保護(hù)。即注冊商標(biāo)系經(jīng)行政授權(quán)取得，注冊商標(biāo)權(quán)利人享有商標(biāo)專用權(quán)和禁用權(quán)。

　　（二）惡意搶注商標(biāo)行為的認(rèn)定

　　在現(xiàn)有商標(biāo)注冊制的大背景下，受商標(biāo)注冊成本低廉、商標(biāo)審核相對寬松等影響，商標(biāo)搶注人通過搶注囤積商標(biāo)、惡意投訴、惡意售賣等手段或謀利于實(shí)際權(quán)利人或用以打擊競爭對手，牟取不法利益。我國《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定，申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?！皭阂狻毕瞪虡?biāo)注冊人構(gòu)成惡意搶注的主觀要件，惡意系行為人的內(nèi)心狀態(tài)，可以通過客觀、外在的事實(shí)或行為進(jìn)行判斷。司法實(shí)務(wù)中，可從四方面認(rèn)定“惡意”：

　　第一，在先權(quán)利的顯著性及知名度。在先權(quán)利的顯著性和知名度不僅關(guān)涉權(quán)利保護(hù)強(qiáng)度，還是認(rèn)定行為人主觀狀態(tài)的重要考量因素。“‘在先權(quán)利’是指在商標(biāo)注冊申請人提出商標(biāo)注冊申請之前，他人已經(jīng)取得的權(quán)利和權(quán)益，既包括法律有明確規(guī)定的在先權(quán)利，也包括其他應(yīng)予保護(hù)的合法權(quán)益，具體包括在先著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、姓名權(quán)、字號(hào)權(quán)等權(quán)利以及角色形象、作品名稱、角色名稱等權(quán)益?！薄?】商標(biāo)、特定廣告語等具有指示商品來源的商業(yè)標(biāo)識(shí)均可因使用人的在先使用行為而落入“在先權(quán)利”的范疇?！霸谙葯?quán)利”的顯著性和知名度往往與搶注人的主觀惡意程度呈正相關(guān)，“在先權(quán)利”的顯著性和知名度愈高，其他商事主體的合理避讓義務(wù)愈高。搶注人明知或應(yīng)知他人享有較高知名度的在先權(quán)利，仍予以注冊的，主觀上存在惡意的可能性較大。

　　第二，搶注商標(biāo)與在先權(quán)利的比對。二者是否相同或近似是考量搶注人主觀狀態(tài)的另一客觀因素。搶注商標(biāo)與在先權(quán)利視覺上基本無差異或近似，搶注人無使用的合理理由也未進(jìn)行合理商業(yè)使用，則存在惡意的可能性較大。在判斷標(biāo)識(shí)近似或商品類別類似時(shí)，應(yīng)綜合考慮在先權(quán)利的顯著性及知名度、搶注人與被搶注人經(jīng)營地域、行業(yè)類別、相關(guān)公眾的一般注意力等因素。

　　第三，搶注人有無商標(biāo)使用行為。商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為。“商標(biāo)，作為商業(yè)標(biāo)識(shí)，必須在商業(yè)活動(dòng)中使用，其才具有生命力，否則就是一枚標(biāo)識(shí)，而不能成為商標(biāo)?！薄?】最高人民法院在相關(guān)判決中也明確指出，“商標(biāo)的基本功能在于商標(biāo)的識(shí)別性，即區(qū)別不同商品和服務(wù)的來源，因此商標(biāo)只有在商品的流通環(huán)節(jié)中才能發(fā)揮其功能”?！?】判斷有無商標(biāo)使用行為應(yīng)從有無使用意圖及有無實(shí)際使用兩方面予以考量。如結(jié)合搶注人擁有的商標(biāo)注冊量、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營資質(zhì)及商業(yè)能力、搶注商標(biāo)的后續(xù)管理及使用狀況等是否相稱并合理來判斷有無使用意圖?？陀^上的商標(biāo)使用應(yīng)排除未進(jìn)入流通領(lǐng)域的象征性使用行為，以及雖進(jìn)入流通領(lǐng)域但并不具備商標(biāo)法意義上識(shí)別性的使用行為。具體司法實(shí)務(wù)中，可以從使用意圖、使用方式、使用目的、使用效果等方面具體進(jìn)行判斷。

　　第四，搶注人有無以牟取不當(dāng)利益為目的。行為表現(xiàn)上既包括搶注人高價(jià)運(yùn)營搶注商標(biāo)，如轉(zhuǎn)讓、許可或發(fā)起投訴或提起訴訟要求高額賠償，又包括強(qiáng)占公共資源而自己怠于使用但卻排斥他人的正當(dāng)使用，破壞他人的正常經(jīng)營活動(dòng)，借此打擊競爭對手等。

　　二、《反法》第二條在打擊“惡意搶注-惡意投訴行為”中適用的可能性

　　《反不正當(dāng)競爭法》是一部排除干擾、鼓勵(lì)、活躍市場競爭為根本價(jià)值導(dǎo)向的競爭法。法律具有天然的“滯后性”和“不周延性”，商業(yè)活動(dòng)的日新月異、競爭手段的復(fù)雜多樣，不正當(dāng)競爭行為也愈加隱蔽并呈現(xiàn)新花樣，而不能歸入類型化的不正當(dāng)競爭行為進(jìn)行要件認(rèn)定?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于充分發(fā)揮知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判職能作用推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問題的意見》指出，“反不正當(dāng)競爭法未作特別規(guī)定予以禁止的行為，如果給其他經(jīng)營者的合法權(quán)益造成損害，確屬違反誠實(shí)信用原則和公認(rèn)的商業(yè)道德而具有不正當(dāng)性的，不制止不足以維護(hù)公平競爭秩序的，可以適用原則規(guī)定予以規(guī)制”。也即，對于實(shí)務(wù)中新出現(xiàn)、不能被《反法》中規(guī)定的類型化不正當(dāng)競爭行為所涵蓋但確實(shí)違反誠信原則和商業(yè)道德的不正當(dāng)競爭行為，可以根據(jù)個(gè)案認(rèn)定的事實(shí)，援引一般條款進(jìn)行規(guī)制。

　　《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》指出“妥善處理好反不正當(dāng)競爭法的原則規(guī)定與特別規(guī)定之間的關(guān)系，既要充分利用原則規(guī)定的靈活性和適應(yīng)性，有效制止各種花樣翻新、層出不窮的不正當(dāng)競爭行為，又要防止原則規(guī)定適用的隨意性，避免妨礙市場自由公平競爭”。因此，對于一般條款的適用既要保持開放又要適當(dāng)限制，以競爭自由為基調(diào)，衡平有限干預(yù)和競爭自由。司法實(shí)務(wù)中，如何把握一般條款的適用條件，可從三方面予以考量：

　　第一，行為定性方面。知識(shí)產(chǎn)權(quán)專門法對所涉侵權(quán)行為并未作出具體規(guī)定，該行為性質(zhì)上為不正當(dāng)競爭行為。在對非類型化的不正當(dāng)競爭行為進(jìn)行判定時(shí)，首先，可以從“損害”的前提要件入手。無損害即無不正當(dāng)性，在有損害的前提下才需要據(jù)情判斷。但需注意的是，市場競爭大背景下，競爭主體之間彼此進(jìn)行商業(yè)機(jī)會(huì)的爭奪是競爭的常態(tài)，也是市場競爭所鼓勵(lì)和提倡的，經(jīng)營者利益在市場競爭中此消彼長、時(shí)刻變化是自由競爭的必然結(jié)果，競爭所帶來的的損害無法直接等同于不正當(dāng)競爭行為的行為后果。只有競爭對手在爭奪商業(yè)機(jī)會(huì)時(shí)不遵循誠實(shí)信用原則，違反商業(yè)道德，通過不正當(dāng)手段攫取他人已有的或可預(yù)期獲取的商業(yè)機(jī)會(huì)造成的損害才是構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為的前提條件。

　　其次，行為本身的不正當(dāng)性。該種行為違背誠實(shí)信用原則和商業(yè)道德，突破經(jīng)濟(jì)人商業(yè)倫理，既非商業(yè)模式的創(chuàng)新以整體增加產(chǎn)品/服務(wù)的供給，從長遠(yuǎn)看也未增進(jìn)消費(fèi)者福祉，具有損人自肥的后果表征。

　　最后，行為人主觀上具有牟取不法利益的行為目的。行為人實(shí)施不正當(dāng)競爭行為，往往具有打擊、排擠競爭對手以獲取更多交易機(jī)會(huì)或競爭優(yōu)勢的不法目的。

　　第二，行為類型方面?！斗捶ā穼λ媲謾?quán)行為未作出具體規(guī)定。在法律適用中，為防止司法者“向一般條款逃逸”，設(shè)立了“窮盡規(guī)則后方可適用原則”的法律適用方法。一般條款作為原則性條款，只有在被控侵權(quán)行為未落入《反法》規(guī)定的類型化不正當(dāng)競爭行為的規(guī)制范圍時(shí)方可適用。

　　第三，規(guī)制實(shí)效方面。在司法實(shí)務(wù)中適用《反法》一般條款所帶來的規(guī)制實(shí)效為該條款的繼續(xù)適用提供了現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。通過在裁判文書中以“商業(yè)道德”這把尺子及適用“誠信原則”衡量競爭行為正當(dāng)與否，既在個(gè)案中公平地定紛止?fàn)帲_立了同案類判的參考性裁判要旨，又以法律的名義向社會(huì)公眾宣示了惡意取得的權(quán)利不被保護(hù)、濫用權(quán)利給予否定性評(píng)論并可能被追責(zé)等司法導(dǎo)向，通過延伸審判職能，用明確的裁判規(guī)則為市場主體《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》指出“妥善處理好反不正當(dāng)競爭法的原則規(guī)定與特別規(guī)定之間的關(guān)系，既要充分利用原則規(guī)定的靈活性和適應(yīng)性，有效制止各種花樣翻新、層出不窮的不正當(dāng)競爭行為，又要防止原則規(guī)定適用的隨意性，避免妨礙市場自由公平競爭”。因此，對于一般條款的適用量、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營資質(zhì)及商業(yè)能力、搶注商標(biāo)的后續(xù)管理及使用狀況等是否相稱并合理來判斷有無使用意圖?？陀^上的商標(biāo)使用應(yīng)排除未進(jìn)入流通領(lǐng)域的象征性使用行為，以及雖進(jìn)入流通領(lǐng)域但并不具備商標(biāo)法意義上識(shí)別性的使用行為。具體司法實(shí)務(wù)中，可以從使用意圖、使用方式、使用目的、使用效果等方面具體進(jìn)行判斷。第的競爭活動(dòng)劃清行為邊界，實(shí)現(xiàn)了法律效果和社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。

　　三、以“流量經(jīng)濟(jì)”思維科學(xué)合理地確定損害賠償數(shù)額

　　確定知識(shí)產(chǎn)權(quán)損害賠償數(shù)額以填平損失為主、以懲罰賠償為輔。浙江省高級(jí)人民法院在《知識(shí)產(chǎn)權(quán)損害賠償審理指南》中指出“賠償數(shù)額的確定既是事實(shí)問題，也是法律問題，人民法院既要努力查明權(quán)利價(jià)值、侵權(quán)情節(jié)、損害程度等客觀事實(shí)，也要適當(dāng)考慮侵權(quán)人的主觀狀態(tài)，在認(rèn)定事實(shí)的基礎(chǔ)上體現(xiàn)法院的價(jià)值判斷”。

　　近幾年，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的異軍突起，不正當(dāng)競爭行為也多發(fā)在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營活動(dòng)中，對該類不正當(dāng)競爭行為賠償數(shù)額的確定除貫徹上述標(biāo)準(zhǔn)外，尤其要考慮互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)自帶的“流量競爭”特性。流量即商機(jī)，流量即效益，流量即競爭手段，在流量經(jīng)濟(jì)大潮中，經(jīng)營者往往使用各種手段增加自己商品及店鋪的網(wǎng)絡(luò)流量以謀求在流量爭奪中的優(yōu)勢。以淘寶網(wǎng)為例，很多商家為了吸引流量，或付費(fèi)使用直通車服務(wù)的競價(jià)排名，或付費(fèi)使用生意參謀以了解競爭對手的經(jīng)營情勢，或低價(jià)出售打造爆款商品，或精心設(shè)置并優(yōu)化有限的商品標(biāo)題等，可見黏性用戶數(shù)量與流量是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)命脈之所在。因此，在認(rèn)定惡意搶注他人享有在先權(quán)益的標(biāo)識(shí)后并發(fā)起惡意投訴的不正當(dāng)競爭行為賠償數(shù)額時(shí)，除了考慮被投訴商品鏈接的下架數(shù)量及下架時(shí)長、被侵權(quán)人投入成本、所涉店鋪等級(jí)、銷售規(guī)模、行業(yè)平均利潤率、侵權(quán)人的主觀惡意、侵權(quán)情節(jié)等因素外，還必須將被下架商品鏈接自身的搜索權(quán)重及對整個(gè)店鋪的引流能力等因素納入考量，以此在該類行為中突破被侵權(quán)人“舉證難、周期長、成本高、賠償?shù)汀钡睦Ь?，真正填平其損失。

　　保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)就是保護(hù)創(chuàng)新，創(chuàng)新是經(jīng)濟(jì)持續(xù)良性、螺旋式上升發(fā)展的最重要?jiǎng)恿?，而知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)是促進(jìn)創(chuàng)新的最穩(wěn)定最長效的制度設(shè)計(jì)?？茖W(xué)合理地確定知識(shí)產(chǎn)權(quán)賠償數(shù)額，實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)益與其被侵權(quán)前應(yīng)有的市場價(jià)值相稱，是司法機(jī)關(guān)在保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、賦能創(chuàng)新發(fā)展、服務(wù)法治營商環(huán)境的應(yīng)有作為。

　　注釋：

　　1.引自2019年5月12日“知產(chǎn)時(shí)事”微信公眾號(hào)中的《對惡意搶注者訴在先權(quán)利人侵權(quán)的處理原則》一文。

　　2.引自2020年4月16日微信公眾號(hào)“中華商標(biāo)雜志”文《簡析商標(biāo)使用的認(rèn)定——以“奔富”商標(biāo)三年不使用撤銷案為視角》。

　　3.最高人民法院（2012）行提字第2號(hào)行政判決書。