廣東某電子公司訴東莞某實業(yè)公司、深圳某塑膠制品公司因惡意提起知識產(chǎn)權訴訟損害責任糾紛案

　　【二審】廣東省高級人民法院（2021）粵民終3090號

　　【一審】廣州知識產(chǎn)權法院（2020）粵73知民初241號

　　【審判長及承辦法官】龔麒天

　　【合議庭成員（人民陪審員）】侯月卿、葉慧萍

　　【案由】因惡意提起知識產(chǎn)權訴訟損害責任糾紛

　　【案情概要】

　　廣東某電子公司經(jīng)廣東某電子科技股份有限公司轉(zhuǎn)讓取得專利號為ZL201521093XXX.X、名稱為“一種車載導航的顯示屏組件”的實用新型專利權（以下簡稱涉案實用新型專利）。廣東某電子公司認為，在廣東某電子科技股份有限公司向深圳某塑膠制品公司以及案外人深圳市某模具工程有限公司采購塑膠件過程中，深圳某塑膠制品公司獲悉涉案實用新型專利技術方案，并申請了專利號為ZL201630019XXX.X、名稱為“純觸屏汽車導航通用機”的外觀設計專利（以下簡稱涉案外觀設計專利）。此后，東莞某實業(yè)公司與深圳某塑膠制品公司簽訂《專利許可使用合同》取得涉案外觀設計專利排他實施，以及以自己名義單獨起訴的權利。東莞某實業(yè)公司就涉案外觀設計專利針對廣東某電子公司的經(jīng)銷商、零售商共提起11宗專利侵權案件，因被訴產(chǎn)品不落入涉案外觀設計專利權保護范圍、涉案外觀設計專利權被宣告無效，上述案件均被判駁回。廣東某電子公司認為，深圳某塑膠制品公司、東莞某實業(yè)公司相關專利侵權訴訟案件構成惡意知識產(chǎn)權訴訟，起訴至法院，請求判令東莞某實業(yè)公司、深圳某塑膠制品公司連帶賠償因惡意訴訟給廣東某電子公司造成的經(jīng)濟損失50萬元。一審法院認為，雖然廣東某電子公司并非上述侵權案件的當事人，但上述侵權案件的當事人廣東某電子公司的經(jīng)銷商同意將其因被告惡意訴訟損害責任糾紛的一切實體和訴訟權利轉(zhuǎn)讓給廣東某電子公司，且廣東某電子公司作為制造商因其經(jīng)銷商被權利人惡意提起侵權之訴并遭受損害，應認定該制造商與惡意提起侵權之訴的權利人存在直接利害關系，可作為因惡意提起知識產(chǎn)權訴訟損害責任之訴的適格原告。同時，一審法院認為涉案外觀設計專利與涉案實用新型專利在整體上構成近似設計，深圳某塑膠制品公司明知廣東某電子公司具有在先近似設計仍搶先申請涉案外觀設計專利，具有惡意，而深圳某塑膠制品公司亦與東莞某實業(yè)公司具有共同的惡意，因此，判決兩被告連帶賠償經(jīng)濟損失及合理開支256000元。深圳某塑膠制品公司與東莞某實業(yè)公司不服一審判決，提起上訴，二審法院判決駁回上訴，維持原判。

　　【案件評述】

　　本案為典型的知識產(chǎn)權惡意訴訟案件，知識產(chǎn)權惡意訴訟一般指行為人明知自己提起的知識產(chǎn)權訴訟或進行的相關訴訟行為無事實依據(jù)或法律依據(jù)，仍以損害他人合法權益或獲取非法利益為目的，故意針對他人提起、進行知識產(chǎn)權訴訟，造成他人損害的行為。司法實踐中，知識產(chǎn)權惡意訴訟現(xiàn)象屢有發(fā)生，借維權之名，行侵權之實，不僅會讓善意的經(jīng)營者飽受訴累，嚴重損害公平競爭的市場秩序，還會浪費司法資源、破壞司法秩序。本案值得借鑒之處有三：其一是廣東某電子公司的維權策略。廣東某電子公司在自己并非惡意侵權訴訟當事人的情況下，積極發(fā)揮主觀能動性，團結(jié)自己的經(jīng)銷商獲得訴訟權利，既維護了自身和經(jīng)銷商的權益又樹立了良好的企業(yè)信譽。其二是廣東某電子公司的證明能力。對被告主觀過錯的證明是對抗知識產(chǎn)權惡意訴訟的難點，本案中，一審法院通過廣東某電子公司提交的相關郵件、深圳市某模具工程有限公司和深圳某塑膠制品公司與廣東某電子科技股份有限公司具有業(yè)務關系等相關證據(jù)，認定深圳某塑膠制品公司明知廣東某電子公司具有在先近似設計仍搶先申請涉案外觀設計專利，具有惡意。而這一認定正是取決于廣東某電子公司提供的證據(jù)，因此，中小企業(yè)在日常經(jīng)營活動中應當樹立證據(jù)收集意識，規(guī)范經(jīng)營活動，以提高自己的應訴能力，更好地維護自身的權益；同時也應當增強風險防范意識，在自己的發(fā)明、外觀設計或?qū)嵱眯滦蛯＠暾埳形垂_時，可以將其作為商業(yè)秘密予以保護，以防落入他人之手。其三是二審法院通過考察兩被告訴訟策略對其主觀過錯進行判定的思路。二審法院通過對兩被告提起的11件侵權訴訟的審理情況的考察，發(fā)現(xiàn)其中一個案件的一審法院已經(jīng)認定被訴侵權銷售商合法來源抗辯成立，被訴侵權銷售商已經(jīng)在該案訴訟中披露被訴侵權產(chǎn)品來源于廣東某電子公司，但深圳某塑膠制品公司和東莞某實業(yè)公司在后續(xù)案件中仍僅選擇起訴廣東某電子公司的產(chǎn)品銷售商，并據(jù)此認定深圳某塑膠制品公司和東莞某實業(yè)公司具有惡意提起知識產(chǎn)權訴訟的主觀故意。二審法院的這一認定，為中小企業(yè)對抗惡意知識產(chǎn)權訴訟的證據(jù)收集提供了新的思路。

　　【案例小結(jié)】

　　知識產(chǎn)權惡意訴訟案件中，對主觀惡意的判定是難點，中小企業(yè)在日常經(jīng)營活動中應當樹立風險防范意識和證據(jù)意識，以提高自身的證明能力；在面對訴訟時，應當充分發(fā)揮主觀能動性，重視對各方力量的統(tǒng)籌和訴訟策略制定。

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