作者：丁文 知產(chǎn)財經(jīng)全媒體 IPE@ipeconomy.cn

　　今年5月6日，美國特拉華州聯(lián)邦地區(qū)法院對華大基因美國子公司訴因美納公司（Illumina）專利侵權(quán)案，以及Illumina反訴華大基因美國3家子公司侵權(quán)案件作出判決，陪審團(tuán)認(rèn)定Illumina的DNA測序系統(tǒng)故意侵權(quán)華大基因子公司的兩項專利，須賠償3.338億美元，而Illumina反訴中主張對方侵權(quán)的3項專利被認(rèn)定無效，原因在于陪審團(tuán)認(rèn)為涉案專利技術(shù)是“顯而易見的”。由于專利權(quán)被認(rèn)定無效，Illumina在這次與華大基因的交鋒中暫居下風(fēng)。

　　這不是華大基因與Illumina的第一次訴訟交鋒，也不是華大基因?qū)llumina持有專利權(quán)的首次無效挑戰(zhàn)。去年年初，CG、BGI和MGI針對Illumina提起反競爭訴訟，主張Illumina兩項專利因在申請時違反IDS披露義務(wù)應(yīng)被宣告無效。

　　從供應(yīng)商到對手

　　Illumina與華大基因同為全球頂尖基因測序公司，兩者最初為供應(yīng)關(guān)系，Illumina是華大基因的上游基因測序儀供應(yīng)商，華大基因早期靠大量購買Illumina公司測序儀起家，兩家公司互相成就。2005年隨著第二代測序技術(shù)出現(xiàn)，Illumina開始進(jìn)行自主研發(fā)，并在2006年以6億美元天價收購Solexa從而進(jìn)入測序儀行業(yè)。與此同時，其他競爭對手也在不斷通過收購合并操作，搶占市場份額。華大基因為保證其市場份額，于2012年斥資1.18億美元收購了硅谷的DNA測序公司Complete Genomics。2013年，Illumina通過收購Verinata Health（非侵入性胎兒預(yù)測技術(shù)）繼續(xù)強(qiáng)化市場地位。[1]

　　隨著基因技術(shù)的發(fā)展以及人們對精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)檢測的需求日益增強(qiáng)，基因技術(shù)行業(yè)的競爭愈發(fā)激烈，華大基因和Illumina公司產(chǎn)生矛盾后，兩家公司關(guān)系惡化，競爭的火藥味越來越濃。

　　2019年3月，Illumina公司向德國杜塞爾多夫地區(qū)法院提起專利訴訟，指控華大智造侵犯Illumina公司的一項專利。隨后，Illumina又向丹麥海事和商業(yè)高等法院對華大基因子公司BGI Europe A/S提起了另一項專利侵權(quán)訴訟。同年5月，華大智造美國子公司CG在美國特拉華州地區(qū)法院對Illumina公司提起專利訴訟。2020年3月，Illumina又在其總部所在地美國加利福尼亞北區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提起訴訟。

　　截至2020年，雙方已在美國、德國、比利時、瑞士、英國、瑞典、法國、西班牙、中國香港、丹麥、土耳其、芬蘭12個國家或地區(qū)發(fā)起訴訟，涉及專利侵權(quán)、商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭的相關(guān)訴訟案件共計23起。[2]

　　目前影響較大的判決分別由美國加州北區(qū)法院、美國特拉華州法院作出。

　　相對而言，美國加州北區(qū)法院的判決一直有利于Illumina，不僅判決華大基因向Illumina賠償800萬美元，還頒布了禁令。2019年6月27日，Illumina針對華大基因向美國加州北區(qū)法院提交了第一份訴狀，指控華大基因在美國銷售其“標(biāo)準(zhǔn)MPS（“大規(guī)模并行測序”，可用于產(chǎn)前唐氏綜合征篩查）”技術(shù)構(gòu)成故意侵犯Illumina的第7,566,537號和第9,410,200號美國專利。2020年2月27日，Illumina向該地方法院提起第二次訴訟，指控華大基因出售其CoolMPS技術(shù)，構(gòu)成故意侵犯Illumina的第7,541,444號、第7,771,973號和第10,480,025號美國專利。華大基因根據(jù)美國專利法案（美國法律匯編第三十五卷）的第101條、第102條、第103條和第112條進(jìn)行了不侵權(quán)和專利無效性的抗辯。法官William H. Orrick審理了這2起案件，并于2020年9月23日授予了有利于Illumina的初步禁令，禁止華大基因在美國制造、使用、銷售、進(jìn)口或出售涉嫌侵權(quán)的技術(shù)。2021年11月15日至22日，該案件被庭審，陪審團(tuán)于11月30日作出裁決：認(rèn)定Illumina的第7,541,444專利無效，其他四項專利有效；華大基因侵犯了Illumina的專利，需向其支付800萬美元賠償金。[3]即便如此，這一金額也遠(yuǎn)低于Illumina尋求的2540萬美元賠償。雙方于4月下旬向聯(lián)邦法院提出上訴。

　　對于上述判決，華大基因的回應(yīng)總結(jié)起來有兩點：一是已起訴Illumina專利侵權(quán)，二是已針對Illumina提起反壟斷訴訟。第一點中的專利侵權(quán)訴訟即為今年5月美國特拉華州法院審理并裁決的案件，華大基因在該案中扳回一局。當(dāng)然，由于Illumina已經(jīng)上訴，最終結(jié)果尚未可知。第二點中的反壟斷訴訟具體是Complete Genomics, Inc.(CG)、BGI Americas Corp.(BGI)和MGI America's Inc. (MGI)于2021年1月向美國加州北區(qū)地方法院提起針對Illumina的訴訟，指控其違反聯(lián)邦反壟斷法規(guī)和加州不正當(dāng)競爭法。訴狀中稱，Illumina以非法、反競爭的方式獲得了Illumina針對CG主張的至少三項專利，分別為第7,541,444號、第7,771,973號、第10,480,025號美國專利，其中兩項專利因?qū)γ绹鴮＠虡?biāo)局(USPTO)的欺詐行為而無效。目前該案尚在審理中。

　　什么是IDS披露義務(wù)

　　通過對華大基因與Illumina訴訟往來的梳理，不難發(fā)現(xiàn)華大基因善于利用專利無效策略獲得訴訟優(yōu)勢。針對Illumina專利，華大基因的無效理由主要有兩點：第一，Illumina的專利是顯而易見的；第二，Illumina在專利申請時違反IDS披露義務(wù)，構(gòu)成對USPTO的欺詐。第一點無效事由比較好理解，對應(yīng)到我國的專利審查標(biāo)準(zhǔn)，即申請人要求保護(hù)的技術(shù)方案對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是顯而易見的，不具有創(chuàng)造性，因此不應(yīng)被授予專利權(quán)保護(hù)。第二點中提到的IDS披露義務(wù)相對陌生，在我國的專利審查制度中沒有完全對應(yīng)的規(guī)定。

　　信息披露聲明（information disclosure statement，簡稱IDS）是美國專利法中重要且獨特的制度。在美國，申請人在向美國專利商標(biāo)局（USPTO）提交專利申請直至獲得專利授權(quán)的整個過程中，需要遵守美國《聯(lián)邦行政規(guī)定匯編》第37編第1.56條關(guān)于“Duty to disclose information material to patentability”的規(guī)定，也即我們通常所說的向USPTO誠實和坦白披露專利申請人所知悉的對專利審查有重要影響的現(xiàn)有技術(shù)的IDS制度。簡單來講即申請人需要將自身所知道的所有與該專利申請相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)資料提交給USPTO進(jìn)行審查。違反該項披露義務(wù)的規(guī)定，由于惡意或故意的不正當(dāng)行為，實施或企圖欺詐USPTO的專利申請，將不會被授予專利權(quán)。

　　北京康瑞律師事務(wù)所合伙人吳貴明律師在接受知產(chǎn)財經(jīng)采訪時介紹到，在CG、BGI和MGI訴Illumina的反壟斷與不正當(dāng)競爭一案中，華大基因主要的起訴理由即是Illumina通過欺詐行為獲得授權(quán)的美國第7,541,444號和第7,771,973號（以下簡稱’444號和’973號）專利應(yīng)當(dāng)無效。Illumina專利的發(fā)明人通過抄襲和剽竊《四面體通訊》期刊上Teréz Kovács & László ?tv?s的“Simple Synthesis of 5-Vinyl- and 5-Ethynyl2′Deoxyuridine-5′-Triphosphates”論文的內(nèi)容，提交了第’444號專利申請，且向USPTO隱瞞了這一事實。如果當(dāng)時USPTO審查員知道作為現(xiàn)有技術(shù)的該“Kovács”論文的存在，該論文與其他現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合將直接影響第’044號專利權(quán)利要求3的可專利性，也就不可能對第7,541,444號專利中的權(quán)利要求3予以授權(quán)，該權(quán)項正是Illumina在起訴CoolMPS產(chǎn)品侵權(quán)時使用的。Illunina未履行其披露義務(wù)，隱瞞“Kovács”論文的存在以及其他不正當(dāng)行為，通過欺詐行為獲得的第7,541,444號專利是無效的。Illumina用于發(fā)起侵權(quán)訴訟的第7,771,973號專利，屬于第7,541,444號專利的分案，其專利的說明書內(nèi)容與’444號專利相同，用于起訴侵權(quán)的權(quán)利要求13的內(nèi)容與“Kovács”論文相關(guān)，從而’973號專利受到污染影響，同樣屬于通過欺詐而獲得授權(quán)的專利，應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定無效。

　　相對于歐洲、中國、日本、韓國的專利申請流程，美國專利申請流程更加繁瑣復(fù)雜，只要專利申請流程尚未結(jié)束，申請人的IDS披露義務(wù)就一直存續(xù)，可以一直提交IDS。另外，根據(jù)申請在審查過程所處的階段，遞交IDS的時限會有不同，在有些情況下還可能產(chǎn)生官費，在以下四個時間點提交IDS是免費的：(1)在美國提交專利申請之日起3個月內(nèi)；(2)PCT國際專利申請進(jìn)入美國國家階段之日起3個月內(nèi)；(3)在就實質(zhì)性問題發(fā)出第一次審查意見之前；(4)提交繼續(xù)審查請求（RCE）后發(fā)出第一次審查意見前。[4]

　　美國IDS制度發(fā)展延用到今天，其利弊已非常明顯，有利的一面是專利局審查員可以更全面地審視包括申請人提供的參考資料在內(nèi)的現(xiàn)有技術(shù)，更客觀、全面、準(zhǔn)確地判定專利申請項目是否具備新穎性與非顯而易見性，提高授權(quán)專利的穩(wěn)定性。不利的一面在于大量增加了專利局審查員的工作量，尤其是當(dāng)申請人將不是很相關(guān)的成百篇參考文獻(xiàn)提交給專利局時，審查員往往疲于審核這些巨量的現(xiàn)有技術(shù)，無形中延緩了專利審批的時間。

　　再來看中國的情況，吳貴明律師指出，雖然沒有明文規(guī)定，但實際上中國也是有類似美國的IDS提交制度的，在《專利法》第三十六條第一款中就明確規(guī)定“發(fā)明專利的申請人請求實質(zhì)審查時，應(yīng)當(dāng)提交在申請日前與其發(fā)明有關(guān)的參考資料”，該條第二款又具體規(guī)定了提交相應(yīng)的外國檢索與審查資料的要求。但是，由于《專利法》中雖要求專利申請人提交與其發(fā)明有關(guān)的參考資料，卻沒有規(guī)定未提交會有哪些后果，因此實踐中很少有專利申請人會主動提交相關(guān)的參考資料。換另一個角度來看，在每年國家知識產(chǎn)權(quán)局審理并作出的發(fā)明專利無效宣告請求審查決定中，專利權(quán)被全部無效的比例超過了30%?？梢娤喈?dāng)一部分已授權(quán)專利的穩(wěn)定性還是較低的。

　　2021年3月，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布《關(guān)于規(guī)范申請專利行為的辦法》，堅決打擊各類非正常申請專利行為，確保實現(xiàn)專利法鼓勵真實創(chuàng)新活動的立法宗旨，全面提高專利質(zhì)量。[5]今年3月，國家知識產(chǎn)權(quán)局印發(fā)關(guān)于《推動知識產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展年度工作指引（2022）》的通知。其中提到，持續(xù)嚴(yán)格規(guī)范專利商標(biāo)申請行為，嚴(yán)厲打擊非正常專利申請和惡意商標(biāo)注冊申請，嚴(yán)防非正常申請外溢造成國際影響。國家知識產(chǎn)權(quán)局陸續(xù)處理了多家專利代理機(jī)構(gòu)，規(guī)范專利申請，促進(jìn)專利申請質(zhì)量提升。[6]

　　美國IDS制度雖有弊端，但一定程度上也可以為我國所借鑒。吳貴明律師建議：“我國可以在權(quán)衡提交參考資料制度利弊的基礎(chǔ)上，考慮完善可具操作性的中國專利法中關(guān)于提交與其發(fā)明相關(guān)參考資料的制度，增加相應(yīng)的懲罰性條款，例如對于故意未提交者，其授權(quán)的專利不能用于維權(quán)，或者可以將此不正當(dāng)行為列為可請求宣告專利權(quán)無效的理由等?！?/p>

　　注釋:

　　[1]https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8E%E5%A4%A7%E5%9F%BA%E5%9B%A0.

　　[2]https://company.stcn.com/gsxw/202012/t20201208_2606635.html.

　　[3]https://xueqiu.com/9923533025/204934404.

　　[4]http://www.metis-ip.com.cn/zhongwenmetis/wap_doc/15480994.htm.

　　[5]http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-03/13/content_5592724.htm.

　　[6]http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/22/content_5680443.htm.