文 | 祝建軍 深圳知識產(chǎn)權(quán)法庭法官

　　一、問題的提出

　　國際社會為了解決無線通信的互聯(lián)互通問題，通過建立國際標(biāo)準(zhǔn)組織并使各標(biāo)準(zhǔn)組織成員國采用統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，國際范圍內(nèi)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)運(yùn)而生。各國參與無線通信標(biāo)準(zhǔn)制定的企業(yè)，為了收回投入研發(fā)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的成本，并獲取較高的經(jīng)濟(jì)利益，在標(biāo)準(zhǔn)提案或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)被公開前，將相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在各個國家申請專利，標(biāo)準(zhǔn)必要專利隨之產(chǎn)生。所謂標(biāo)準(zhǔn)必要專利是指實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)時必然要使用的專利。標(biāo)準(zhǔn)必要專利通常在技術(shù)上具有不可替代性、必然實(shí)施性和事實(shí)上的強(qiáng)制性。正是由于標(biāo)準(zhǔn)必要專利具有上述特點(diǎn)，為了防止專利堆疊和專利劫持行為，各國際標(biāo)準(zhǔn)組織通常都要求其加入成員（標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人）對自身持有的標(biāo)準(zhǔn)必要專利按照公平、合理、無歧視的FRAND原則對外進(jìn)行授權(quán)許可。

　　標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人就某一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在各國通過申請所取得的專利表現(xiàn)出地域性和同族性的特征，而無線通信企業(yè)所生產(chǎn)和銷售的無線通信產(chǎn)品通常在世界范圍內(nèi)流通，表現(xiàn)出跨國性。如此一來，標(biāo)準(zhǔn)必要專利的地域性、同族性與使用標(biāo)準(zhǔn)必要專利生產(chǎn)、銷售無線通信產(chǎn)品的國際性交織在一起。為了節(jié)約成本、提高談判效率，標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人與標(biāo)準(zhǔn)必要專利實(shí)施人在市場交易中所涉及的許可談判范圍，通常涵蓋標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人所擁有的全球同族標(biāo)準(zhǔn)必要專利、標(biāo)準(zhǔn)必要專利實(shí)施人在全球范圍內(nèi)所銷售的產(chǎn)品，并以非排他、有償許可的方式進(jìn)行許可授權(quán)。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人和實(shí)施人通過談判無法達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可協(xié)議而引發(fā)糾紛時，標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人和實(shí)施人均可以通過請求法院裁決標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費(fèi)率的方式來解決雙方之間的糾紛。

　　關(guān)于當(dāng)事人請求司法裁決標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費(fèi)率的范圍，從世界各國的司法實(shí)踐來看，主要包括兩種類型，一是請求裁決全球許可費(fèi)率，比如，最近英國法院在Unwired Planet International Ltd.(以下簡稱UP)訴華為技術(shù)有限公司（以下簡稱華為）侵害專利權(quán)禁令救濟(jì)糾紛一案中，主動為雙方當(dāng)事人裁決UP全球標(biāo)準(zhǔn)必要專利包的許可費(fèi)率，并通過頒發(fā)禁令來保障其裁決得以執(zhí)行?！?】英國法院的裁判做法，隨后吸引了康文森、IDC等NPE采用UP訴華為案相同的訴訟主張來要求解決與實(shí)施人之間的許可費(fèi)率糾紛。二是請求裁決中國許可費(fèi)率，比如，南京知識產(chǎn)權(quán)法庭在華為訴康文森無線許可有限公司（以下簡稱康文森）標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可使用費(fèi)糾紛案件中，根據(jù)華為的訴訟請求，判決了康文森應(yīng)許可給華為中國區(qū)域的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費(fèi)率?！?】

　　通過上述論述，不禁讓人思考如下問題：既然標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人和實(shí)施人在許可談判時以全球許可費(fèi)率作為談判范圍，那當(dāng)事人選擇在中國法院提起標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率之訴，是否違反FRAND原則？提起標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率之訴的前提條件是什么？標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率應(yīng)如何確定？

　　二、當(dāng)事人請求裁決標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率是否違反FRAND原則

　　有觀點(diǎn)認(rèn)為，根據(jù)業(yè)界談判慣例，基于節(jié)約成本、提高談判效率的考量，標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人和實(shí)施人在進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判時，通常是以全球許可作為雙方談判的范圍，即持該觀點(diǎn)的人認(rèn)為，只有同意全球許可談判才符合FRAND原則，因?yàn)橥ㄟ^談判達(dá)成全球許可協(xié)議可以一攬子解決雙方之間的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可授權(quán)問題。在這種情況下，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人和實(shí)施人經(jīng)過談判無法達(dá)成許可協(xié)議時，一方當(dāng)事人向中國法院請求裁決標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率，這不符合FRAND原則，因?yàn)榘凑赵撛V訟邏輯，要解決雙方之間的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可使用費(fèi)糾紛，必須要到各個國家去提起訴訟，即一個國家一個國家地去解決許可問題，這樣明顯違反效率原則，并增加成本。比如，英國法官在UP訴華為案中論述到，合理的方式是就全球許可達(dá)成一致，而不是逐個國家/地區(qū)去尋求許可，這屬于“瘋狂之舉”。【3】因此，持該觀點(diǎn)的人認(rèn)為，當(dāng)雙方無法達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可協(xié)議時，一方當(dāng)事人向中國法院請求裁決標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率，違反FRAND原則，其訴請不應(yīng)被支持。

　　本文認(rèn)為，探討該問題，應(yīng)注意區(qū)分以下兩種不同行為的性質(zhì)：其一，根據(jù)業(yè)界慣例，標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人與實(shí)施人通過談判希望達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)必要專利全球許可協(xié)議，這應(yīng)屬于雙方意思自治的范疇，各國法律通常均持贊同肯定的態(tài)度；其二，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人與實(shí)施人經(jīng)過談判無法達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可協(xié)議時，能否由一國法院裁定全球許可費(fèi)率，各國法律及司法實(shí)踐還存在不同觀點(diǎn)。如此一來，當(dāng)事人通過談判希望達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)必要專利全球許可協(xié)議，與當(dāng)事人談判失敗后希望通過訴訟由法院裁決全球許可費(fèi)率，這二者之間并不能當(dāng)然劃等號。正是在這種背景下，為了避免爭議，華為等中國企業(yè)在與NPE進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判且無法達(dá)成協(xié)議時，有時會選擇在中國法院提起訴訟，請求裁決NPE在中國區(qū)域的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費(fèi)率。對受案的中國法院來說，根據(jù)當(dāng)事人的訴請，審理并確定標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人中國標(biāo)準(zhǔn)必要專利包的費(fèi)率，無論從程序法還是實(shí)體法來說，無可厚非。應(yīng)當(dāng)說，選擇在中國法院提起標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率之訴，無論從人們的法律觀念還是從法律制度層面來講，都是符合我國法律規(guī)定的。那種認(rèn)為，當(dāng)談判雙方無法達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可協(xié)議時，一方選擇在中國法院提起標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率之訴，違反FRAND原則的觀點(diǎn)，是站不住腳的。

　　關(guān)于由一國法院裁決全球許可費(fèi)率的問題，本文認(rèn)為，應(yīng)對此持謹(jǐn)慎態(tài)度，應(yīng)由法院在個案中根據(jù)具體案情作出選擇判斷。如果談判雙方自愿達(dá)成協(xié)議，共同選定由某一國家的法院裁決全球許可費(fèi)率，該協(xié)議管轄的做法符合國際慣例，并被大多數(shù)國家的法律所認(rèn)可，在這種情況下，由雙方共同選定某一個國家的法院并根據(jù)當(dāng)事人的訴請裁決全球許可費(fèi)率沒有問題。比如，TCL與愛立信經(jīng)過談判無法達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可協(xié)議，雙方一致同意由美國加利福尼亞中心地區(qū)法院裁決TCL應(yīng)享有的愛立信所持全球標(biāo)準(zhǔn)必要專利包的許可費(fèi)率，美國法院據(jù)此管轄約定受理了雙方之間的糾紛并作出裁決。

　　另外，在爭議雙方未作出共同選擇的情況下，一國法院根據(jù)當(dāng)事人的訴請裁決標(biāo)準(zhǔn)必要專利全球許可費(fèi)率，不應(yīng)違反涉外知識產(chǎn)權(quán)案件管轄的最密切聯(lián)系原則。本文認(rèn)為，對于大多數(shù)中國企業(yè)來說，其在中國制造無線通信產(chǎn)品，然后銷售到世界各地，中國市場是其主要市場，根據(jù)最密切聯(lián)系原則，如果要裁標(biāo)準(zhǔn)必要專利全球許可費(fèi)率，當(dāng)事人選擇由中國法院進(jìn)行裁決，符合涉外知識產(chǎn)權(quán)案件管轄的最密切聯(lián)系原則。比如，OPPO廣東移動通信有限公司（以下簡稱OPPO）與夏普株式會社（以下簡稱夏普）經(jīng)過談判無法達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可協(xié)議，OPPO選擇在中國法院請求裁決夏普所持有的3G、4G、WiFi全球標(biāo)準(zhǔn)必要專利包的許可費(fèi)率。由于OPPO生產(chǎn)、銷售的無線通信產(chǎn)品的主要市場在中國，中國法院根據(jù)OPPO的訴請受理并裁決全球許可費(fèi)率，符合涉外知識產(chǎn)權(quán)案件管轄的最密切聯(lián)系原則?！?】

　　三、當(dāng)事人提起標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率的條件

　　當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人和實(shí)施人經(jīng)過談判無法達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可協(xié)議時，一方可以請求中國法院裁決標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率。此時在司法實(shí)踐中遇到的問題是，人民法院裁決標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率，應(yīng)否查明談判的一方或雙方存在違反FRAND規(guī)則的行為，從而導(dǎo)致雙方談判陷入僵局。弄清楚該問題非常重要，因?yàn)槿绻嗣穹ㄔ翰脹Q標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率，必須以查明談判的一方或雙方存在違反FRAND規(guī)則的行為為條件，那么人民法院就需要花費(fèi)大量庭審時間去查明相關(guān)事實(shí)。相反，如果人民法院作出裁決不需要以查明該事實(shí)作為條件，那么就可以節(jié)約大量庭審時間，提高審判效率。

　　本文認(rèn)為，當(dāng)事人請求人民法院裁決標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率，只需要證明標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人與實(shí)施人經(jīng)過充分協(xié)商，但仍無法達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可協(xié)議，滿足該條件，當(dāng)事人即可以向人民法院提出該項(xiàng)訴訟請求。人民法院裁決標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率，無須以查明談判的一方或雙方是否存在違反FRAND規(guī)則的行為為條件，理由如下：

　　《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱《專利法司法解釋二》）第24條第3款規(guī)定，“標(biāo)準(zhǔn)必要專利實(shí)施許可條件，應(yīng)當(dāng)由專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人協(xié)商確定。經(jīng)過充分協(xié)商，仍無法達(dá)成一致的，可以請求人民法院確定。人民法院在確定上述實(shí)施許可條件時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平、合理、無歧視的原則，綜合考慮專利的創(chuàng)新程度及其在標(biāo)準(zhǔn)中的作用、標(biāo)準(zhǔn)所屬的技術(shù)領(lǐng)域、標(biāo)準(zhǔn)的性質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的范圍和相關(guān)的許可條件等因素?！睆脑撍痉ń忉尩囊?guī)定來看，當(dāng)事人提起標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率之訴，以“經(jīng)過充分協(xié)商，仍無法達(dá)成一致”為條件，無須去查明談判的一方或雙方是否存在違反FRAND規(guī)則的行為。

　　廣東省高級人民法院2018年4月26日頒發(fā)的《關(guān)于審理標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛案件的工作指引》（試行）第15條第2款規(guī)定：“標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人與實(shí)施者已經(jīng)充分協(xié)商，但仍無法就許可使用費(fèi)達(dá)成一致的，可以依法提起訴訟”。從廣東高院制定的上述指導(dǎo)意見來看，當(dāng)事人提起標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率之訴，以“已經(jīng)充分協(xié)商，但仍無法就許可使用費(fèi)達(dá)成一致”為條件，該規(guī)定與上述《專利法司法解釋二》的規(guī)定相一致，亦無須去查明談判的一方或雙方是否存在違反FRAND規(guī)則的行為。

　　標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人與實(shí)施人經(jīng)過充分協(xié)商仍無法達(dá)成許可協(xié)議，從而陷入僵局的情形有三種：一是，一方有過錯違反了FRAND原則，而另一方?jīng)]有過錯未違反FRAND規(guī)則；二是，雙方均有過錯違反了FRAND原則；三是，雙方均沒有過錯未違反FRAND原則?？梢?，在談判雙方均沒有過錯未違反FRAND原則的情形下，許可談判仍會陷入僵局，此時市場處于失靈的狀態(tài)，當(dāng)事人可以請求中國法院裁決標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率。

　　綜上，只要當(dāng)事人舉證證明雙方經(jīng)過充分協(xié)商，但仍無法達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可協(xié)議，即可以請求人民法院裁決標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率，而無須證明或查明談判一方或雙方是否存在違反FRAND規(guī)則的行為。

　　四、標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率的確定方法

　　標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費(fèi)率是標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人和實(shí)施人之間專利許可談判的核心問題，也是雙方發(fā)生爭議后法院裁決標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛案的焦點(diǎn)問題。無線通信領(lǐng)域里的標(biāo)準(zhǔn)必要專利與非標(biāo)準(zhǔn)必要專利相比的一個顯著特點(diǎn)是，標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)量龐大且分屬于眾多不同的權(quán)利主體，實(shí)施人多是因?qū)嵤?biāo)準(zhǔn)而在先使用標(biāo)準(zhǔn)必要專利，然后標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人與實(shí)施人再通過談判進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)必要專利授權(quán)許可。同時，雙方在進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判時，權(quán)利人所持有的標(biāo)準(zhǔn)必要專利以聲明的方式呈現(xiàn)，而各標(biāo)準(zhǔn)組織通常只制定標(biāo)準(zhǔn)必要專利實(shí)施的FRAND原則，不會對各成員所聲明的標(biāo)準(zhǔn)必要專利是否為真正的標(biāo)準(zhǔn)必要專利進(jìn)行判斷。由于判斷標(biāo)準(zhǔn)必要專利需要花費(fèi)龐大的人力、物力和財(cái)力，故目前國際上沒有任何一個機(jī)構(gòu)或者組織，能夠?qū)?biāo)準(zhǔn)組織成員所擁有的標(biāo)準(zhǔn)必要專利是否為真正的標(biāo)準(zhǔn)必要專利進(jìn)行判斷。因此，當(dāng)事人舉證以滿足裁決標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費(fèi)率所需的證據(jù)非常艱難，而法院裁決標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率亦非常困難。

　　目前司法實(shí)踐中裁決標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率主要有兩種方法，一是可比協(xié)議法，二是自上而下法（Top-down）?！?】可比協(xié)議法是將能夠可比的協(xié)議所約定的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費(fèi)率作為參照，來確定具體案件中FRAND許可費(fèi)率的方法。比如，在深圳中院審理的華為訴交互數(shù)字公司（以下簡稱IDC）標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費(fèi)糾紛一案中，法院采納蘋果公司與IDC之間簽訂的許可協(xié)議為可比協(xié)議，從而確定了IDC應(yīng)給予華為的標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率?！?】

　　Top-down方法是指首先確定所有標(biāo)準(zhǔn)必要專利族可能收取的總專利許可費(fèi)，然后按照每個標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人的專利族組合的價值計(jì)算出其占所有標(biāo)準(zhǔn)必要專利族組合的總價值的份額，再將專利許可費(fèi)分?jǐn)偨o各個許可人，從而得出每個標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人的專利許可費(fèi)率。比如，在南京知識產(chǎn)權(quán)法庭審理的華為訴康文森標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可使用費(fèi)糾紛一案中，法院采用Top-down方法計(jì)算出康文森許可給華為的2G、3G、4G標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率?！?】

　　在確定標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率的案件中，究竟應(yīng)采用可比協(xié)議法還是Top-down法，需要根據(jù)具體案件中原、被告雙方的舉證來確定。應(yīng)當(dāng)說，根據(jù)司法實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)，從舉證難易的角度看，Top-down方法是大多數(shù)案件中可能被采用的方法，而可比協(xié)議法相對比較難適用。因?yàn)楦鶕?jù)業(yè)界慣例，當(dāng)事人對已簽署的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可協(xié)議通常將其作為商業(yè)秘密來嚴(yán)格保護(hù)，這使得其很難作為證據(jù)被獲取。退一步講，即使獲取有關(guān)專利許可協(xié)議，但其能否作為具體案件中可被采用的可比協(xié)議，需要復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析，而提供具有說服力的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析報(bào)告非常不容易。對于Top-down方法來說，當(dāng)事人可通過分析評估的方法來確定當(dāng)事人所持有的標(biāo)準(zhǔn)必要專利族的總數(shù)，以及所有標(biāo)準(zhǔn)必要專利族的總數(shù)（分母），再舉證標(biāo)準(zhǔn)必要專利的累積許可費(fèi)率，從而可以計(jì)算得出具體案件中當(dāng)事人應(yīng)授權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率。

　　當(dāng)然，有的案件當(dāng)事人舉證能力非常強(qiáng)，其既舉出適用Top-down方法的證據(jù)，也舉出適用可比協(xié)議方法的證據(jù)，此時，其可能采用Top-down方法和可比協(xié)議法相互印證的方式來證明其主張的標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率符合FRAND原則，從而獲得相對比較優(yōu)勢的訴訟地位，進(jìn)而取得比較好的訴訟結(jié)果。

　　注釋：

　　1 祝建軍著：《標(biāo)準(zhǔn)必要專利全球許可費(fèi)率司法裁判問題研究》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2020年第10期。

　　2 具體案情可參見江蘇省南京市中級人民法院（2018）蘇01民初232、233、234號民事判決書。

　　3 仲春著：《標(biāo)準(zhǔn)必要專利全球費(fèi)率裁判思辨》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2020年第10期。

　　4 具體可參見廣東省深圳市中級人民法院（2020）粵03民初689號OPPO訴夏普管轄權(quán)異議民事裁定書。

　　5 廣東省高級人民法院《關(guān)于審理標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛案件的工作指引（試行）》第18條規(guī)定：“確定標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可使用費(fèi)可參照以下方法：（1）參照具有可比性的許可協(xié)議；（2）分析涉案標(biāo)準(zhǔn)必要專利的市場價值；（3）參照具有可比性專利池中的許可信息；（4）其他方法”。目前我國的司法實(shí)踐中尚無參照專利池方法裁判標(biāo)準(zhǔn)必要專利中國許可費(fèi)率的案件。

　　6 具體案情詳見廣東省深圳市中級人民法院（2011）深中法知民初字第857號民事判決書以及廣東省高級人民法院（2013）粵高法民三終字第305號民事判決書。

　　7 具體案情詳見江蘇省南京市中級人民法院（2018）蘇01民初232、233、234號民事判決書。