作者:黃金富、倪爽? 浙江省高級人民法院
【案情簡介】
國某公司系第9257917號“小惡魔”注冊商標(以下簡稱涉案商標)的被授權(quán)許可使用人,核定使用商品類別第25類:服裝;嬰兒全套衣;鞋;帽子(頭戴)等。2022年6月9日,必某公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出撤三申請。2023年2月8日,國家知識產(chǎn)權(quán)局出具《關(guān)于第9257917號第25類“小惡魔”注冊商標連續(xù)三年不使用撤銷申請的決定》,決定撤銷涉案商標。同年10月9日,國家知識產(chǎn)權(quán)局出具《關(guān)于第9257917號“小惡魔”商標撤銷復(fù)審決定書》,決定涉案商標在服裝等部分復(fù)審商品上予以維持。2024年8月20日,北京知識產(chǎn)權(quán)法院作出(2024)京73行初1150號行政判決,認定商標權(quán)人提交的證據(jù)不能證明涉案商標在必某公司申請撤銷前三年(2019年6月9日至2022年6月8日)進行了有效的商業(yè)使用,撤銷了國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的前述復(fù)審決定,并責令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出復(fù)審決定。國家知識產(chǎn)權(quán)局等不服,提起上訴。北京市高級人民法院于2025年3月25日作出(2024)京行終11149號行政判決,駁回上訴,維持原判。
2023年8月24日,國某公司向浙江省杭州市中級人民法院提起訴訟,以必某公司在天貓、抖音等平臺上的服裝商品寶貝標題中使用“小惡魔”并將之作為搜索關(guān)鍵詞,在微信公眾號、小紅書號、微博號等賬號宣傳服裝產(chǎn)品時使用“小惡魔”等行為構(gòu)成侵權(quán)為由,請求判令必某公司停止商標侵權(quán)及不正當競爭,賠禮道歉、消除影響并賠償損失。必某公司辯稱,市場上未有任何主體以小惡魔作為商標經(jīng)營,其已在國某公司一審起訴前向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出連續(xù)三年不使用撤銷案涉注冊商標。
【裁判內(nèi)容】
浙江省杭州中院經(jīng)審理認為,必某公司的被訴侵權(quán)行為構(gòu)成商標侵權(quán)及不正當競爭,遂于2024年5月23日判決必某公司停止侵權(quán),賠償國某公司經(jīng)濟損失及合理費用85萬元并消除影響。必某公司與國某公司均不服,提起上訴。
二審期間,北京市高級人民法院作出生效判決,認定涉案商標在必某公司申請撤銷前三年(2019年6月9日至2022年6月8日)未進行有效的商業(yè)使用,撤銷了國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的維持涉案商標部分有效的復(fù)審決定,并責令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出復(fù)審決定。
浙江省高級人民法院認為,本案二審爭議焦點在于,涉案權(quán)利商標因三年不使用被撤銷后國某公司提出的停止侵權(quán)及賠償損失的請求是否成立。國某公司系在涉案權(quán)利商標因三年不使用被撤銷后提起本案訴訟,故首先涉及因三年不使用被撤銷商標的效力問題?!吨腥A人民共和國商標法》第四十九條第二款規(guī)定,注冊商標沒有正當理由連續(xù)三年不使用的,任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標;第五十五條第二款規(guī)定,被撤銷的注冊商標,由商標局予以公告,該注冊商標專用權(quán)自公告之日起終止。據(jù)此,因三年不使用被撤銷商標的效力,可以區(qū)分為申請人向商標局申請撤銷注冊商標之前、自商標局受理撤銷申請日至撤銷公告日、撤銷公告日之后三個階段。在階段一中,注冊商標處于有效狀態(tài);在階段三中,注冊商標效力隨撤銷公告而終止。而在階段二中,盡管注冊商標在撤銷公告之日前形式上仍處于有效狀態(tài),但實質(zhì)上已喪失保護的價值,該階段中無論商標權(quán)人有無對注冊商標進行實際使用,均不能產(chǎn)生恢復(fù)注冊商標保護價值的效果。首先,商標權(quán)受法律保護的原因不在于標識本身,而在于其承載識別商品或服務(wù)來源以及相應(yīng)商譽的權(quán)能。如注冊商標最后因三年不使用被撤銷,說明該注冊商標在商標三年不使用撤銷程序啟動時實質(zhì)上已不具有識別商品或服務(wù)來源和商譽承載等功能,進而喪失了對其進行保護的價值,此后他人使用相同或近似的標識,實質(zhì)上均不會侵害商標權(quán)人的商標權(quán)法益。其次,在注冊商標三年不使用撤銷制度的設(shè)計中,商標三年不使用撤銷的審查以及后續(xù)可能的復(fù)審、行政訴訟等程序必然導(dǎo)致商標撤銷公告日期較注冊商標喪失保護價值的時間延后。但注冊商標三年不使用撤銷程序啟動后,因受理撤銷申請之時注冊商標實質(zhì)上已喪失保護的價值,該階段中無論商標權(quán)人有無對注冊商標進行實際使用,均不能產(chǎn)生恢復(fù)注冊商標保護價值的效果。故對于商標撤銷公告日之前的商標三年不使用撤銷的審查以及后續(xù)復(fù)審、行政訴訟期間,均不應(yīng)再給予注冊商標追溯性的司法保護。
本案被訴侵權(quán)行為發(fā)生在前述階段一與階段二當中。階段一中,涉案權(quán)利商標處于合法有效狀態(tài),被訴行為構(gòu)成商標侵權(quán)及不正當競爭,但現(xiàn)生效行政判決已經(jīng)認定商標權(quán)人未提交證據(jù)證明其在被訴侵權(quán)人申請撤銷前三年期間有效使用了涉案注冊商標,故被訴侵權(quán)行為并未給國某公司造成實際損失,國某公司提出的賠償請求不能成立。階段二中,經(jīng)生效行政判決審查認定,涉案注冊商標實質(zhì)上已因三年不使用應(yīng)被撤銷而喪失了對其進行司法保護的價值,故國某公司提出的要求必某公司停止侵權(quán)及賠償損失的訴訟請求缺乏充分的權(quán)利基礎(chǔ),二審法院不予支持。遂于2025年5月14日判決撤銷一審判決,駁回國某公司的訴訟請求。
【裁判要旨】
商標權(quán)受法律保護的原因在于其承載識別商品或服務(wù)來源以及相應(yīng)商譽的權(quán)能,如注冊商標最后因三年不使用被撤銷,說明該注冊商標在商標三年不使用撤銷程序啟動時實質(zhì)上已不具有識別商品或服務(wù)來源和商譽承載等功能,喪失了對其進行保護的價值。商標權(quán)人在撤銷程序啟動后對注冊商標的使用行為,不能產(chǎn)生恢復(fù)注冊商標保護價值的效果。被撤三的注冊商標在撤三程序啟動后至撤銷公告期間不能獲得追溯性司法保護。
【典型意義】
注冊商標三年不使用撤銷制度是平衡商標權(quán)人私權(quán)保護和社會公共利益沖突的有效手段,但在商標撤銷公告之前的商標撤三審查、復(fù)審以及行政訴訟期間,應(yīng)如何看待注冊商標的效力,這是一個存有爭議的問題。從形式上看,在商標撤銷公告之前,注冊商標仍處于有效狀態(tài);但從實質(zhì)上看,注冊商標最后因三年不使用被撤銷,說明該注冊商標在商標三年不使用撤銷程序啟動時實質(zhì)上已不具有識別商品或服務(wù)來源和商譽承載等功能,喪失了對其進行保護的價值。本案中,權(quán)利人在被訴侵權(quán)人申請撤銷之日后對該商標進行實際使用,并對撤銷公告日前的被訴侵權(quán)行為提起訴訟。二審法院在準確理解注冊商標三年不使用撤銷制度價值的基礎(chǔ)上,合理界定因三年不使用被撤銷的注冊商標喪失保護價值的時間節(jié)點,明確被撤三的注冊商標在撤三程序啟動后至撤銷公告期間不能獲得追溯性司法保護,避免被訴侵權(quán)人因撤銷公告日期的滯后而承擔不合理的侵權(quán)責任。本案判決對于類似案件具有參考意義,也有助于敦促商標權(quán)人積極使用注冊商標,打擊商標囤積及不正當維權(quán)行為。
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