作者:祝建軍 深圳知識產(chǎn)權(quán)法庭法官
2021年11月4日,英國法院在諾基亞訴OPPO案中針對OPPO提出的管轄權(quán)異議和中止訴訟的申請作出裁定,重申英國法院“裁決全球許可條件+禁令”規(guī)則,認定英國法院是審理本案的方便法院,有權(quán)對本案行使管轄權(quán),駁回OPPO提出的管轄權(quán)異議并中止訴訟申請。具體案情如下:
2018年7月1日之后,OPPO與諾基亞通過交叉許可獲得諾基亞的標準必要專利(Standard Essential Patent,SEP)許可,許可期限至2021年6月30日。該許可到期前,諾基亞與OPPO協(xié)商試圖延長許可期限并將許可范圍擴大至5G專利,但未能達成協(xié)議,雙方產(chǎn)生糾紛。2021年7月1日原許可合同剛剛到期,諾基亞集團兩家公司(包括諾基亞技術(shù)有限公司、諾基亞解決方案與網(wǎng)絡公司)立即向英國法院起訴OPPO系七家公司(包括深圳市萬普拉斯科技有限公司、萬普拉斯有限公司、OPPO廣東移動通信有限公司、OPPO移動英國公司、安迅國際貿(mào)易有限公司、深圳市銳爾覓移動有限公司、安迅重慶移動通信有限公司)侵害其三件英國SEP專利權(quán),請求法院認定這三件英國專利為相關(guān)標準的必要專利和有效專利,并且OPPO侵犯了其SEP專利權(quán),請求法院確定其所持有的標準必要專利包的全球許可條件,并請求向OPPO頒發(fā)禁令。
為了對抗諾基亞,2021年7月13日,OPPO向重慶市第一中級人民法院發(fā)起兩起訴訟,第一起訴訟請求法院認定諾基亞在許可談判期間的做法不符合FRAND原則,并且違背了誠實信用原則。第二起訴訟請求法院確定諾基亞SEP的全球FRAND許可條款。
諾基亞為了進一步向OPPO施壓,接著在德國、印度、印度尼西亞對OPPO發(fā)起SEP侵權(quán)之訴,請求給OPPO頒發(fā)禁令。同時,諾基亞還在英國、法國、德國、西班牙、印度和俄羅斯對OPPO發(fā)起非SEP侵權(quán)之訴,請求責令OPPO停止侵權(quán)。
針對諾基亞在英國法院提起的SEP侵權(quán)禁令之訴,OPPO向英國法院提出管轄權(quán)異議。OPPO認為,2020年8月26日,英國最高法院對“UP訴華為”“康文森訴華為、中興”聯(lián)合上訴案作出管轄權(quán)異議終審裁定,明確指出:即便在雙方不同意的情況下,英國法院仍可以對權(quán)利人的SEP全球?qū)@惺笷RAND全球授權(quán)許可條件的管轄權(quán)。但諾基亞訴OPPO案與上述案件相比已出現(xiàn)兩個方面的重大變化:一是中國最高人民法院于2021年8月19日在OPPO訴夏普案中裁定,即便在雙方未達成合意的情況下,中國法院有權(quán)對全球FRAND許可條件擁有管轄權(quán)。二是歐盟法律不再適用于英國,尤其是經(jīng)過重新修訂的布魯塞爾條例。上述變化改變了英國法院對裁決全球FRAND許可條件的管轄權(quán)。
OPPO認為,根據(jù)上述第一個方面的變化,重慶法院已受理OPPO與諾基亞之間的全球許可條件糾紛,重慶法院更適合處理該糾紛,OPPO愿意按照中國法院裁定的FRAND許可條款尋求全球許可。鑒于此,非英國OPPO方的被告以英國法院不是裁定相應訴訟請求的適合法院為由,對案件提出管轄權(quán)異議,OPPO英國被告則以英國法院不是裁定相應訴訟請求的適合法院為由,請求在重慶法院對案件作出最終決定前中止審理本案的訴訟請求。根據(jù)上述第二個方面的變化,英國法院不是裁決雙方全球許可條件的方便法院,英國法院無權(quán)對住所不在英國的五個被告行使管轄權(quán),并應中止對住所在英國的其他兩個被告的訴訟。
針對OPPO提出的管轄權(quán)異議申請及主張,英國法院認為,在康文森訴華為、中興案的管轄權(quán)異議中英國最高法院在一項判決中解釋稱,英國法院作為方便管轄法院的前提是沒有證據(jù)表明有其他可以審理爭議的法院,中國法院無權(quán)裁決FRAND全球許可條款,至少在雙方未同意的情況下中國法院無權(quán)對此進行裁決,但中國最高人民法院在OPPO訴夏普案中根據(jù)五個因素確定了對SEP全球許可條款行使管轄權(quán),因此,在本案中存在一個可以裁決SEP全球許可條件的中國法院。被告已經(jīng)突破英國最高法院裁定康文森訴華為、中興案管轄權(quán)異議中確定的“必須有一個可替代的司法管轄權(quán)”這一障礙的限制。
英國法院對被告行使管轄權(quán)直接源自經(jīng)重訂的《布魯塞爾條例》第4(1)條的規(guī)定,根據(jù)本條例,對居住在某一成員國的人士提起訴訟的,應向該成員國的法院提起訴訟,無需考慮被訴人士的國籍。在康文森訴華為、中興案中,英國上訴法院認為,由于英國被告必須在英國被起訴,因此不將案件分拆審理更為合理,如果對非英國被告的起訴也在英國審理,就可以避免將案件分拆,這也是方便法院評估中需要考慮的一個因素。在《布魯塞爾公約》及其后續(xù)公約生效期間,方便法院原則繼續(xù)適用于英國法律。將FRAND問題從SEP侵權(quán)、有效性問題中剝離出來,可能會引發(fā)不同的觀點之爭。英國最高法院在康文森訴華為、中興案中對這一問題進行了討論,特別注意到在確定合適的審理法院之前,對涉案爭議準確定性的重要性。英國法院在康文森訴華為、中興案中認定,爭議涉及英國專利,這是一個實質(zhì)問題,而不是形式問題。爭議解決將涉及確定英國專利的侵權(quán)性、必要性和有效性問題,英國法院顯然是審理該爭議最合適的法院,實際上也是唯一可能的法院。具體到諾基亞訴OPPO案,諾基亞在本案中的主張與康文森訴華為、中興案中康文森的主張及案件爭議定性方式完全相同,由于本案中的爭議以同樣的方式被恰當定性,就方便法院原則而言,英國法院是該爭議的合理訴訟地法院。
OPPO還請求英國法院中止涉案的FRAND程序,OPPO為此提出了五點主張,概括如下:中國法院的平行訴訟也在審理此案,如不中止訴訟,英國法院需花費3-4周審理FRAND問題,并有可能與中國法院作出的判決不可調(diào)和。中國法院裁決FRAND全球條款,審理速度更快,要比英國法院更快得到結(jié)果。諾基亞可以請求對中國法院審理的許可條款進行切分,即可以請求英國法院在英國專利范圍內(nèi)繼續(xù)審理FRAND訴訟。爭議與中國聯(lián)系更為密切,擬授予的設備在中國的銷售占50%以上,在英國卻不超過0.5%。如果不中止訴訟,諾基亞就會一直選擇SEP侵權(quán)訴訟的司法轄區(qū)來裁決FRAND條款,這對SEP權(quán)利人有利,但對實施人不利,顯然不公平。
針對OPPO提出的中止FRAND程序的申請,諾基亞提出了九點反駁觀點,概括如下:重慶法院的裁決未涉及OPPO授予諾基亞的交叉許可問題。諾基亞授予的許可不僅適用于OPPO品牌的設備。從這兩點來看,在任何情況下,應在英國司法轄區(qū)內(nèi)審理FRAND問題。如果英國和中國法院的判決涵蓋了同樣的問題,兩國的判決不一定是不可調(diào)和的,因為在UP訴華為案中,英國法院表示不止一組條款符合FRAND原則。諾基亞可能會因中國法院設定的許可費率低于英國法院設定的許可費率而遭受損失。重慶法院裁定FRAND許可費率時會適用中國法律,而裁決FRAND許可條款必須依據(jù)法國法,諾基亞有權(quán)讓執(zhí)行法國法律的法院來裁決。如果重慶法院裁決FRAND條款,諾基亞就要被迫基于這些條款向OPPO提供許可,否則就會被處以罰款或監(jiān)禁,不應要求諾基亞基于該等制裁的司法轄區(qū)處理FRAND爭議。諾基亞依賴由代理其重慶法院費率訴訟的北京律師事務所的一名合伙人提供的證據(jù),證明中國法院基于案情實質(zhì)作出判決的時間要比英國晚兩年。英國法院的訴訟程序使用英語很方便。重慶法院從未審理過FRAND案件,而英國法院具備裁決FRAND爭議和適用法國法的經(jīng)驗。
英國法院均沒有采納OPPO和諾基亞的上述觀點,英國法院認為,英國最高法院曾經(jīng)指出一種潛在的解決方案,即建立一個國際公認的法院審理SEP案件,SEP權(quán)利人和實施人都必須將雙方爭議提交該法庭處理,但在國際上協(xié)商制定這一解決方案之前,各國法院必須按照各國的現(xiàn)狀處理SEP案件。如果他國正在進行平行訴訟,并且有充分的理由確定,中止訴訟可以節(jié)省成本并提供極大的便利時,可以考慮下令中止訴訟,但這種情形極少。本案雙方當事人提出的考量因素中,沒有任何因素使當事人之間的司法平衡傾向于中止或不中止,因此,在重慶法院審理SEP全球許可條件期間,將不批準中止本案訴訟。
由上可見,英國法院在諾基亞訴OPPO案中,通過裁定駁回OPPO提出的管轄權(quán)異議和中止訴訟的申請,重申其“裁決全球許可條件+禁令”管轄規(guī)則。
由于我國法院與英國法院同時對OPPO與諾基亞之間的SEP全球許可條件進行審理,我國法院應提高審判效率盡快審結(jié)雙方之間的糾紛,力促雙方盡快達成SEP全球許可協(xié)議,以避免雙方陷入曠日持久的訴累之中,為積極參與SEP糾紛的全球治理提供中國的裁判經(jīng)驗和裁判規(guī)則。