文 | 趙宏穎 北京市柳沈律師事務(wù)所律師、專利代理師

　　“權(quán)利要求不符合《專利法》第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性”是專利代理師在發(fā)明專利申請過程中，遇到的最常見的審查意見之一。具體而言，在審查意見通知書中，審查員通常以區(qū)別技術(shù)特征被本領(lǐng)域其他對比文件公開或認(rèn)定區(qū)別技術(shù)特征為本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段或公知常識，其所能達(dá)到的技術(shù)效果是可以預(yù)見的為由來否定該發(fā)明的創(chuàng)造性。

　　實(shí)踐中，審查員通常會利用所謂的“三步法”（也稱“問題-解決法”）來詳細(xì)評價(jià)獨(dú)立權(quán)利要求所要求保護(hù)的發(fā)明的創(chuàng)造性，即：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù);（2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。這也是上述審查意見頻繁出現(xiàn)的原因所在?！叭椒ā笔悄壳拔覈皻W洲等國家或地區(qū)審查創(chuàng)造性的主流判斷方法，該方法為創(chuàng)造性判斷提供了較為客觀的判斷法則，然而，筆者認(rèn)為在實(shí)踐中利用“三步法”進(jìn)行創(chuàng)造性判斷很容易導(dǎo)致低估發(fā)明高度、甚至是“誤殺”掉一個(gè)有價(jià)值的發(fā)明專利的結(jié)果。其原因在于，審查員在進(jìn)行第（2）步和第（3）步的判斷時(shí)很容易將權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案切割成各個(gè)獨(dú)立的技術(shù)特征來看，進(jìn)而忽略了技術(shù)方案的整體性，因而容易對發(fā)明的創(chuàng)造性估計(jì)偏低，從而犯“事后諸葛亮”的錯(cuò)誤。因此，筆者認(rèn)為在發(fā)明的創(chuàng)造性評價(jià)過程中如何良好地把握“整體性”概念對于避免上述后果的發(fā)生具有重要意義。換言之，在創(chuàng)造性審查意見答復(fù)中較好地應(yīng)用“整體性”思維往往會使專利申請過程產(chǎn)生“山重水復(fù)疑無路，柳暗花明又一村”的效果。

　　一、“整體性”概念釋義與解析

　　在答復(fù)創(chuàng)造性審查意見的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)中，筆者發(fā)現(xiàn)專利代理師很容易忽略對“整體性”思維的應(yīng)用。而從筆者的親身經(jīng)歷來看，在答復(fù)審查意見時(shí)，如果專利代理師能較好地把握“整體性”思維的應(yīng)用，往往會達(dá)到出其不意的效果。2019年《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)的修改也體現(xiàn)了國家知識產(chǎn)權(quán)局對整體性概念重視程度的加強(qiáng)。因此，了解和掌握如何在答復(fù)審查意見中應(yīng)用“整體性”概念將有助于專利申請授權(quán)的成功率，縮短從申請到授權(quán)的周期。關(guān)于“整體性”概念的具體法律規(guī)定，在《專利審查指南》中存在四處記載，下面筆者通過這四處法律規(guī)定來詳細(xì)闡釋“整體性”概念以及如何對其進(jìn)行應(yīng)用。

　　《專利審查指南》第二部分第四章3.1[審查原則]

　?。?）在評價(jià)發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時(shí)，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個(gè)整體看待。

　　對于上述規(guī)定，筆者的理解是：不應(yīng)該將形成總體發(fā)明構(gòu)思的多個(gè)技術(shù)特征拆分開來單獨(dú)評價(jià)，而是應(yīng)該注重各個(gè)技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)性，以整體的視角去評價(jià)發(fā)明構(gòu)思所對應(yīng)的技術(shù)方案，即，將發(fā)明作為一個(gè)整體進(jìn)行評價(jià)，而不是將其切開為分離的部分然后孤立地進(jìn)行評價(jià)。因此，應(yīng)該將技術(shù)問題、技術(shù)效果和技術(shù)方案一并加以考慮，而且要從技術(shù)問題、技術(shù)效果的視角去理解技術(shù)方案。在評價(jià)發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時(shí)，注重判斷各個(gè)技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)性應(yīng)是一項(xiàng)重要的評判準(zhǔn)則。

　　《專利審查指南》第二部分第四章3.2.1.1[判斷方法]

　?。?）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題

　　重新確定的技術(shù)問題可能要依據(jù)每項(xiàng)發(fā)明的具體情況而定。作為一個(gè)原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可。對于功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系的技術(shù)特征，應(yīng)整體上考慮所述技術(shù)特征和它們之間的關(guān)系在要求保護(hù)的發(fā)明中所達(dá)到的技術(shù)效果。

　　對于上述規(guī)定，筆者的理解是：在對權(quán)利要求作出創(chuàng)造性評價(jià)時(shí)，對于權(quán)利要求中的各個(gè)技術(shù)特征，要注重考慮它們之間相互支持、彼此作用的關(guān)系，尤其是在確定出區(qū)別技術(shù)特征后，不應(yīng)一味割裂地去評判各個(gè)區(qū)別技術(shù)特征是否被其他對比文件公開或是否屬于本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段或公知常識，而是應(yīng)該綜合考慮認(rèn)定的各個(gè)區(qū)別技術(shù)特征之間是否在功能上彼此相互支持、存在相互作用的關(guān)系，同時(shí)還應(yīng)考慮區(qū)別技術(shù)特征與其他技術(shù)特征之間是否在功能上彼此相互支持、存在相互作用的關(guān)系。對于“功能上彼此相互支持、存在相互作用的關(guān)系”的技術(shù)特征，從整體視角來看，它們相互之間的限定方式往往也是需要發(fā)明人付出一定創(chuàng)造性勞動的，這一點(diǎn)在適用“三步法”判斷創(chuàng)造性時(shí)往往容易被審查員忽略掉。

　　《專利審查指南》第二部分第四章3.2.1.1[判斷方法]

　?。?）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見

　　在該步驟中，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題）的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時(shí)，有動機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

　　對于上述規(guī)定，筆者的理解是：在利用現(xiàn)有技術(shù)評述是否具有得到發(fā)明的啟示時(shí)，不僅應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)有技術(shù)所公開的技術(shù)手段，還應(yīng)將現(xiàn)有技術(shù)所要解決的問題作為現(xiàn)有技術(shù)整體的一部分，來分析本領(lǐng)域技術(shù)人員是否難以通過相結(jié)合的方式得到本發(fā)明的技術(shù)方案。也就是說，現(xiàn)有技術(shù)所要解決的技術(shù)問題本身也是考量是否存在某種啟示的重要指標(biāo)之一。不能完全脫離現(xiàn)有技術(shù)所要解決的技術(shù)問題而孤立地去評價(jià)現(xiàn)有技術(shù)是否存在技術(shù)啟示。這一點(diǎn)在實(shí)務(wù)中很容易被忽略。有時(shí)即便所確定的最接近的對比文件所解決的技術(shù)問題與要求保護(hù)的發(fā)明所解決的技術(shù)問題完全不相關(guān)甚至是相反的技術(shù)啟示下，在審查意見中也被評述為發(fā)明是顯而易見的。筆者認(rèn)為造成這種情況的原因正是審查員沒有從整體上去確定現(xiàn)有技術(shù)是否存在某種技術(shù)啟示。

　　《專利審查指南》第二部分第四章6.4[對要求保護(hù)的發(fā)明進(jìn)行審查]

　　創(chuàng)造性的判斷，應(yīng)當(dāng)針對權(quán)利要求限定的技術(shù)方案整體進(jìn)行評價(jià)，即評價(jià)技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性，而不是評價(jià)某一技術(shù)特征是否具備創(chuàng)造性。

　　對于上述規(guī)定，筆者的理解是：6.4[對要求保護(hù)的發(fā)明進(jìn)行審查]中對創(chuàng)造性判斷的規(guī)定很好地呼應(yīng)了3.1[審查原則]中所述的內(nèi)容，從正面規(guī)定了應(yīng)對發(fā)明的技術(shù)方案從整體進(jìn)行評價(jià)。

　　那么，如何評價(jià)才是所謂的“整體”評價(jià)呢？筆者認(rèn)為，首先應(yīng)該對權(quán)利要求中的各個(gè)特征進(jìn)行評判，全面評判，不能漏掉某些特征不進(jìn)行評價(jià)；其次，應(yīng)從整體的視角來審視發(fā)明的技術(shù)方案，不能將技術(shù)方案的技術(shù)特征切割為分離的部分孤立地進(jìn)行評價(jià)，不考慮它們之間的關(guān)聯(lián)性及相互關(guān)系。也就是說，既要認(rèn)識到技術(shù)特征本身的存在，也應(yīng)承認(rèn)各個(gè)技術(shù)特征之間緊密的關(guān)聯(lián)性，不能一味地孤立評價(jià)各個(gè)技術(shù)特征。

　　二、答審建議

　　針對“權(quán)利要求不符合《專利法》第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性”的審查意見，作為一名專利代理師應(yīng)如何答復(fù)審查意見？

　　筆者認(rèn)為，首先專利代理師要樹立信心，即使申請文件與對比文件有極大的相似之處，即使區(qū)別技術(shù)特征表面看起來非常像慣用技術(shù)手段，也不應(yīng)該輕言放棄。事實(shí)上，很多的對比文件只是看上去很“像”，在仔細(xì)研究技術(shù)交底書、技術(shù)方案，在與發(fā)明人反復(fù)、持續(xù)地溝通后，總會找到突破口，發(fā)現(xiàn)兩份技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)區(qū)別，進(jìn)而尋找到解決方案。

　　其次，專利代理師應(yīng)始終保持客觀立場，排除受審查意見中思路的影響，獨(dú)立的對技術(shù)方案進(jìn)行判斷。由于審查員并非專業(yè)的技術(shù)人員，他們對技術(shù)手段的理解與比對，有時(shí)也僅是基于表面的文字描述的結(jié)果，并沒有挖掘技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。因此，只要專利代理師對發(fā)明申請的技術(shù)方案和比對文件的技術(shù)方案進(jìn)行逐一地分析、比對，就有機(jī)會為發(fā)明專利的授權(quán)爭取機(jī)會。

　　最后，要從技術(shù)與法律的雙重層面來分析發(fā)明的創(chuàng)造性，進(jìn)而答復(fù)審查意見。從技術(shù)層面，專利代理師要詳細(xì)分析發(fā)明專利申請的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)的異同，不遺漏每一個(gè)可能的創(chuàng)新點(diǎn)或發(fā)明點(diǎn)；從法律層面，專利代理師要學(xué)會充分利用諸如《專利法》《專利法實(shí)施細(xì)則》《專利審查指南》等相關(guān)法律文件中的具體規(guī)定來尋求駁擊審查意見的論點(diǎn)，例如上文分析強(qiáng)調(diào)的對“整體性”概念的應(yīng)用。在答復(fù)審查意見的實(shí)踐中，很多專利代理師往往只是從技術(shù)層面出發(fā)作出答復(fù)審查意見，而忽略了從法律層面上進(jìn)行深入的分析，從而使得很多本應(yīng)被授權(quán)的發(fā)明遭到駁回。

　　創(chuàng)造性判斷“三步法”固然是審查創(chuàng)造性的主流判斷方法，其具有客觀性、可操作性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)，但過于依賴該審查原則也可能造成不當(dāng)駁回發(fā)明專利的結(jié)果。專利代理人應(yīng)善用“整體性”思維，在答復(fù)審查意見時(shí)多維度回應(yīng)審查意見，將很大程度提高該發(fā)明專利申請的授權(quán)幾率。