隨著我國市場經(jīng)濟(jì)和文化產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，具有一定知名度的作品名稱具有較大的商業(yè)價(jià)值，因作品名稱被搶注引發(fā)的商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政訴訟也逐漸增多，這些涉及在先作品名稱在先權(quán)益的案件也受到廣泛關(guān)注。在此背景下，6月19日，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院舉辦作品名稱在先權(quán)益保護(hù)相關(guān)案件審理情況通報(bào)會(huì)。

　　記者獲悉，自2019年1月1日至2020年5月31日，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院共受理商標(biāo)行政案件20172件，審結(jié)20392件。在審結(jié)的商標(biāo)行政案件中，涉及作品名稱及作品中的角色名稱在先權(quán)益保護(hù)的案件為67件，占比為0.3%。上述案件主要涉及18個(gè)權(quán)利主體，其中包括10個(gè)外國權(quán)利主體。權(quán)利主體主要包括騰訊科技公司、央視動(dòng)畫有限公司、迪士尼企業(yè)公司、喬丹有限公司等。

　　所有涉及作品名稱及作品中的角色名稱在先權(quán)益保護(hù)的案件中，法院依據(jù)權(quán)利人的主張適用商標(biāo)法第三十二條，認(rèn)定訴爭商標(biāo)構(gòu)成侵害權(quán)利人在先權(quán)益的案件共有36件，占比為53.7%，其中認(rèn)定構(gòu)成侵犯作品名稱在先權(quán)益的28件，占比為77%，涉及的作品名稱包括“鐵臂阿童木”、“冰雪奇緣”、“三生三世十里桃花”、“英雄聯(lián)盟”等。

　　下附在先權(quán)益保護(hù)典型案例：

　　一、“王者榮耀”商標(biāo)權(quán)無效宣告請(qǐng)求行政糾紛案

　　該案的訴爭商標(biāo)“王者榮耀”是第三人某酒業(yè)公司于2015年11月19日申請(qǐng)注冊的，核定使用在第33類“葡萄酒、白酒”等商品上。2018年6月19日，原告騰訊科技（深圳）有限公司對(duì)訴爭商標(biāo)提出了無效宣告請(qǐng)求，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局以訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)沒有構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)，訴爭商標(biāo)的注冊未侵犯騰訊公司的著作權(quán)，亦未構(gòu)成商標(biāo)法第四十四條第一款規(guī)定的情形為由，裁定訴爭商標(biāo)予以維持。

　　原告騰訊公司不服該裁定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。訴訟中，原告認(rèn)為，訴爭商標(biāo)作為商標(biāo)注冊使用在相關(guān)商品上，損害了原告對(duì)游戲《王者榮耀》的作品名稱所享有的在先權(quán)利，違反了商標(biāo)法第三十二條的規(guī)定。原告還主張，訴爭商標(biāo)的注冊具有明顯惡意，具有搶注商標(biāo)并牟取不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)利益的意圖，違反了商標(biāo)法第四十四條的規(guī)定。

　　本案的特點(diǎn)之一在于《王者榮耀》是一款手游，網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品在生命周期、營銷推廣策略、用戶規(guī)模、玩家群體、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)等方面具有獨(dú)有的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，這些對(duì)于知名度的考量是有影響的。游戲于2015年10月23日公布、10月26日上線，訴爭商標(biāo)的申請(qǐng)日為2015年11月19日，二者時(shí)間相距不到一個(gè)月。但是根據(jù)原告提交的相關(guān)證據(jù)，以“王者榮耀”作為關(guān)鍵字的2015年10月1日至2016年2月19日的百度搜索指數(shù)顯示，2015年10月28日該搜索指數(shù)曾出現(xiàn)150 000的峰值，同時(shí)也有該游戲上架首日在“免費(fèi)榜”排名第一以及保持持續(xù)熱度趨勢、游戲相關(guān)獲獎(jiǎng)情況等相關(guān)報(bào)道?？梢?，《王者榮耀》在上線之初短時(shí)間內(nèi)即集聚了較高的搜索點(diǎn)擊量和廣泛的關(guān)注度，取得了較高的知名度。 “王者榮耀”作為該游戲的作品名稱亦已為相關(guān)公眾所熟知，可以作為作品名稱在先權(quán)益予以保護(hù)。

　　基于《王者榮耀》游戲較高的知名度，第三人申請(qǐng)注冊訴爭商標(biāo)時(shí)對(duì)該游戲理應(yīng)知曉，且該游戲知名度所及的范圍涉及日常生活領(lǐng)域，第三人申請(qǐng)注冊訴爭商標(biāo)難謂善意。此外，第三人申請(qǐng)注冊了多個(gè)帶有“王者榮耀”、“王者”或“榮耀”字樣的商標(biāo)，其法定代表人還同時(shí)擔(dān)任某帶有“王者榮耀”字樣的公司的法定代表人，據(jù)此可以看出第三人申請(qǐng)注冊訴爭商標(biāo)具有主觀惡意。

　　結(jié)合其他相關(guān)因素，法院認(rèn)定訴爭商標(biāo)的注冊申請(qǐng)損害了原告的作品名稱“王者榮耀”的在先權(quán)益，違反了商標(biāo)法第三十二條的規(guī)定，同時(shí)，未構(gòu)成商標(biāo)法第四十四條第一款規(guī)定的情形，判決撤銷被訴裁定并判令被告重新作出裁定。

　　二、“鐵臂阿童木”商標(biāo)權(quán)無效宣告請(qǐng)求行政糾紛案

　　 “鐵臂阿童木”商標(biāo)權(quán)無效案例涉及的訴爭商標(biāo)為第4553473號(hào)“鐵臂阿童木”文字商標(biāo)，訴爭商標(biāo)由案外人泉州市菲克體育用品有限公司提出注冊申請(qǐng)，2009年12月28日被核準(zhǔn)注冊，核定使用在第25類“靴、運(yùn)動(dòng)靴、運(yùn)動(dòng)鞋”等商品上。后經(jīng)轉(zhuǎn)讓，權(quán)利人變更為阿童木（福建）體育用品有限公司，在本案訴訟過程中又轉(zhuǎn)讓至泉州市開元體育用品有限公司。手塚株式會(huì)社于2014年12月18日針對(duì)訴爭商標(biāo)提出無效宣告請(qǐng)求，原商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)為，訴爭商標(biāo)的注冊申請(qǐng)沒有侵犯手塚株式會(huì)社的在先著作權(quán)和在先商品化權(quán)，故裁定訴爭商標(biāo)予以維持。手塚株式會(huì)社不服提起訴訟，其認(rèn)為阿童木福建公司在未獲得手塚株式會(huì)社許可的情況下在其產(chǎn)品、注冊商標(biāo)及網(wǎng)站上大量使用 “阿童木”動(dòng)漫形象作品，主觀惡意明顯，侵犯了手塚株式會(huì)社在先的著作權(quán)和在先商品化權(quán)。因此，手塚株式會(huì)社請(qǐng)求法院撤銷被訴裁定，并判令原商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新作出裁定。

　　法院經(jīng)審理認(rèn)為，訴爭商標(biāo)僅為純文字商標(biāo)，并沒有體現(xiàn)阿童木的卡通形象，訴爭商標(biāo)的注冊申請(qǐng)并未侵犯手塚株式會(huì)社享有的著作權(quán)。“阿童木”既是手塚株式會(huì)社出品的動(dòng)漫作品《鐵臂阿童木》的片名，也是動(dòng)漫作品中主要人物的名稱。在訴爭商標(biāo)申請(qǐng)日前，該動(dòng)漫已經(jīng)在中國大陸地區(qū)進(jìn)行了廣泛的宣傳并已播出，“鐵臂阿童木”、“阿童木”作為動(dòng)漫作品的名稱以及動(dòng)漫的角色名稱已為相關(guān)公眾所了解，具有較高知名度，故“鐵臂阿童木”、“阿童木”可以作為在先作品名稱以及在先作品的角色名稱進(jìn)行保護(hù)。

　　但在先作品名稱以及在先作品的角色名稱權(quán)益的保護(hù)范圍并不當(dāng)然及于全部商品和服務(wù)類別，仍應(yīng)以限于相同或類似商品或服務(wù)為原則。雖然在訴爭商標(biāo)申請(qǐng)日之前原告并未在鞋等商品上使用阿童木形象，但手塚株式會(huì)社在第25類商品上注冊有“鐵臂阿童木”商標(biāo)，且鞋等商品是生活必需品，會(huì)使相關(guān)公眾對(duì)訴爭商標(biāo)核定使用的商品來源與在先作品名稱及角色名稱的所有人產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，故訴爭商標(biāo)的注冊申請(qǐng)損害了手塚株式會(huì)社的在先權(quán)益。

　　綜上，一審法院判決撤銷被訴裁定，并判令原商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)針對(duì)訴爭商標(biāo)無效宣告請(qǐng)求重新作出裁定。二審法院判決維持一審判決。

　　三、“三生三世十里桃花”商標(biāo)權(quán)無效宣告請(qǐng)求行政糾紛

　　該案的訴爭商標(biāo)“三生三世十里桃花”是案外人貓鼬互動(dòng)（北京）科技有限公司于2015年10月29日申請(qǐng)注冊的，核定使用商品是第9類計(jì)算機(jī)游戲軟件、計(jì)算機(jī)等。后該商標(biāo)于2016年12月7日核準(zhǔn)注冊，于2017年9月13日轉(zhuǎn)讓給本案原告。《三生三世十里桃花》小說作者認(rèn)為該商標(biāo)損害了其對(duì)該小說作品享有的在先權(quán)益，向原商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出無效宣告請(qǐng)求。涉案商標(biāo)被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣告無效后，原告不服提起訴訟。原告認(rèn)為，《三生三世十里桃花》是同名小說、電影、電視劇、游戲的名稱，小說作者不能獨(dú)占該作品名稱的在先權(quán)益，且其關(guān)聯(lián)公司已獲得對(duì)該小說作品的網(wǎng)絡(luò)劇、游戲等周邊產(chǎn)品的開發(fā)權(quán)，在同名游戲上使用這個(gè)商標(biāo)，不造成相關(guān)公眾的誤認(rèn)。

　　本案中，法院查明，早在訴爭商標(biāo)申請(qǐng)日之前，《三生三世十里桃花》小說圖書已由不同出版社多次出版，并在其他國家和地區(qū)發(fā)行了多種外文版本， “三生三世十里桃花”作為小說作品名稱已經(jīng)具有了較高的知名度。同時(shí)，我們看到這個(gè)訴爭商標(biāo)標(biāo)識(shí)是普通字體的文字商標(biāo)“三生三世十里桃花”，與《三生三世十里桃花》小說作品名稱完全相同，并且，在商業(yè)實(shí)踐中，利用小說作品名稱進(jìn)行商業(yè)衍生商品或服務(wù)開發(fā)已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象，作者也曾將該小說作品的改編權(quán)、表演權(quán)、攝制權(quán)、游戲改編權(quán)授權(quán)給原告的關(guān)聯(lián)公司。訴爭商標(biāo)核定使用的第9類“計(jì)算機(jī)游戲軟件”等商品，與目前商業(yè)環(huán)境下小說衍生品的覆蓋范圍及上述原告關(guān)聯(lián)公司獲得的授權(quán)范圍關(guān)聯(lián)密切，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為是經(jīng)過小說作品權(quán)利人的許可或者與權(quán)利人存在特定聯(lián)系，從而影響相關(guān)公眾對(duì)其核定使用商品來源的認(rèn)知。

　　對(duì)于原告主張小說作者不能獨(dú)占該作品名稱的在先權(quán)利的問題，法院認(rèn)為，對(duì)于“在先權(quán)利”是否存在，它的起算時(shí)間應(yīng)截止于訴爭商標(biāo)申請(qǐng)日之前，根據(jù)前面介紹的本案事實(shí)，在訴爭商標(biāo)申請(qǐng)日前，《三生三世十里桃花》小說作品已經(jīng)在世界多個(gè)國家和地區(qū)出版、發(fā)行，而原告所主張的影視劇、游戲的開發(fā)等均發(fā)生于商標(biāo)申請(qǐng)日之后。且訴爭商標(biāo)的申請(qǐng)人為案外人，與原告的關(guān)聯(lián)公司后續(xù)取得的相關(guān)權(quán)利無關(guān)。因此，法院最終判決駁回原告的訴訟請(qǐng)求。

　　四、“小羊肖恩”商標(biāo)權(quán)無效宣告請(qǐng)求行政糾紛

　　“小羊肖恩及圖”商標(biāo)行政案件涉及小羊肖恩動(dòng)畫片，動(dòng)畫片的主角就是一只名叫肖恩的小羊。我們可以看到屏幕左側(cè)的兩幅小羊肖恩的動(dòng)畫截圖，在這部動(dòng)畫里，小羊肖恩陽光開朗、忠誠勇敢、特立獨(dú)行，又不失可愛的性格，給觀眾們留下了深刻印象。該案原告謝某于2015年在奶瓶奶嘴等商品上注冊了一件小羊肖恩的商標(biāo)，大家可以在屏幕右側(cè)看到這樣一個(gè)卡通形象，一只呈站立狀、頭戴蝴蝶結(jié)的卡通小羊。下面還配有中文小羊肖恩及英文shaun the sheep的文字。涉案商標(biāo)被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣告無效后，謝某不服提起訴訟，主張作品名稱等權(quán)益并非法律明確規(guī)定的權(quán)利，不能使用商標(biāo)法第三十二條審理，請(qǐng)求法院撤銷國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出的裁定。

　　法院審理后認(rèn)為，當(dāng)作品名稱因具有一定知名度而不再單純局限于作品本身時(shí)，則作品名稱能夠與特定商業(yè)主體或商業(yè)行為相結(jié)合，相關(guān)公眾將其對(duì)于作品的認(rèn)同和情感可以投射于作品名稱之上，這時(shí)作品的權(quán)利人即可據(jù)此獲得作品發(fā)行以外的商業(yè)利益，此時(shí)該作品名稱可構(gòu)成適用商標(biāo)法第三十二條“在先權(quán)利”予以保護(hù)的在先權(quán)益。

　　在本案中，阿德曼公司的證據(jù)表明在訴爭商標(biāo)申請(qǐng)日前，其出品的動(dòng)畫片《小羊肖恩》在中央電視臺(tái)少兒頻道等電視媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體已進(jìn)行了大量播放，已經(jīng)具有較高知名度，“小羊肖恩”已與《小羊肖恩》的作品名稱建立起唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系，并為相關(guān)公眾廣泛知曉。訴爭商標(biāo)核定使用的第10類“奶瓶奶嘴”等商品屬于嬰幼兒常用品，與動(dòng)畫片相關(guān)公眾重合度較高，也是常見的少兒影視作品衍生產(chǎn)品。訴爭商標(biāo)雖為圖文組合商標(biāo)，但其文字“小羊肖恩SHAUNTHESHEEP”為顯著識(shí)別部分，該標(biāo)識(shí)與《小羊肖恩》的作品名稱完全相同，在《小羊肖恩》在先具有較高知名度的情況下，謝某注冊相同名稱的涉案商標(biāo)難說是巧合，如果允許涉案商標(biāo)使用在其核定商品上，容易使消費(fèi)者誤認(rèn)為這些商品來源于阿德曼公司或者與其具有某種程度的關(guān)聯(lián)性，從而不正當(dāng)?shù)乩昧恕缎⊙蛐ざ鳌返闹群陀绊懥?，擠占了第三人通過大量投入和勞動(dòng)所獲得的市場優(yōu)勢和商業(yè)價(jià)值，所以訴爭商標(biāo)的申請(qǐng)注冊構(gòu)成商標(biāo)法第三十二條所指的損害他人在先權(quán)利的行為，應(yīng)當(dāng)予以宣告無效。所以法院駁回了謝某的訴訟請(qǐng)求，制止了經(jīng)營者搭車搶注商標(biāo)的行為。