原告陳某某系注冊(cè)于第43類餐館等服務(wù)上的“糖立方”商標(biāo)的注冊(cè)人,申請(qǐng)日為2012年1月9日,注冊(cè)有效期自2013年3月14日至2023年3月13日,其正常使用該商標(biāo)經(jīng)營(yíng)浙江溫州的某甜品店。某酒店(“糖立方”餐廳的經(jīng)營(yíng)主體)系某公司設(shè)立的不具備法人資格的分支機(jī)構(gòu),其使用“糖立方”“sugar pavilion 糖立方”作為名稱經(jīng)營(yíng)酒店內(nèi)餐廳。陳某某以該行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)為由訴至法院,請(qǐng)求法院判令某酒店、某公司停止侵權(quán),賠償經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元。某酒店、某公司辯稱,“糖立方”等標(biāo)識(shí)系其關(guān)聯(lián)主體在深圳先使用且有一定影響的商標(biāo),同一酒店集團(tuán)在不同城市開設(shè)的酒店可視為同一“地域”,故被訴行為屬于在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用,不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
一審法院經(jīng)審理后認(rèn)為
某酒店、某公司的商標(biāo)先用權(quán)抗辯不成立,其行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán),判令某酒店停止商標(biāo)侵權(quán),某公司賠償陳某某合理開支11,494元。一審判決后,某酒店、某公司向上海知產(chǎn)法院提起上訴。
上海知產(chǎn)法院經(jīng)審理認(rèn)為
《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第五十九條規(guī)定了商標(biāo)先用權(quán)抗辯。根據(jù)該規(guī)定,商標(biāo)先用權(quán)抗辯的條件之一是在“原使用范圍”內(nèi)使用,在確定“原使用范圍”時(shí),應(yīng)主要考量商標(biāo)使用的地域范圍和使用方式。
上海知產(chǎn)法院認(rèn)為,酒店集團(tuán)經(jīng)營(yíng)者在不同城市拓展業(yè)務(wù)時(shí),對(duì)于酒店內(nèi)餐廳的設(shè)置及品牌命名系其商業(yè)選擇的范疇,不能因其曾在品牌酒店內(nèi)開設(shè)過(guò)某一品牌餐廳,而認(rèn)為該品牌酒店集團(tuán)之后開設(shè)的其他酒店內(nèi)餐廳必然可使用相同餐廳品牌。本案中,在陳某某申請(qǐng)涉案注冊(cè)商標(biāo)前,上訴人的關(guān)聯(lián)主體僅在深圳市經(jīng)營(yíng)一家“糖立方”餐廳,餐飲服務(wù)的消費(fèi)方式具有較強(qiáng)的地域限制性,在沒有證據(jù)證明其影響力已擴(kuò)張至廈門市的情況下,難以認(rèn)定本案被訴行為是在“原使用范圍”內(nèi)使用被訴商標(biāo)。兩上訴人關(guān)于應(yīng)將不同城市的酒店認(rèn)定為同一“地域”的意見缺乏依據(jù),其商標(biāo)先用權(quán)抗辯不能成立,被訴行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。據(jù)此,上海知產(chǎn)法院作出上述終審判決。