翻譯：葉許樂 知產(chǎn)財經(jīng)

　　知產(chǎn)財經(jīng)從海外媒體IP Watchdog獲悉，美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）于上周發(fā)布了一項具有先例效力的判決，該判決由Hughes法官撰寫，推翻了地區(qū)法院維持Mondis Technology, Ltd.公司所擁有專利權(quán)利要求有效的決定。

　　原審判決由美國新澤西州地區(qū)法院根據(jù)陪審團(tuán)裁決作出，該裁決認(rèn)定LG電子未能證明涉案專利權(quán)利要求無效，并且LG的被控產(chǎn)品構(gòu)成侵權(quán)。陪審團(tuán)判給Mondis 4500萬美元（約為3.23億元人民幣）的損害賠償金。

　　LG隨后提出了一項法律判決動議（JMOL），主張因缺乏書面描述（written description）而導(dǎo)致專利無效，但地區(qū)法院駁回了該動議。在損害賠償重審中，重審陪審團(tuán)判給Mondis 1430萬美元（約為1.02億元人民幣），駁回了LG關(guān)于損害賠償?shù)膶徍髣幼h，駁回了Mondis 關(guān)于提高賠償和律師費(fèi)的動議，并部分批準(zhǔn)了Mondis 關(guān)于判決前和判決后利息的動議。

　　Mondis 的美國專利號7,475,180 名為“帶有通信控制器和用于存儲顯示器單元識別號以識別顯示器單元的存儲器的顯示單元”，涉及一種用于控制計算機(jī)顯示器的系統(tǒng)。在上訴中，CAFC同意了LG的論點，即該專利的書面描述未能支持權(quán)利要求中的限定“用于識別至少一種所述顯示器單元的類型的識別號”，法院將此稱為“類型限定”（"type limitation"）。

　　盡管Mondis 辯稱，由于已授權(quán)專利享有有效性推定，其無需提供任何證據(jù)來支持充分的書面描述，但CAFC解釋說：“有時專利本身已足夠清晰地表明，除非存在相反證據(jù)，否則書面描述未能為所要求保護(hù)的發(fā)明的全部范圍提供充分支持……本案也是如此，Mondis 自己的專家在關(guān)鍵點上的證詞也證實了這一點?！?/p>

　　法院指出，Mondis 的專家作證稱說明書“并未明確記載用于識別顯示器單元類型的識別號”，并且雙方無爭議的是，專利本身“并未明確公開該類型限定”——根據(jù)CAFC判決意見的一個腳注，Mondis 的律師在口頭辯論中也承認(rèn)了這一點。

　　Mondis 試圖辯稱，陪審團(tuán)有權(quán)駁回LG專家的證詞（即“該專利未公開用于識別顯示器單元類型的識別號”），因為該專家證詞的可信度受到質(zhì)疑（impeached）。但CAFC表示，Mondis 自己的專家證詞加上專利本身，已足以確立“任何進(jìn)行此項客觀審查的合理陪審團(tuán)，在僅依據(jù)專利文件本身（the four corners of the patent）進(jìn)行判斷時，都必然會認(rèn)定發(fā)明人僅擁有并公開了識別特定顯示器單元的技術(shù)。”

　　CAFC表示，“即使類型限定未被明確公開，只要存在實質(zhì)性證據(jù)表明該專利以某種不那么明確的方式公開了識別顯示器單元類型，這并不一定會構(gòu)成致命缺陷”。然而，CAFC駁回了Mondis 關(guān)于其專家證詞為類型識別號（type ID）提供了書面描述支持的主張，因為所討論的證詞是關(guān)于侵權(quán)問題而非有效性問題，并且也未提及類型限定。法院進(jìn)一步駁回了Mondis 關(guān)于LG專家的承認(rèn)提供了實質(zhì)性證據(jù)的論點，因為其陳述是在不侵權(quán)（noninfringement）的背景下作出的，并且當(dāng)被問及“‘序列號是否會是用于識別顯示器單元類型的識別號’時……Stevenson博士作證說‘沒有人提出過這種指控’”。

　　Mondis 最后辯稱，審查歷史（prosecution history）提供了實質(zhì)性證據(jù)，因為類型限定是為了克服現(xiàn)有技術(shù)駁回而添加的修正內(nèi)容，并且“當(dāng)權(quán)利要求修正被允許且無異議時，它‘應(yīng)享有特別重大的正確性推定’”。Mondis 依據(jù)Commonwealth Sci. & Indus. Rsch. Org. v. Buffalo Tech., Inc. (USA), 542 F.3d 1363, 1380 (Fed. Cir. 2008) 案來支持這一觀點。

　　但CAFC表示：“Commonwealth Science 案認(rèn)為，存在‘基于美國專利商標(biāo)局（PTO）在修正后仍授予專利而產(chǎn)生的有效性推定’。542 F.3d at 1380。它并未認(rèn)為審查員對權(quán)利要求的授權(quán)本身就能提供實質(zhì)性證據(jù)證明權(quán)利要求符合第112條的要求……如果那樣，就幾乎不會有已授權(quán)專利后來因缺乏書面描述而被宣告無效的情形了?！奔词菇邮躆ondis 的論點，涉案的權(quán)利要求修正也不支持該論點，因為沒有證據(jù)表明審查員考慮過說明書是否包含對該修正的書面描述支持。

　　最終，CAFC總結(jié)，陪審團(tuán)面前關(guān)于書面描述的唯一證據(jù)來自專利本身，而該專利并未公開類型限定。Mondis 也未能重新引導(dǎo)其自己的專家證詞（即“該專利未明確公開類型限定”），也未能“在反駁中傳喚他作證”，并且“記錄中沒有任何證據(jù)能讓一個合理的陪審團(tuán)認(rèn)定本領(lǐng)域普通技術(shù)人員會理解該專利公開了類型限定”。因此，地區(qū)法院的判決被推翻，涉案權(quán)利要求被宣告無效。

　　附裁決：