來源：聯(lián)德律師事務(wù)所

　　作者：趙啟杉 陸哲

　　2020年8月28日，中國最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭（以下簡稱最高院知產(chǎn)法庭）應(yīng)華為技術(shù)有限公司（以下簡稱華為）的申請作出行為保全裁定，裁定在最高院知產(chǎn)法庭對華為訴康文森無線許可有限公司（以下簡稱Conversant）確認不侵害專利權(quán)和標準必要專利許可糾紛案作出終審判決前，Conversant不得申請執(zhí)行德意志聯(lián)邦共和國杜塞爾多夫地區(qū)法院2020年8月27日在Conversant訴華為及其德國關(guān)聯(lián)公司標準必要專利侵權(quán)案一審作出的停止侵權(quán)判決。這是中國法院第一次就涉及標準必要專利的跨司法轄區(qū)平行訴訟案件作出禁訴令裁定。

　　背景

　　Conversant是一家非專利實施實體（NPE），2011年從諾基亞公司受讓了包括標準必要專利在內(nèi)的2000多件專利和專利申請，覆蓋約40個國家和地區(qū)。2017年7月24日，Conversant向英國倫敦高等法院起訴了華為和中興，主張兩被告侵害其4件英國專利的專利權(quán)，并請求法院確定其全球?qū)＠M合的全球FRAND許可費[1]。

　　2018年1月25日，華為向南京市中級人民法院（以下簡稱南京中院）提起三件確認不侵權(quán)和標準必要專利許可糾紛之訴，[2]請求法院確認其未侵犯Conversant所擁有的三件中國標準必要專利，并就康文森所擁有的全部中國標準必要專利確定FRAND許可條件，包括費率。2019年9月16日，南京中院作出一審判決，法院認為因涉案相關(guān)專利已經(jīng)在無效宣告程序中被全部無效（專利號分別為ZL00819208.1、ZL200580038621.8、ZL200680014086.7），故對華為確認不侵權(quán)的訴訟請求不予支持。由于在一審判決前，Conversant所擁有的15件中國標準必要專利[3]中已經(jīng)有8件在無效宣告程序中被宣告全部無效，故南京中院法院僅就剩下的7件專利對比相關(guān)標準文本分析其是否為標準所必需。經(jīng)過審理，南京中院認定只有一件專利（專利號為ZL200380102135.9）屬于3GPP標準下關(guān)于4G技術(shù)的標準必要專利，故判決華為及其中國關(guān)聯(lián)公司僅須就含有該項專利技術(shù)方案的4G移動終端產(chǎn)品向康文森公司支付許可費，許可費率為單模4G移動終端產(chǎn)品0.00225%，多模2G/3G/4G移動終端產(chǎn)品0.0018%。[4]Conversant對一審判決不服，向最高院知產(chǎn)法庭提起上訴。[5]目前，該案二審在進行中。

　　2018年4月20日,Conversant向德國杜塞爾多夫地方法院對華為和中興分別提起三件專利侵權(quán)之訴，涉案專利號分別為EP1797659[6]， EP1173986[7]， EP1878117[8]。2020年8月27日，德國杜塞爾多夫地區(qū)法院對涉及EP1797659號專利的侵權(quán)訴訟作出一審判決，認定侵權(quán)成立且華為不是善意的被許可人，判令禁止華為及其德國關(guān)聯(lián)公司提供、銷售、使用或為上述目的進口或持有相關(guān)移動終端，禁止向客戶提供或者交付帶有UMTS標準功能的手機和平板電腦，并要求華為提供相關(guān)侵權(quán)行為和銷售行為信息，銷毀并召回侵權(quán)產(chǎn)品，承擔(dān)相關(guān)訴訟費用。 [9]該判決在Conversant提供240萬歐元擔(dān)保后可獲得臨時執(zhí)行。

　　在德國杜塞爾多夫地方法院作出該判決當天，華為即向中國最高院知產(chǎn)法庭提出行為保全申請，請求責(zé)令Conversant在最高院知產(chǎn)法庭對華為訴Conversant確認不侵害專利權(quán)和標準必要專利許可糾紛案作出終審判決前，不得申請執(zhí)行該德國判決，并且華為提供了人民幣1970萬元的擔(dān)保。8月28日，最高院知產(chǎn)法庭作出裁定，同意了華為的行為保全申請。這是中國法院就涉及標準必要專利跨司法轄區(qū)平行訴訟案件頒布的第一個禁訴令。

　　中國最高院知產(chǎn)法庭頒布禁訴令的考量因素

　　最高院知產(chǎn)法庭頒布該禁訴令的主要法律依據(jù)是《中華人民共和國民事訴訟法》第一百條規(guī)定的訴中行為保全：“人民法院對于可能因當事人一方的行為或者其他原因，使判決難以執(zhí)行或者造成當事人其他損害的案件，根據(jù)對方當事人的申請，可以裁定對其財產(chǎn)進行保全、責(zé)令其作出一定行為或者禁止其作出一定行為；當事人沒有提出申請的，人民法院在必要時也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施，可以責(zé)令申請人提供擔(dān)保，申請人不提供擔(dān)保的，裁定駁回申請。人民法院接受申請后，對情況緊急的，必須在四十八小時內(nèi)作出裁定；裁定采取保全措施的，應(yīng)當立即開始執(zhí)行。”由于華為行為保全申請是請求禁止執(zhí)行域外法院判決，民事訴訟法對此沒有更進一步的明確規(guī)定，故最高院知產(chǎn)法庭在該裁定中就該類行為保全申請（以下稱為禁訴令）的審查確定了五個考量因素。

　　1.考慮被申請人申請執(zhí)行域外法院判決對中國訴訟的影響

　　最高院知產(chǎn)法庭認為是否頒布禁訴令首先應(yīng)當審查被申請人申請執(zhí)行域外判決的行為是否會對中國法院審理、裁判和執(zhí)行相關(guān)平行訴訟產(chǎn)生實質(zhì)影響，如果法院分析認定被申請人的相關(guān)行為可能會阻礙中國法院對平行訴訟案件的審理或造成案件判決難以執(zhí)行的，可以頒布禁訴令。具體到本案而言，最高院知產(chǎn)法庭認為：（1）德國杜塞爾多夫地區(qū)法院作出一審判決的專利侵權(quán)案件與其受理的確認不侵權(quán)和標準必要專利許可條件糾紛案，訴訟當事人基本相同；（2）雖然德國訴訟與中國訴訟在糾紛性質(zhì)上存在一定差異，但審理對象存在部分重合；（3）從行為效果看，一旦Conversant申請執(zhí)行杜塞爾多夫法院的停止侵權(quán)判決并獲得準許，將對其受理的三個確認不侵權(quán)和標準必要專利許可條件糾紛案的審理造成干擾，甚至導(dǎo)致其正在進行二審的案件失去審理和判決的意義。

　　2.考慮頒布禁訴令是否確屬必要

　　最高院知產(chǎn)法庭認為對頒布禁訴令必要性的考察應(yīng)著重審查不頒發(fā)禁訴令是否會使申請人的合法權(quán)益受到難以彌補的損害或者造成案件裁決難以執(zhí)行等損害。原則上，僅當確有必要時中國法院才可頒發(fā)禁訴令。具體到本案，最高院知產(chǎn)法庭認為一旦Conversant提出申請并得以執(zhí)行該德國判決，則華為將或者退出德國市場，或者被迫接受Conversant提出的許可要約，而該要約是中國法院在一審裁判確定的標準必要專利許可費的18.3倍。華為因此將可能被迫放棄其可能在中國法院得到法律救濟的機會，受到難以彌補的損害。因此本案具有頒布禁訴令的必要性，且確屬情況緊急。

　　3.權(quán)衡是否頒布禁訴令對雙方利益的影響

　　最高院知產(chǎn)法庭認為確定是否頒布禁訴令還應(yīng)當權(quán)衡不頒布禁訴令對申請人造成的損害和頒布禁訴令對被申請人造成的損害，兼顧雙方利益。具體到本案，最高院知產(chǎn)法庭認為如果不頒布禁訴令，華為將遭受被迫退出德國市場或者被迫接受許可要約，放棄在中國法院獲得的法律救濟等難以彌補的損害；相反如果頒布禁訴令，對Conversant的損害僅僅是暫緩執(zhí)行杜塞爾多夫地區(qū)法院的一審判決。杜塞爾多夫法院的判決并非終審判決，暫緩執(zhí)行該判決并不影響Conversant在德國的其他訴訟權(quán)益，且其核心訴求是獲得經(jīng)濟賠償，暫緩執(zhí)行德國禁令對其造成的損害也較為有限。同時，華為已為該禁訴令提供的相應(yīng)的擔(dān)保，可以保障Conversant的利益。

　　4.考察頒布禁訴令是否損害公共利益

　　最高院知產(chǎn)法庭認為確定是否頒布禁訴令應(yīng)當考慮該禁訴令是否會損害公共利益，在本案中，最高院知產(chǎn)法庭認為該禁訴令的頒布不會對公共利益產(chǎn)生不利影響。

　　5.考察頒布禁訴令是否符合國際禮讓原則

　　最高院知產(chǎn)法庭所確定的最后一個禁訴令考量因素是分析頒布禁訴令是否符合國際禮讓原則，而考量國際禮讓因素時，可以考察案件受理時間先后、案件管轄適當與否、對域外法院審理和裁判的影響是否適度等。具體到本案，最高院知產(chǎn)法庭認為：（1）從受理時間上看，中國法院對確認不侵權(quán)和標準必要專利許可條件糾紛案的受理時間早于德國杜塞爾多夫地區(qū)法院對相關(guān)專利侵權(quán)案件的受理時間；（2）頒布禁訴令既不影響德國訴訟的后續(xù)審理推進，也不會減損德國判決的法律效力，僅僅是暫緩了其判決執(zhí)行，對杜塞爾多夫法院案件審理和裁判的影響尚在適度范圍之內(nèi)。

　　拒不執(zhí)行該禁訴令的處罰

　　另外，由于最高院知產(chǎn)法庭認定該案屬于情況緊急，故依據(jù)民事訴訟法第一百條規(guī)定，在四十八小時內(nèi)作出了裁定，裁定前未進行聽證，裁定立即執(zhí)行。Conversant可以在收到禁訴令裁定后申請復(fù)議，但復(fù)議期間不停止禁訴令的執(zhí)行。又根據(jù)《中國民事訴訟法》第一百一十一條第一款第六項（即拒不執(zhí)行法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定的）和第一百一十五條第一款（對單位的罰款金額為人民幣五萬元以上一百萬元以下）的規(guī)定，如Conversant違反該禁訴令，自違反之日起，處每日罰款人民幣100萬元，按日累計。據(jù)悉，在中國法院作出的行為保全裁定中鮮有直接規(guī)定拒不執(zhí)行的處罰后果的，而且這也是最高院在裁定中首次將《中國民事訴訟法》第一百一十五條第一款的規(guī)定解讀為可以按日累計。?

　　部分裁決：https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/conversant-wins-in-germany-with-eip-against-huawei-and-zte/

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　　[1] 在英國倫敦高等法院受理Conversant對華為和中興提起的專利侵權(quán)之訴后，華為和中興提出管轄權(quán)異議，質(zhì)疑英國法院就涉案專利組合裁判全球許可費率的管轄權(quán)。2018年4月16日，英國高等法院裁決駁回該管轄權(quán)異議；華為中興又提起上訴。2019年1月30日，英國上訴法院裁定駁回上訴，維持一審裁定。華為中興又向英國最高法院上訴。2020年8月26日，英國最高法院作出三審裁定，駁回上訴，維持一審裁定。

　　[2] 南京中院在華為起訴當天即受理了案件，三個案件的案例號分別為（2018）蘇01民初232號，（2018）蘇01民初233號和（2018）蘇01民初234號。

　　[3] 這15件專利分別隸屬于10個專利族。其中有10族11件是在華為向南京中院起訴前受讓獲得，另外4族4件系華為在南京中院起訴后受讓獲得并由當事人雙方一致確認加入本案審理。

　　[4] 有關(guān)該案判決的分析參見陸哲、趙啟杉，《南京中院作出華為訴康文森案一審判決：確定中國市場標準必要專利FRAND許可費率》，http://www.lexfieldlaw.com/cn/?c=n&a=Publication_detail&myid=8&id=91，最后訪問時間：2020-09-15。

　　[5] 最高院知產(chǎn)法庭于2019年11月18日受理該三起上訴，案例號分別為（2019）最高法知民終732號，（2019）最高法知民終733號，（2019）最高法知民終734號。

　　[6] 針對華為的相關(guān)德國侵權(quán)訴訟的案例號為4b O30/18。該專利的中國同族專利ZL200580038621.8已在專利無效程序中被宣告全部無效，目前相關(guān)專利無效行政訴訟在一審之中。

　　[7] 針對華為的相關(guān)德國侵權(quán)訴訟的案例號為4b O 48/18。該專利的中國同族專利ZL00804203.9在專利無效程序中被認定為有效，但是被南京中院認定為不是標準必要專利。

　　[8] 針對華為的相關(guān)德國侵權(quán)訴訟的案例號為4b O 49/18。該專利的中國同族專利ZL200680014086.7在專利無效程序中被宣告全部無效。

　　[9] 另外德國杜塞爾多夫地區(qū)法院還對涉及EP1173986專利的侵權(quán)訴訟作出一審判決，認定侵權(quán)成立。因該專利已經(jīng)到期，故僅判決不涉及禁令救濟。