作者：

　　吳貴明? 北京康瑞律師事務(wù)所

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　　根據(jù)中國知識產(chǎn)權(quán)研究會、國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)中心于2025年5月發(fā)布的2024年度《中國企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)查》報告，2024年涉及中國企業(yè)在美國的專利訴訟案件數(shù)量為870起，新立案587起，較上一年增加31.03%。而在這587起新立的案件中，中國企業(yè)作為被告的案件為312起，另有136起案件中原被告同時包含有中國企業(yè)?？梢婋S著越來越多的中國企業(yè)進(jìn)入美國市場，自然會遭遇美國或擁有美國專利權(quán)的其他國家或地區(qū)的同業(yè)競爭對手的頑強(qiáng)阻擊，市場競爭中相應(yīng)的知識產(chǎn)權(quán)糾紛也日益增多，尤其涉及技術(shù)與法律相交織的專利侵權(quán)糾紛，已成為一些中國企業(yè)開展美國市場業(yè)務(wù)時難以回避的重大障礙。

　　那么，中國企業(yè)在美國被訴專利侵權(quán)時應(yīng)如何應(yīng)對？鑒于美國聯(lián)邦地區(qū)法院審理專利侵權(quán)糾紛案件在訴訟程序上與中國法院的訴訟程序存在諸多不同點，例如設(shè)有證據(jù)開示程序（Discovery）、權(quán)利要求解釋聽證程序（Markman Hearing）、大量使用專家證人（Expert Witness）等，中國企業(yè)亟需了解這些特點，并對這些規(guī)則善加利用，從訴訟程序與訴訟實體及專利無效等多方面積極謀劃應(yīng)對策略。

　　一、從訴訟程序上充分利用美國民事訴訟法律規(guī)則

　　1、送達(dá)方面，與中國法院的民事訴訟程序中規(guī)定由法院送達(dá)起訴狀與傳票有所不同，在美國的民事訴訟案件中，是由原告方負(fù)責(zé)將法院簽署的傳票連同起訴狀送達(dá)被告方。

　　由于中國企業(yè)在美國被訴侵權(quán)屬于涉外跨國法律糾紛，作為原告的美國專利權(quán)人需要向被告送達(dá)起訴狀與傳票。如果中國企業(yè)在美國沒有任何注冊辦公地址，法律文件的送達(dá)將按《海牙送達(dá)公約》來執(zhí)行。也即需要通過中國的司法機(jī)關(guān)來傳送，此流程短則數(shù)月，長則一年有余。因此，中國企業(yè)需要注意切勿隨意簽收通過電子郵件/直接郵寄發(fā)來的美國法院法律文件，或者同意免除原告方按正式途徑送達(dá)起訴狀與傳票。這樣可以充分利用得知對方將起訴與正式收到起訴狀啟動美國法院訴訟程序這一時間差，盡早著手準(zhǔn)備應(yīng)訴材料，檢索、收集相關(guān)專利侵權(quán)案抗辯與反訴證據(jù)。

　　2、管轄權(quán)方面，部分中國企業(yè)在美國設(shè)有分公司或辦事處，在分公司或辦事處所在地進(jìn)行應(yīng)訴會處于有利地位，而美國專利權(quán)人往往選擇在對原告方有利的聯(lián)邦地區(qū)法院提起訴訟。作為被告方的中國企業(yè)，可以依據(jù)美國聯(lián)邦法典（28 U.S.C.）中民事訴訟程序法的相關(guān)規(guī)定，尋找可將案件移送到對己方有利的聯(lián)邦地區(qū)法院，請求移送案件管轄。例如，廣東中山大洋電機(jī)股份有限公司就曾成功利用此策略，將在美國德州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院受理的被訴專利侵權(quán)案（案件號：2:15-cv-443-JRG-GSP）移送至更有利于己方的密蘇里州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院審理。

　　二、從訴訟案件實體上進(jìn)行全方位的抗辯

　　1、中國企業(yè)可以聘請有豐富經(jīng)驗的美國專利律師，并通過聘請專家證人提供的鑒定意見，對被訴侵權(quán)產(chǎn)品或方法與涉案專利權(quán)利要求限定的保護(hù)范圍作深入分析比對，確認(rèn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品或方法是否缺少專利技術(shù)方案中的某一項或多項技術(shù)特征，兩者技術(shù)方案不相同，從而可以作被訴產(chǎn)品或方法未落入專利權(quán)保護(hù)范圍的不侵權(quán)抗辯。

　　另一方面，中國企業(yè)還可以充分利用聯(lián)邦地區(qū)法院主持的權(quán)利要求解釋聽證程序，迫使專利權(quán)人往縮小專利權(quán)保護(hù)范圍的方向?qū)ζ浼夹g(shù)方案進(jìn)行解釋，從而使己方被訴產(chǎn)品或方法不落入涉案專利的保護(hù)范圍。

　　2、作為被告的中國企業(yè)還可以檢索查找現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)，包括通過證據(jù)開示程序向原告方索要涉案專利研發(fā)過程記錄與背景資料，找到有利的證據(jù)，以證明己方生產(chǎn)制造的產(chǎn)品或使用的方法在涉案專利申請日前已經(jīng)存在，也即被告方使用的是現(xiàn)有技術(shù)，從而通過現(xiàn)有技術(shù)抗辯請求法院判定不侵權(quán)。

　　3、利用美國獨特的專利不可執(zhí)行制度（unenforceable），查找原告方涉案專利在美國專利商標(biāo)局的申請、審查過程中，是否存在不正當(dāng)行為。例如，是否存在故意隱瞞對涉案專利的新穎性與非顯而易見性有實質(zhì)性影響的現(xiàn)有技術(shù)文件而未向美國專利商標(biāo)局提交的情況。若存在此類不正當(dāng)情況，可以請求法院作出涉案專利不可執(zhí)行的判決，使得專利權(quán)人的專利雖然繼續(xù)有效，但無法據(jù)此行使其專利權(quán)利。

　　三、針對原告方的涉案專利提起專利無效

　　原告方向聯(lián)邦地區(qū)法院提起專利侵權(quán)訴訟的前提是存在合法有效的美國專利權(quán)。中國企業(yè)可以通過在美國聯(lián)邦地區(qū)法院反訴專利無效，或者向美國專利商標(biāo)局提起涉案專利無效的方式，打掉原告方的專利權(quán)利基礎(chǔ)，從而釜底抽薪，徹底解決專利侵權(quán)糾紛。

　　在美國專利商標(biāo)局提起專利無效的形式有多種，中國企業(yè)可以選擇在法院被訴專利侵權(quán)的一年之內(nèi)向美國專利商標(biāo)局提起雙方復(fù)審（Inter Partes Review），這種形式的專利無效，具有審理周期短且成本較低的優(yōu)點。

　　四、企業(yè)應(yīng)未雨綢繆提前做好侵權(quán)風(fēng)險防控工作

　　雖然在美國被訴專利侵權(quán)后中國企業(yè)可以有多種方式來應(yīng)對和解決專利侵權(quán)糾紛，但畢竟在美國法院的訴訟成本極高，且持續(xù)時間長，一旦最終被美國法院判定侵權(quán)成立，則經(jīng)濟(jì)賠償數(shù)額往往很高，對中國企業(yè)海外市場的正常經(jīng)營勢必造成重大影響。因此，防范專利侵權(quán)糾紛的關(guān)鍵在于未雨綢繆。中國企業(yè)在進(jìn)入美國市場前，應(yīng)做好專利侵權(quán)風(fēng)險預(yù)警評估工作，篩查潛在的有可能侵犯其專利權(quán)的風(fēng)險專利。

　　對于篩查出的高風(fēng)險專利，中國企業(yè)應(yīng)分析如何防范侵權(quán)風(fēng)險，落實具體補(bǔ)救措施，包括采取規(guī)避設(shè)計方案，或者充分檢索現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)，提前將風(fēng)險專利無效掉。如果能更進(jìn)一步，對于美國市場上出現(xiàn)的本行業(yè)競爭對手的已公開專利申請，通過提第三方公眾意見，提前阻止風(fēng)險專利的授權(quán)，則能夠以更小的成本為中國企業(yè)進(jìn)軍美國市場掃清法律糾紛障礙。

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