作者:丁文 知產(chǎn)財經(jīng)
9月4日,繼OPPO訴夏普、OPPO訴諾基亞標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費等糾紛之后,最高人民法院再次作出裁定確認中國法院對SEP全球許可費率訴訟具有管轄權(quán)。
2023年9月4日,最高人民法院就上訴人交互數(shù)字公司Interdigital Inc.、交互數(shù)字控股公司Interdigital Holdings Inc.(兩上訴人以下合成Interdigital)與被上訴人OPPO廣東移動通信有限公司、OPPO廣東移動通信有限公司深圳分公司(兩被上訴人以下合稱OPPO方)標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費糾紛管轄權(quán)異議二審作出終審裁定,駁回Interdigital的上訴請求,維持了廣州知識產(chǎn)權(quán)法院作出的(2022)粵73民初195號一審裁定,確認中國法院對標(biāo)準(zhǔn)必要專利全球許可費率訴訟具有管轄權(quán)。最高人民法院繼OPPO訴夏普、OPPO訴諾基亞標(biāo)準(zhǔn)必要專利全球許可費等糾紛后,再次作出裁定,明確中國法院具有管轄權(quán)。
廣州知識產(chǎn)權(quán)法院:中國法院具有管轄權(quán)
2022年1月,OPPO向廣州知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟,請求確認Interdigital持有或有權(quán)作出許可的標(biāo)準(zhǔn)必要專利針對OPPO符合FRAND原則的全球許可條件。2022年1月17日,廣州知識產(chǎn)權(quán)法院受理此案。Interdigital在答辯期提出管轄權(quán)異議。廣州知識產(chǎn)權(quán)法院認為:(一)許可標(biāo)的涉及多項中國專利,OPPO方實施專利的制造行為發(fā)生在中國,故中國法院無論是作為專利權(quán)授予地法院還是專利實施地法院,亦或是許可磋商地法院,均對本案依法具有管轄權(quán)。(二)東莞市是OPPO的主要研發(fā)地和生產(chǎn)地,是主要的專利實施地,本院依法享有管轄權(quán)。(三)境外的專利侵權(quán)訴訟與本案明顯不同,本案不構(gòu)成重復(fù)訴訟。故,廣州知識產(chǎn)權(quán)法院于2023年1月13日作出(2022)粵73民初195號民事裁定書,駁回Interdigital管轄異議。Interdigital不服一審裁定,上訴至最高人民法院。
最高人民法院:駁回上訴,維持一審裁定,中國法院具有管轄權(quán)
經(jīng)審查,最高人民法院駁回了Interdigital的上訴,維持一審裁定,其主要理由有:
?。ㄒ唬╆P(guān)于中國法院對本案是否具有管轄權(quán)
1、在標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費糾紛的管轄方面,專利權(quán)授予地、專利許可實施地、專利許可合同磋商地、可供扣押財產(chǎn)或執(zhí)行財產(chǎn)所在地,均可構(gòu)成該糾紛管轄的地域連結(jié)點。本案中,OPPO公司在中國境內(nèi)實施制造許可標(biāo)的的行為,可以合理預(yù)見雙方達成許可協(xié)議后,該協(xié)議的主要履行地也在中國境內(nèi),故中國無論是作為專利權(quán)授予地,還是專利實施地,抑或是涉案標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可磋商地和可合理預(yù)見的合同履行地,本案糾紛均與中國具有適當(dāng)聯(lián)系,因此,中國法院對本案具有不容辯駁的管轄權(quán)。
2、雖然Interdigital提交了已在先向英國等多國法院針對OPPO及關(guān)聯(lián)公司的專利侵權(quán)訴訟,但在案證據(jù)不足以證明雙方已就英國法院裁定全球費率達成合意。
3、除有關(guān)國家締結(jié)或者參加的國際條約另有規(guī)定外,各國法院對于平行訴訟的做法主要體現(xiàn)為不予禁止。Interdigital一方面在其與OPPO方協(xié)商標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可過程中率先頻頻提起平行訴訟或者相關(guān)類似訴訟,另一方面反對OPPO方在中國提起標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可糾紛訴訟,Interdigital所采用的標(biāo)準(zhǔn)不一。
(二)關(guān)于一審法院對本案行使管轄權(quán)是否適當(dāng)
OPPO公司住所地位于廣東省東莞市,且東莞市系OPPO方產(chǎn)品的主要研發(fā)地和生產(chǎn)地,屬于主要的專利實施地以及可合理預(yù)見的合同履行地。廣東省東莞市為本案地域管轄連結(jié)點之一,廣州知識產(chǎn)權(quán)法院即一審法院作為涉案標(biāo)準(zhǔn)必要專利實施地之一(東莞市)的受訴法院,可以依法對本案行使管轄權(quán)。在一審法院對本案具有管轄權(quán)且已經(jīng)依法受理的情況下,對于Interdigital請求將本案移送北京知識產(chǎn)權(quán)法院管轄的主張,本院不予支持。
(三)關(guān)于一審法院是否適宜對涉案標(biāo)準(zhǔn)必要專利在全球范圍內(nèi)的許可條件作出裁判
雙方當(dāng)事人就涉案標(biāo)準(zhǔn)必要專利全球許可使用條件進行過磋商,且均有達成全球范圍許可實施協(xié)議的意愿,由此本案具備確定涉案標(biāo)準(zhǔn)必要專利全球范圍內(nèi)許可使用條件的事實基礎(chǔ)。而且,OPPO方為中國企業(yè),中國是其實施涉案標(biāo)準(zhǔn)必要專利的主要實施地、主要營業(yè)地,并且中國也是專利許可請求方可供扣押或可供執(zhí)行財產(chǎn)所在地。因此,本案標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費糾紛與中國具有更密切的聯(lián)系。
正如最高人民法院歸納的裁判觀點,標(biāo)準(zhǔn)必要專利的專利權(quán)人一旦作出FRAND許可承諾,其面臨的許可選擇原則上已經(jīng)不再是是否許可他人實施專利的問題,而是具體以何種條件許可實施的問題,由此產(chǎn)生的爭議主要是標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可合同締約糾紛,同時亦不排除在特定情況下當(dāng)事人可能提起侵權(quán)責(zé)任之訴。在標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可糾紛的管轄方面,專利權(quán)授予地、專利許可實施地、專利許可合同磋商地、可供扣押財產(chǎn)或執(zhí)行財產(chǎn)所在地,均構(gòu)成該糾紛管轄的地域連結(jié)點。
2011年至2023年間,中國法院受理了上百件涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利法律糾紛的訴訟案件,積累了相當(dāng)?shù)乃痉▽徟薪?jīng)驗。[1]作為全球最大的標(biāo)準(zhǔn)必要專利實施地,近年來中國法院也成為跨國標(biāo)準(zhǔn)必要專利費率訴訟的熱門地,深圳中院審理的OPPO訴夏普案和中興訴Wiko案、重慶一中院審理的OPPO訴諾基亞案和vivo訴諾基亞案,廣州知識產(chǎn)權(quán)法院在管轄程序結(jié)束后亦將推進OPPO訴Interdigital案,9月7日法院公告顯示福州中院受理了大唐移動訴三星標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費糾紛一案[2]……從2013年廣東法院審理華為訴Interdigital標(biāo)準(zhǔn)必要專利費率糾紛開始,中國法院一直在探索標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛的審理規(guī)則,為平衡專利權(quán)人與實施人利益作出公正考量,為標(biāo)準(zhǔn)必要專利全球治理貢獻了中國方案和中國智慧。
注釋:
1.https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fe52370b-e727-4cbf-a01c-a845a2ce8c5d
2.https://mp.weixin.qq.com/s/oK2OUgfSg6Ip7vlnCsjzFQ
下附裁定全文: